- This is an opposition case with interruption of proceedings due to insolvency of the joint proprietor. The case is procedurally difficult.
- A share of the patent right was transferred to Solar World GmbH on 11.07.2017. This company was declared insolvent on 01.08.2017. Oral proceedings before the OD took place on 12.09.2017. The OD decided that the patent in amended for met the requirements of the EPC, written decision dated 06.11.2017. The EPO was informed about the insolvency in the course of other proceedings and issued the interruption on 04.01.2018 with retroactive effect to 01.08.2017.
- With decision T 1389/18 of 17.12.2018, the Board had dismissed the appeals of the opponent and the patentees against the decision of the OD as moot because the OD's decision was non-existent due to the interruption.
- The patentees requested on 25.01.2018 that the interruption decision be set aside, alternatively that the date of resumption of the proceedings is set on 08.08.2017.
- The Legal Board of Appeal reasons that the declaration of the interruption of proceedings because of insolvency of the patentee is retroactive. However, it can only be cancelled with ex nunc effect. Cancelling with retroactive effect is also not possible in individual cases after balancing the interests of the parties. Rather, whether or not cancelling with retroactive effect is possible is question of law that needs to be answered in the general (my summary of the headnote).
- The Legal Board: “Eine Rückwirkung der Aufhebung der Unterbrechung würde dagegen zu einer nachträglichen Wirksamkeit der Rechtsakte führen. Dies widerspräche Sinn und Zweck der Regel 142 EPÜ, die mit der Unterbrechung des Verfahrens dem Schutz der Verfahrensbeteiligten unabhängig von ihrer Rolle im Verfahren dient und auf deren Geltung sowohl der Anmelder oder Patentinhaber und auch Einsprechende und weitere Verfahrensbeteiligte vertrauen dürfen. [....] Es bestünde die Gefahr der Fristenverkürzung oder gar des Fristablaufs zum Nachteil der betreffenden Beteiligten, wenn bei nachträglicher Feststellung selbst einer rechtswidrigen Verfahrensunterbrechung die Unterbrechungswirkung nachträglich außer Kraft gesetzt würde.”
EPO Headnote
Die Feststellung der Unterbrechung eines Verfahrens wegen der Insolvenz eines Patent(mit)inhabers erfolgt zwar regelmäßig rückwirkend. Sie kann aber nur mit Wirkung ex nunc aufgehoben werden. Eine rückwirkende Aufhebung kommt auch nicht im Einzelfall unter Abwägung der betroffenen Interessen in Betracht. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Rechtsfrage, die allgemein zu beantworten ist.EPO headnote translation (informal)
The finding of the interruption of the proceedings because of insolvency of a (joint) patent proprietor has retroctive effect generally. However, it can only be retracted with effect ex nunc. A retroactive retraction of an interuption is not to be considred, not even in individual cases on the balance of interests. Rather, this pertains to a legal question that is to be answered on a general level.
EPO J 0010/19 J 10/19 - link
1. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Rechtsabteilung hat die mit dem Haupt- als auch dem Hilfsantrag verfolgte rückwirkende Aufhebung der Unterbrechung des Verfahrens zu Recht abgelehnt. Beide Anträge bleiben daher auch in der Beschwerde ohne Erfolg. Eine rückwirkende Aufhebung der Unterbrechung kommt aus Rechtsgründen nicht in Betracht.
2. Gemäß Regel 142 (1) b) EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen, wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren fortzusetzen. Wird dem EPA bekannt, wer in diesem Fall berechtigt ist, das Verfahren fortzuführen, teilt es dies dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren nach Ablauf einer zu bestimmenden Frist wieder aufgenommen wird, Regel 142 (2) EPÜ.
3. Zwischen den Beteiligten ist umstritten, ob die von der Rechtsabteilung ergriffenen Maßnahmen zur Unterbrechung des Verfahrens gerechtfertigt waren, weil die Voraussetzungen für die Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 142 (1) b) EPÜ vorgelegen hatten. Für die hier zu treffende Entscheidung über eine rückwirkende Außerkraftsetzung dieser Maßnahmen, auf welche die Beschwerdeanträge abzielen, kann diese Frage ebenso offenbleiben wie die materiellrechtliche Frage, ob die Mitinhaberschaft an dem Patent von dem Insolvenzverwalter noch vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weiterübertragen wurde und deswegen die Unterbrechung nicht hätte erfolgen dürfen. Denn jedenfalls kann eine einmal ausgesprochene Verfahrensunterbrechung durch eine spätere Entscheidung weder entsprechend dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin rückwirkend zum 1. August 2017 noch entsprechend dem Hilfsantrag rückwirkend zum 8. August 2017 aufgehoben und die Fortsetzung für die Vergangenheit angeordnet werden.
4. Die Rechtsabteilung hat in der angegriffenen Entscheidung hierzu ausgeführt, dass selbst im Fall einer zu Unrecht festgestellten Unterbrechung keine rückwirkende Zurücknahme, sondern lediglich eine zeitnahe Wiederaufnahme des Verfahrens anzuordnen sei, da die unmittelbare Wirkung einer Unterbrechung nicht rückwirkend ungeschehen zu machen sei. Zwar ergebe sich aus Regel 142 (4) EPÜ zunächst nur die Auswirkung der Unterbrechung auf Fristen und ihre Berechnung. Eine rückwirkende Wiederaufnahme hätte indes zur Folge, dass Fristen zum Nachteil des Betroffenen bereits abgelaufen bzw. verkürzt sein könnten.
5. Dem ist auch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zuzustimmen. Die Juristische Beschwerdekammer hat etwa insoweit im Falle einer zu Unrecht angeordneten Verfahrensaussetzung gemäß Regel 13 EPÜ 1973 - die in ihrem Wesen der Verfahrensunterbrechung gemäß Regel 142 EPÜ vergleichbar ist - festgestellt, dass sie lediglich die Fortführung des Erteilungsverfahrens anordnen könne, da die unmittelbare Wirkung der Aussetzung weder rückwirkend beseitigt noch durch eine Entscheidung im Beschwerdeverfahren rückgängig gemacht werden könne (vgl. J 9/06 vom 24. Oktober 2007, Gründe 5.2). Soweit die Beschwerdeführerin hierzu geltend gemacht hat, die Entscheidung entbehre jeglicher Begründung für diese Annahme, kann dem nicht gefolgt werden. Denn die unmittelbare Wirkung einer Aussetzung (bzw. einer Unterbrechung) ist der Verfahrensstillstand für eine gewisse Zeit, die, einmal verstrichen, nicht wiederholt werden kann. Dies bedarf keiner gesonderten Begründung. Deswegen fangen unterbrochene Fristläufe auch wieder von Neuem an, Regel 142 (4) EPÜ. Das unterbrochene Verfahren wird nach den Regeln des EPÜ gegebenenfalls nach Beendigung der Unterbrechung fortgesetzt.
6. Dieser Auffassung folgt auch die technische Beschwerdekammer, die im Rahmen der Beschwerdesache T 1389/18 über die Beschwerden gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu befinden hatte, in ihrer Entscheidung vom 17. Dezember 2018. Sie hat dazu ausgeführt, die Beschwerden seien gegenstandslos, weil wegen der von der Rechtsabteilung festgestellten rückwirkenden Unterbrechung des Einspruchsverfahrens ab dem Zeitpunkt der Insolvenz am 1. August 2017 die danach stattgefundene mündliche Verhandlung und die darauf ergangene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung rechtlich nicht als existent anzusehen seien (Orientierungssätze 1 bis 3 der Entscheidung).
7. Dem ist zuzustimmen. Die Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA kann nur mit ex-nunc-Wirkung aufgehoben werden.
8. Die Unterbrechung nach Regel 142 (1) b) EPÜ hat gemäß Regel 142 (4) EPÜ zur Folge, dass die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren, an dem Tag von Neuem zu laufen beginnen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird. Während einer Fristunterbrechung können weder das EPA noch die Beteiligten wirksam Rechtsakte vornehmen. Das Verfahren verbleibt vielmehr unverändert in dem Rechtsstadium, in dem es sich zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (vgl. J 38/92, Gründe 2.5, für den vergleichbaren Fall der Aussetzung des Erteilungsverfahrens). Eine Rückwirkung der Aufhebung der Unterbrechung würde dagegen zu einer nachträglichen Wirksamkeit der Rechtsakte führen. Dies widerspräche Sinn und Zweck der Regel 142 EPÜ, die mit der Unterbrechung des Verfahrens dem Schutz der Verfahrensbeteiligten unabhängig von ihrer Rolle im Verfahren dient und auf deren Geltung sowohl der Anmelder oder Patentinhaber und auch Einsprechende und weitere Verfahrensbeteiligte vertrauen dürfen. Daher bleibt in diesem Zusammenhang auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend eines angeblich mangelnden schutzwürdigen Interesses angesichts der vorliegend von dem Insolvenzverwalter konkret getroffenen Vorkehrungen hinsichtlich des Patents unberücksichtigt. Auch das Vorbringen betreffend die angebliche Weiterübertragung des Mitinhaberanteils am Patent aus der Insolvenzmasse heraus ändert nichts daran, dass eine rückwirkende Aufhebung einer Unterbrechung nicht möglich ist. Die in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung T854/12 vom 8. August 2016 nach dem 2. Teil ihres Orientierungssatzes 2 ist nicht einschlägig. Entsprechend des vom EPÜ zugrundeliegenden Schutzzweckes beginnen die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen (mit Ausnahme zweier hier nicht relevanter Fristen) am Tag der Wiederaufnahme von Neuem zu laufen, Regel 142 (4) EPÜ. Wie die Rechtsabteilung und die Einsprechende 07 zutreffend ausgeführt haben, liefe diese Fristenregelung ansonsten ins Leere. Es bestünde die Gefahr der Fristenverkürzung oder gar des Fristablaufs zum Nachteil der betreffenden Beteiligten, wenn bei nachträglicher Feststellung selbst einer rechtswidrigen Verfahrensunterbrechung die Unterbrechungswirkung nachträglich außer Kraft gesetzt würde.
9. Darüber hinaus ergibt sich aus der Tatsache, dass Eintritt und Ende einer Unterbrechung gemäß Regel 143 (1) t) EPÜ in das Register eingetragen werden, auch ein Interesse der Öffentlichkeit, auf die Wirksamkeit der eingetragenen Unterbrechung und deren Auswirkung auf eine Fristenberechnung vertrauen zu können. Dieses berechtigte Vertrauen der Öffentlichkeit wäre nicht gewahrt, ließe man eine rückwirkende Aufhebung bzw. der Wiederaufnahme zu.
10. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die rechtsstaatlich aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes zu gewährleistende Möglichkeit der Anfechtung und nachträglichen Abänderung einer rechtswidrigen Entscheidung führt zu keiner anderen Beurteilung. Die rechtsstaatlich zu gewährleistende Anfechtbarkeit einer Entscheidung als solche sagt nichts darüber aus, wie im Falle der erfolgreichen Anfechtung die Abänderung tatsächlich zu erfolgen hat. Insbesondere lässt sich daraus nichts dafür herleiten, dass die Konsequenz selbst im Falle der behaupteten Rechtswidrigkeit der angegriffenen Entscheidung zwingend die rückwirkende Außerkraftsetzung zu sein hätte.
11. Hierzu ist die Beschwerdeführerin zwar der Meinung gewesen, es müsse eine Einzelfallentscheidung unter Abwägung aller betroffenen Interessen getroffen werden. Diese müsse hier zu ihren Gunsten ausfallen, weil im Falle der Wiederholung des Einspruchsverfahrens nicht nur die bis dahin beteiligten Einsprechenden, sondern zusätzlich auch die Beitretenden beteiligt wären. Diese könnten aber daran kein schutzwürdiges Interesse haben. Allerdings, so hat sie in der mündlichen Verhandlung klargestellt, entspräche auch eine Beschwerdeentscheidung dahin, dass lediglich die Zwischenentscheidung der Einspruchabteilung noch einmal zuzustellen sei, ihrem zu schützenden Interesse.
12. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin damit zwei nicht miteinander zu vereinbarende Auffassungen betreffend die Konsequenzen ihrer Sachanträge geltend zu machen scheint, stehen ihrem Vorbringen betreffend das angeblich mangelnde Interesse der Beschwerdegegnerinnen 06 bis 08 entsprechend den von diesen geäußerten Bedenken wohl auch erhebliche Zweifel gegenüber. Eine Interessenabwägung im Einzelfall kommt aber schon als solche angesichts der gesetzlichen Schutzintention, während des Zeitraums der Unterbrechung des Verfahrens den Beteiligten und dem Insolvenzverwalter durch Fristenunterbrechung Zeit und Gelegenheit zu Dispositionen hinsichtlich des weiteren Verfahrens zu geben, nicht in Betracht. Insoweit handelt es sich vielmehr um eine Rechtsfrage, die allgemein, und nicht anhand von Einzelfallumständen, zu beantworten ist. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung T 54/17 vom 16. August 2018, die die jahrelange aktive Weiterführung des Verfahrens durch den Patentinhaber trotz Kenntnis der Unterbrechungsvoraussetzungen und die Berufung darauf nach Beendigung der Unterbrechung als treuwidrig erachtet, ist ersichtlich eine Einzelfallentscheidung, die für den vorliegenden Fall kein beachtliches Präjudiz darstellt.
13. Da das begehrte retroaktive Entfallen der Unterbrechungswirkung nicht angeordnet werden kann, käme allenfalls die Anordnung der zeitnahen Wiederaufnahme des Verfahrens in Betracht. Da aber zwischenzeitlich das Einspruchsverfahren bereits wiederaufgenommen worden ist, bleibt die Beschwerde insgesamt ohne Erfolg.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
EPO J 0010/19 J 10/19 - link
Sachverhalt und Anträge
I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung, den Antrag der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) auf Zurücknahme der Unterbrechung des Verfahrens gemäß Regel 142 (1) b) EPÜ, hilfsweise der Festsetzung der Wiederaufnahme des Verfahrens am 8. August 2017, zurückzuweisen.
Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents 220689 wurden am 26. bzw. 27. Mai 2015 fünf Einsprüche eingelegt. Die Einsprechenden 2 und 3 haben ihre Einsprüche während des Einspruchsverfahrens zurückgenommen.
III. Mit Wirkung vom 11. Juli 2017 wurde der Rechtsübergang eines Mitinhaberanteils an dem Patent zugunsten der Solar World Innovations GmbH in das Europäische Patentregister eingetragen. Über das Vermögen dieser Gesellschaft wurde am 1. August 2017 das Insolvenzverfahren nach deutschem Recht eröffnet.
IV. Am 12. September 2017 fand vor der Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung über die Einsprüche statt, und zwar ausweislich der Niederschrift unter Beteiligung verschiedener Vertreter der damals eingetragenen Patentinhaberinnen "Solar World Innovations GmbH et al." sowie der noch beteiligten Einsprechenden. Am Ende der mündlichen Verhandlung erließ die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung, nach der das Patent in eingeschränkter Form auf der Grundlage der Ansprüche des Hilfsantrags 3 den Erfordernissen des EPÜ genügte. Die Zwischenentscheidung wurde am 6. November 2017 zur Post gegeben.
V. Nachdem die Rechtsabteilung im Rahmen eines anhängigen Verfahrens betreffend eine andere Patentanmeldung der Solar World Innovations GmbH von deren Insolvenz Kenntnis erlangt hatte, teilte sie diesen Umstand am 7. November 2017 auch den Vertretern der eingetragenen Patentinhaberinnen dieses Verfahrens unter Hinweis auf Regel 142 (1) b) EPÜ mit. Diese nahmen hierzu keine Stellung. Darauf teilte die Rechtsabteilung am 4. Januar 2018 allen Beteiligten weiter mit, dass das Einspruchsverfahren gegen das hiesige Patent wegen des Insolvenzverfahrens betreffend die Patentmitinhaberin Solar World Innovations GmbH rückwirkend zum Datum der Insolvenzeröffnung am 1. August 2017 gemäß Regel 142 (1) b) EPÜ unterbrochen werde, und dass es ab dem 1. August 2018 gemäß Regel 142 (2) EPÜ mit der Solar World Innovations GmbH, handelnd durch ihren Insolvenzverwalter, wieder aufgenommen werde.
VI. Hiergegen wendeten sich beide damaligen Patentinhaberinnen und beantragten mit Schreiben vom 25. Januar 2018, die Unterbrechung rückwirkend zurückzunehmen oder hilfsweise das Datum der Wiederaufnahme des Einspruchsverfahrens auf den 8. August 2017 festzusetzen. Zu ihrer Auffassung, die Voraussetzungen der Unterbrechung des Einspruchsverfahrens hätten nicht vorgelegen, trugen sie unter anderem vor, dass schon der vorläufige Insolvenzverwalter der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens betreffend das Patent zugestimmt habe und dass stets eine ordnungsgemäße Vertretung der insolventen Patentmitinhaberin gewährleistet gewesen sei. Außerdem sei die Mitinhaberschaft der insolventen Solar World Innovations GmbH an dem Patent kurz nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, nämlich am 8. August 2017, von dem Insolvenzverwalter auf die Solar World Industries GmbH weiterübertragen worden, so dass die Insolvenz jedenfalls ab diesem Zeitpunkt der Fortführung des Einspruchsverfahrens nicht mehr entgegengestanden habe.
VII. Die Rechtsabteilung hat diese Anträge mit Mitteilung vom 8. März 2018 zurückgewiesen, das Datum der Wiederaufnahme des Verfahrens aber auf den 3. April 2018 festgesetzt.
VIII. Zwischenzeitlich hatten sowohl beide damaligen Patentinhaberinnen als auch die Einsprechende 1) gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung fristgerechte Beschwerden eingelegt. Das betreffende Beschwerdeverfahren T 1389/18 wurde ohne sachliche Entscheidung über die Beschwerden beendet, weil die Kammer die angefochtene Entscheidung aufgrund der wirksamen Unterbrechung des Einspruchsverfahrens ab 1. August 2017 als rechtlich nicht existent angesehen hatte.
IX. In der Folge stellte die nach einem weiterem Rechtsübergang allein eingetragene Patentinhaberin am 11. Februar 2019 bei der Rechtsabteilung einen Antrag auf Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung betreffend die Unterbrechung des Verfahrens und dessen Wiederaufnahme. Nachdem die damalige Patentinhaberin sodann mehrere Unternehmen vor dem Landgericht Düsseldorf aus dem Patent wegen Patentverletzung in Anspruch genommen hatte, erließ die Rechtsabteilung am 29. Mai 2019 die hier angegriffene Entscheidung. Danach traten die beklagten Unternehmen dem Einspruchsverfahren als Einsprechende 6, 7 und 8 bei.
X. Die Rechtsabteilung hat für die angefochtene Entscheidung unter ausführlicher Begründung im Einzelnen folgende - mit der Beschwerde nur noch angegriffene - wesentliche Gründe angeführt:
a) Hinsichtlich des Hauptantrags gelte, dass der Tatbestand der Regel 142 (1) b) EPÜ im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. August 2017 objektiv erfüllt und daher die Feststellung der Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA rechtmäßig gewesen sei. Diese Feststellung erfolge regelmäßig rückwirkend, da das EPA typischerweise erst im Nachhinein über ein gegen das Vermögen gerichtetes nationales Insolvenzverfahren eines Patentinhabers unterrichtet werde. Diese Unterbrechung trete unabhängig vom Parteiwillen ein, bedürfe keines Antrags und liege auch hinsichtlich der Angemessenheit der Rechtsfolge oder des Zeitpunkt ihres Eintritts im konkreten Fall nicht im Ermessen des EPA.
b) Hinsichtlich des Hilfsantrags gelte, dass rechtsgeschäftliche Übertragungen betreffend das Patent im Verfahren vor dem EPA solange unerheblich seien, bis sie dem EPA durch einschlägige Dokumente nachgewiesen würden. Bis zu diesem Zeitpunkt gelte verfahrensrechtlich der im Europäischen Patentregister Eingetragene als berechtigt, das Verfahren zu führen. Selbst im Fall einer zu Unrecht festgestellten Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA sei lediglich eine zeitnahe Wiederaufnahme des Verfahrens anzuordnen, da die unmittelbare Wirkung einer Unterbrechung nicht rückwirkend ungeschehen zu machen sei.
XI. Hiergegen hat die jetzt eingetragene Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Unterbrechung des Verfahrens gemäß Regel 142 (1) b) EPÜ vom 1. August 2017 bis zum 3. April 2018 aufzuheben.
Hilfsweise beantragte sie, den Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens auf den 8. August 2017 festzusetzen.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.
XII. Die Beschwerdeführerin hat ihre Beschwerde im Wesentlichen wie folgt begründet:
a) Dem Hauptantrag auf rückwirkende Aufhebung der Unterbrechungsentscheidung sei stattzugeben, weil die Voraussetzungen der Regel 142 (1) b) EPÜ nie erfüllt gewesen seien. Schon der vorläufige Insolvenzverwalters der damaligen Patentmitinhaberin Solar World Innovations GmbH habe vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. August 2017 eine Deckungszusage für das laufende Einspruchsverfahren erteilt und die Eintragung des Unternehmens in das Register veranlasst. Er habe sich bereits zuvor einen umfassenden Überblick betreffend das Patent verschafft, den Mitinhaberanteil am Patent veräußert und das Einspruchsverfahren fortführen lassen. Eine Unterbrechung zum Schutz der Gläubiger oder der Insolvenzmasse sei deswegen vorliegend nicht erforderlich gewesen. Der Entscheidung T854/12 folgend sei in einem solchen Fall keine Unterbrechung des Verfahrens zu verfügen gewesen. Es erfolge auch keine automatische Unterbrechung, vielmehr gebe es Raum für eine Billigkeitsentscheidung, ob rückwirkend zu unterbrechen sei, was in der Entscheidung T54/17 zutreffend verneint worden sei.
b) Jedenfalls sei aber der Hilfsantrag auf rückwirkende Abänderung der Unterbrechungsanordnung begründet, denn der Mitinhaberanteil an dem Patent sei bereits am 8. August 2017 durch den Insolvenzverwalter an die Solar World Industries GmbH weiterübertragen worden. Es könne nicht sein, dass eine unberechtigte Unterbrechung zulasten eines Beteiligten ergehen und nicht mehr rückwirkend korrigiert werden könne. Die Entscheidung J 9/06 liefere für diese dort vertretene Auffassung keinerlei Begründung. Auch im deutschen Prozessrecht sei die deklaratorische Entscheidung, dass der Prozess unterbrochen sei, mit retroaktiver Wirkung anfechtbar.
XIII. Die Beschwerdegegnerinnen sind dem insgesamt entgegengetreten und haben die angefochtene Entscheidung mit tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen als zutreffend verteidigt. Insbesondere vertraten sie die Auffassung, dass eine rückwirkende Aufhebung der Unterbrechungserklärung rechtlich nicht möglich sei, weil sie zu nicht vertretbaren Nachteilen der Verfahrensbeteiligten mit Blick auf den Ablauf bzw. die Verkürzung von Fristen und den Verlust von Rechtsmitteln führte.
Entscheidungsgründe
1. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Rechtsabteilung hat die mit dem Haupt- als auch dem Hilfsantrag verfolgte rückwirkende Aufhebung der Unterbrechung des Verfahrens zu Recht abgelehnt. Beide Anträge bleiben daher auch in der Beschwerde ohne Erfolg. Eine rückwirkende Aufhebung der Unterbrechung kommt aus Rechtsgründen nicht in Betracht.
2. Gemäß Regel 142 (1) b) EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen, wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren fortzusetzen. Wird dem EPA bekannt, wer in diesem Fall berechtigt ist, das Verfahren fortzuführen, teilt es dies dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren nach Ablauf einer zu bestimmenden Frist wieder aufgenommen wird, Regel 142 (2) EPÜ.
3. Zwischen den Beteiligten ist umstritten, ob die von der Rechtsabteilung ergriffenen Maßnahmen zur Unterbrechung des Verfahrens gerechtfertigt waren, weil die Voraussetzungen für die Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 142 (1) b) EPÜ vorgelegen hatten. Für die hier zu treffende Entscheidung über eine rückwirkende Außerkraftsetzung dieser Maßnahmen, auf welche die Beschwerdeanträge abzielen, kann diese Frage ebenso offenbleiben wie die materiellrechtliche Frage, ob die Mitinhaberschaft an dem Patent von dem Insolvenzverwalter noch vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weiterübertragen wurde und deswegen die Unterbrechung nicht hätte erfolgen dürfen. Denn jedenfalls kann eine einmal ausgesprochene Verfahrensunterbrechung durch eine spätere Entscheidung weder entsprechend dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin rückwirkend zum 1. August 2017 noch entsprechend dem Hilfsantrag rückwirkend zum 8. August 2017 aufgehoben und die Fortsetzung für die Vergangenheit angeordnet werden.
4. Die Rechtsabteilung hat in der angegriffenen Entscheidung hierzu ausgeführt, dass selbst im Fall einer zu Unrecht festgestellten Unterbrechung keine rückwirkende Zurücknahme, sondern lediglich eine zeitnahe Wiederaufnahme des Verfahrens anzuordnen sei, da die unmittelbare Wirkung einer Unterbrechung nicht rückwirkend ungeschehen zu machen sei. Zwar ergebe sich aus Regel 142 (4) EPÜ zunächst nur die Auswirkung der Unterbrechung auf Fristen und ihre Berechnung. Eine rückwirkende Wiederaufnahme hätte indes zur Folge, dass Fristen zum Nachteil des Betroffenen bereits abgelaufen bzw. verkürzt sein könnten.
5. Dem ist auch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zuzustimmen. Die Juristische Beschwerdekammer hat etwa insoweit im Falle einer zu Unrecht angeordneten Verfahrensaussetzung gemäß Regel 13 EPÜ 1973 - die in ihrem Wesen der Verfahrensunterbrechung gemäß Regel 142 EPÜ vergleichbar ist - festgestellt, dass sie lediglich die Fortführung des Erteilungsverfahrens anordnen könne, da die unmittelbare Wirkung der Aussetzung weder rückwirkend beseitigt noch durch eine Entscheidung im Beschwerdeverfahren rückgängig gemacht werden könne (vgl. J 9/06 vom 24. Oktober 2007, Gründe 5.2). Soweit die Beschwerdeführerin hierzu geltend gemacht hat, die Entscheidung entbehre jeglicher Begründung für diese Annahme, kann dem nicht gefolgt werden. Denn die unmittelbare Wirkung einer Aussetzung (bzw. einer Unterbrechung) ist der Verfahrensstillstand für eine gewisse Zeit, die, einmal verstrichen, nicht wiederholt werden kann. Dies bedarf keiner gesonderten Begründung. Deswegen fangen unterbrochene Fristläufe auch wieder von Neuem an, Regel 142 (4) EPÜ. Das unterbrochene Verfahren wird nach den Regeln des EPÜ gegebenenfalls nach Beendigung der Unterbrechung fortgesetzt.
6. Dieser Auffassung folgt auch die technische Beschwerdekammer, die im Rahmen der Beschwerdesache T 1389/18 über die Beschwerden gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu befinden hatte, in ihrer Entscheidung vom 17. Dezember 2018. Sie hat dazu ausgeführt, die Beschwerden seien gegenstandslos, weil wegen der von der Rechtsabteilung festgestellten rückwirkenden Unterbrechung des Einspruchsverfahrens ab dem Zeitpunkt der Insolvenz am 1. August 2017 die danach stattgefundene mündliche Verhandlung und die darauf ergangene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung rechtlich nicht als existent anzusehen seien (Orientierungssätze 1 bis 3 der Entscheidung).
7. Dem ist zuzustimmen. Die Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA kann nur mit ex-nunc-Wirkung aufgehoben werden.
8. Die Unterbrechung nach Regel 142 (1) b) EPÜ hat gemäß Regel 142 (4) EPÜ zur Folge, dass die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren, an dem Tag von Neuem zu laufen beginnen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird. Während einer Fristunterbrechung können weder das EPA noch die Beteiligten wirksam Rechtsakte vornehmen. Das Verfahren verbleibt vielmehr unverändert in dem Rechtsstadium, in dem es sich zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (vgl. J 38/92, Gründe 2.5, für den vergleichbaren Fall der Aussetzung des Erteilungsverfahrens). Eine Rückwirkung der Aufhebung der Unterbrechung würde dagegen zu einer nachträglichen Wirksamkeit der Rechtsakte führen. Dies widerspräche Sinn und Zweck der Regel 142 EPÜ, die mit der Unterbrechung des Verfahrens dem Schutz der Verfahrensbeteiligten unabhängig von ihrer Rolle im Verfahren dient und auf deren Geltung sowohl der Anmelder oder Patentinhaber und auch Einsprechende und weitere Verfahrensbeteiligte vertrauen dürfen. Daher bleibt in diesem Zusammenhang auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend eines angeblich mangelnden schutzwürdigen Interesses angesichts der vorliegend von dem Insolvenzverwalter konkret getroffenen Vorkehrungen hinsichtlich des Patents unberücksichtigt. Auch das Vorbringen betreffend die angebliche Weiterübertragung des Mitinhaberanteils am Patent aus der Insolvenzmasse heraus ändert nichts daran, dass eine rückwirkende Aufhebung einer Unterbrechung nicht möglich ist. Die in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung T854/12 vom 8. August 2016 nach dem 2. Teil ihres Orientierungssatzes 2 ist nicht einschlägig. Entsprechend des vom EPÜ zugrundeliegenden Schutzzweckes beginnen die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen (mit Ausnahme zweier hier nicht relevanter Fristen) am Tag der Wiederaufnahme von Neuem zu laufen, Regel 142 (4) EPÜ. Wie die Rechtsabteilung und die Einsprechende 07 zutreffend ausgeführt haben, liefe diese Fristenregelung ansonsten ins Leere. Es bestünde die Gefahr der Fristenverkürzung oder gar des Fristablaufs zum Nachteil der betreffenden Beteiligten, wenn bei nachträglicher Feststellung selbst einer rechtswidrigen Verfahrensunterbrechung die Unterbrechungswirkung nachträglich außer Kraft gesetzt würde.
9. Darüber hinaus ergibt sich aus der Tatsache, dass Eintritt und Ende einer Unterbrechung gemäß Regel 143 (1) t) EPÜ in das Register eingetragen werden, auch ein Interesse der Öffentlichkeit, auf die Wirksamkeit der eingetragenen Unterbrechung und deren Auswirkung auf eine Fristenberechnung vertrauen zu können. Dieses berechtigte Vertrauen der Öffentlichkeit wäre nicht gewahrt, ließe man eine rückwirkende Aufhebung bzw. der Wiederaufnahme zu.
10. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die rechtsstaatlich aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes zu gewährleistende Möglichkeit der Anfechtung und nachträglichen Abänderung einer rechtswidrigen Entscheidung führt zu keiner anderen Beurteilung. Die rechtsstaatlich zu gewährleistende Anfechtbarkeit einer Entscheidung als solche sagt nichts darüber aus, wie im Falle der erfolgreichen Anfechtung die Abänderung tatsächlich zu erfolgen hat. Insbesondere lässt sich daraus nichts dafür herleiten, dass die Konsequenz selbst im Falle der behaupteten Rechtswidrigkeit der angegriffenen Entscheidung zwingend die rückwirkende Außerkraftsetzung zu sein hätte.
11. Hierzu ist die Beschwerdeführerin zwar der Meinung gewesen, es müsse eine Einzelfallentscheidung unter Abwägung aller betroffenen Interessen getroffen werden. Diese müsse hier zu ihren Gunsten ausfallen, weil im Falle der Wiederholung des Einspruchsverfahrens nicht nur die bis dahin beteiligten Einsprechenden, sondern zusätzlich auch die Beitretenden beteiligt wären. Diese könnten aber daran kein schutzwürdiges Interesse haben. Allerdings, so hat sie in der mündlichen Verhandlung klargestellt, entspräche auch eine Beschwerdeentscheidung dahin, dass lediglich die Zwischenentscheidung der Einspruchabteilung noch einmal zuzustellen sei, ihrem zu schützenden Interesse.
12. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin damit zwei nicht miteinander zu vereinbarende Auffassungen betreffend die Konsequenzen ihrer Sachanträge geltend zu machen scheint, stehen ihrem Vorbringen betreffend das angeblich mangelnde Interesse der Beschwerdegegnerinnen 06 bis 08 entsprechend den von diesen geäußerten Bedenken wohl auch erhebliche Zweifel gegenüber. Eine Interessenabwägung im Einzelfall kommt aber schon als solche angesichts der gesetzlichen Schutzintention, während des Zeitraums der Unterbrechung des Verfahrens den Beteiligten und dem Insolvenzverwalter durch Fristenunterbrechung Zeit und Gelegenheit zu Dispositionen hinsichtlich des weiteren Verfahrens zu geben, nicht in Betracht. Insoweit handelt es sich vielmehr um eine Rechtsfrage, die allgemein, und nicht anhand von Einzelfallumständen, zu beantworten ist. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung T 54/17 vom 16. August 2018, die die jahrelange aktive Weiterführung des Verfahrens durch den Patentinhaber trotz Kenntnis der Unterbrechungsvoraussetzungen und die Berufung darauf nach Beendigung der Unterbrechung als treuwidrig erachtet, ist ersichtlich eine Einzelfallentscheidung, die für den vorliegenden Fall kein beachtliches Präjudiz darstellt.
13. Da das begehrte retroaktive Entfallen der Unterbrechungswirkung nicht angeordnet werden kann, käme allenfalls die Anordnung der zeitnahen Wiederaufnahme des Verfahrens in Betracht. Da aber zwischenzeitlich das Einspruchsverfahren bereits wiederaufgenommen worden ist, bleibt die Beschwerde insgesamt ohne Erfolg.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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