T 0756/14 - Leave to appeal

Key points

• The Board indicates that if a first instance department decides to allow an appeal against an interlocutory decision, this decision to allow an appeal should be included in the order of the decision.
• As a comment, this should also apply to decisions of the OD to maintain a patent in amended form (the substantive decision of the OD, which is taken before the translated claims are filed). 
• The interlocutory decision concerns the request for refund of a paid further search fee. The Board sees a substantial procedural violation in that the decision to refuse this request, is based for the first time on lack of unity of invention based on D3.
• As a note, the application was refused with a decision of 02.11.2012, which was appealed separately (case T2482/12). An interesting question is whether the case can be remitted to the ED for a decision on the refund of the additional search fee of all, in view the competence of the Board? Also, the ED's decision of the search fee was issued on 23.02.2012, the Notice of appeal was filed on 19.03.2012, so I wonder if the not the entire case is before the Board when the Examining Division took the refusal decision.  "On appeal, the department of first instance loses its competence for the further prosecution of the application for all contracting states - the appeal does not leave a part of the application pending in the first instance." (CLBA, IV.E.1.2 )
• Note 28.12.2018: appeal against an interlocutory decision refusing the request for refund of a search fee was of course accepted in G1/11 (with referral decision J21/09). 

EPO Headnote
Die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106(2) EPÜ ist eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Anfechtbarkeit im Beschwerdeweg erst begründet und daher in den Tenor aufzunehmen ist.

EPO T 0756/14 - link

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Regel 103(1)(a) EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

2. Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit einigen vorgebrachten Verfahrensfehlern seitens der Prüfungsabteilung (siehe Begründung der Beschwerde, Abschnitt II, Seiten 3 bis 4).

3. Die Kammer sieht einen wesentlichen Verfahrensmangel seitens der Prüfungsabteilung schon darin, dass der Beschwerdeführerin vor Erlass der angefochtenen Zwischenentscheidung keine ausreichende Gelegenheit gegeben wurde, zu den darin letztlich herangezogenen Argumenten Stellung zu nehmen. Die Entscheidungsgründe hinsichtlich der mangelnden Einheitlichkeit im Abschnitt 2 der Zwischenentscheidung gehen nämlich von einem Vergleich mit der Entgegenhaltung D3 (DE-A-102 45 720) aus und werden in der Zwischenentscheidung erstmalig verwendet, ohne der Beschwerdeführerin dazu vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben zu haben.

4. Im erstinstanzlichen Verfahren wurden bis dahin andere Argumente verwendet.

4.1 Im europäischen Teilrecherchenbericht wurden nur die vorgeblich unterschiedlichen Erfindungen zitiert, ohne eine Begründung für die mangelnde Einheitlichkeit zu geben, was den damals und aktuell gültigen Richtlinien entspricht (siehe für die aktuelle Fassung Richtlinien, Abschnitt B-XI 5., Fassung 2018; dieser Abschnitt entspricht in der Fassung von 2005 dem damaligen Abschnitt B-XII 6.).

4.2 Im Anhang zum Europäischen Recherchenbericht wurde im Abschnitt 1.5 mangelnde Neuheit des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 gegenüber Dokument D1 (DE-A-100 15 164) sowie eine Begründung für mangelnde Einheitlichkeit a posteriori der in den ursprünglich in den Unteransprüchen beanspruchten Gegenstände vorgebracht.

4.3 In Mitteilungen gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 2. September 2011 (siehe dort Abschnitt 3) und vom 16. Februar 2012 (siehe dort Abschnitt 3) wird der Antrag auf Rückerstattung der weiteren Recherchengebühren nicht explizit erwähnt, sondern es wird mangelnde Einheitlichkeit des zu diesem Zeitpunkt anhängigen Anspruchs 1 anhand zweier Anspruchsmerkmale diskutiert, ohne auf Dokumente aus dem Stand der Technik Bezug zu nehmen.

5. Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen aber nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016, III.B.2.3). Damit ist der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör im Sinne des Artikel 113 EPÜ hier verwehrt worden.

6. Schon wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels ist die Angelegenheit unmittelbar an die erste Instanz zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Eine Auseinandersetzung mit den weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin wäre vor diesem Hintergrund verfrüht.

7. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind mittlerweile ebenfalls angepasst worden. Im Abschnitt C-III 3.3 ist seit der Ausgabe November 2014 (auch in der aktuellen Ausgabe von November 2018) festgelegt, dass der Anmelder oder die Anmelderin über die vorläufige Auffassung der Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ unterrichtet werden und ihnen Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden sollte. Damit sollte seitdem sichergestellt sein, dass das rechtliche Gehör in diesen Fällen gewahrt wird.

8. Zum weiteren Verfahren und der neuerlichen Ent­schei­dungsfindung durch die Prüfungsabteilung ist aller­dings schon an dieser Stelle zu bemerken, dass im Spruch (Tenor) einer Entscheidung über die beantragte Rückzahlung von (weiteren) Recherchengebühren deutlich zum Ausdruck zu bringen ist, welcher konkrete Antrag der Entscheidung zugrunde liegt, inwieweit die Prüfungsabteilung diesem Antrag entspricht und die Rückzahlung von Recher­chengebühren anordnet, und wie mit einem möglichen Mehrbegehren verfahren wird.

8.1 Insbesondere ist hier darauf zu achten, dass ausschließlich über den von der Beschwerdeführerin in erster Instanz gestellten Antrag auf Rückzahlung von fünf weiteren Recherchen­gebühren entschieden und (auch) im Tenor klar zum Ausdruck gebracht wird, inwieweit dieser Antrag aus Sicht der Prüfungs­abteilung berechtigt ist. Im vorliegenden Fall wurde demgegenüber erst mit der Entscheidungs­begründung der Begriff "Erfin­dungs­­gruppe 2" eingeführt und in den Tenor der Entscheidung aufgenommen, um damit letztlich über einen Antrag ("... auf Rück­erstattung der Recherchengebühr für die Erfindungs­gruppe zwei... ") zu entscheiden, den die Beschwerde­führerin in dieser Form gar nicht gestellt hatte.

8.2 Darüber hinaus wurde im Tenor der Entscheidung nicht - wie nämlich nur aus der Begründung ersichtlich - zum Ausdruck gebracht, dass dem ursprünglich gestellten Antrag durch Rück­zahlung vier weiterer Recherchen­gebüh­ren teilweise stattgegeben wurde und nur das Mehrbegehren auf Rückzahlung einer weiteren Recher­chengebühr zurückgewiesen wurde. All das sollte bei der neuerlichen Entscheidungs­findung beachtet werden.

9. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106(2) EPÜ eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung ist, die die Anfechtbarkeit im Beschwer­deweg erst begründet und daher grundsätzlich ebenfalls in den Tenor aufzunehmen ist (vgl. nationale Verfahrensordnungen, die in ähnlicher Weise die Zulassung weiterer Rechtsmittel gegen Entscheidungen zweiter Instanz vorsehen, wie etwa § 543 dZPO oder § 500 öZPO; Beispiele für Entscheidungen, die diese Frage im Tenor behandeln, sind etwa OLG München 25 U 1967/08 und OLG Wien 1 R 102/11v). In die "Rechtsmittel­beleh­rung" der Entscheidung wären hingegen nur Hinweise auf eine nach dem EPÜ bereits bestehende Anfechtbarkeit aufzu­nehmen, nicht aber solche, in denen eine solche Anfecht­barkeit in konstitutiver Weise erst geschaffen wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.