T 1090/15 - Not adapting the description

Key points

• The Board finds that the specification of the patent as maintained in amended form does not need to be amended in order to reflect the objective technical problem identified by the Board. There is no legal basis for a requirement that a patent specification needs to be adapted in such a way.
• The Board in particular reasons that if claim 1 is clear, there is no ground to consult the description in establishing the scope of protection under Article 69 EPC.  

EPO T 1090/15 - link

Entscheidungsgründe

4. Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1

4.1 Es ist unstreitig, dass zur Gewährung der Rechtssicherheit der Schutzbereich eines europäischen Patents klar bestimmt sein muss. Dabei wird der Schutzbereich gemäß Artikel 69 (1) EPÜ durch die Patentansprüche bestimmt.

4.2 Die Kammer merkt zuerst an, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 der Kombination der Ansprüche 1, 13 und 15 des Patents in der erteilten Fassung entspricht. Ein Klarheitseinwand gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde seitens der Einsprechenden allenfalls mittelbar erhoben, kann aber jedenfalls nach Maßgabe der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/14 (a.a.O.) nicht zulässigerweise geprüft werden. Bei einem klaren Anspruch 1 ist auch entsprechend der Schutzbereich des europäischen Patents in klarer Weise bestimmt (Artikel 69 (1), Satz 1 EPÜ). In einem solchen Fall eines in sich klaren Anspruches bedarf es zu dessen Auslegung nicht eines Rückgriffs auf die Beschreibung gemäß Artikel 69 (1), Satz 2 EPÜ.

4.3 Auf entsprechende Nachfrage vermochte es die Einsprechende nicht, eine Basis für die von ihr vertretene andere Rechtsauffassung zu benennen, welche die Anpassung der in der ursprünglichen Beschreibung angegebenen zu lösenden Aufgabe auf der Basis der während der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit mittels des Problem-Lösungsansatzes herangezogenen neuen Aufgabe verlangte. Eine solche, die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge begründende Basis ist auch nicht ersichtlich.

4.4 Im Gegenteil ist die Kammer der Meinung, dass die Einfügung einer neu definierten Aufgabe sogar eine Problematik in Bezug auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ generieren könnte, dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich die zu lösende Aufgabe nach dem nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit maßgeblichen Aufgabe-Lösung-Ansatz immer in Abhängigkeit von dem jeweils herangezogenen nächstliegenden Stand der Technik definiert wird.

4.5 Einen Widerspruch zwischen den Absätzen 1, 15 und 27 und dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, wie von der Einsprechenden behauptet, vermag die Kammer auch aus folgenden Gründen nicht erkennen.

4.6 Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beanspruchten geneigten Flanken der Vorsprünge bewirken gegenüber den aus D1 bekannten, senkrecht zur Anlagefläche verlaufenden Vorsprüngen eine Aufteilung der an der Befestigungsöffnung des Werkzeugs in der Oszillationsebene wirkenden Kraft in zwei Kraftkomponenten, wobei eine von diesen ihre Wirkung in axialer Richtung entfaltet (siehe Punkt 3.7 oben). Erst durch die Entstehung dieser axialen Kraftkomponente wird eine axiale Nachgiebigkeit des Werkzeugs, wenn überhaupt, ermöglicht. Dass die o.g. Wirkung seitens der Patentinhaberin als eine positive Wirkung bei einer formschlüssigen Drehmomentübertragung angesehen wird (siehe hierzu Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27), kann die Kammer nicht als eine irreführende, eine Anpassung der o.g. Beschreibungsabsätze notwendig machende Aussage erachten.

4.7 Die Tatsache, dass in E9, Seite 17, fünfter Absatz, von der Nicht-Verringerung der Summe der auf die Werkzeuge wirkenden Kräfte und vom Vorteil einer axialen Nachgiebigkeit die Rede ist, steht auch nicht in Widerspruch zu der in Punkt 4.6 oben genannten Wirkung der beanspruchten geneigten Flanken.

4.8 In der von der Einsprechenden zitierten Entscheidung T 259/05 (nicht veröffentlicht im EPA Amtsblatt, Punkte 5.3 bis 5.10 der Gründe) wird seitens der dort zur Entscheidung berufenen Kammer eine andere, als die von der dortigen Patentinhaberin angegebene zu lösende Aufgabe in Betracht gezogen und anhand dieser neu definierten Aufgabe das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 evaluiert. Die im Tenor der o.g. Entscheidung angeordnete und von der Einspruchsabteilung genehmigte Anpassung der Beschreibung enthält keinerlei Erwähnung der neuen, von der Kammer herangezogenen zu lösenden Aufgabe. Das Begehren der Einsprechenden kann daher durch die o.g. Entscheidung keine Unterstützung bekommen.

4.9 Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Antrag der Einsprechenden auf Streichung, bzw. Anpassung der Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27 in Bezug auf die darin angegebenen zu lösenden, bzw. gelösten Aufgabe, nicht begründet ist.

4.10 Angesichts dieser Schlussfolgerung der Kammer, dass der Antrag der Einsprechenden auf Streichung, bzw. Anpassung der Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27 in Bezug auf die darin angegebenen zu lösenden, bzw. gelösten Aufgabe, nicht begründet ist, konnte der von der Patentinhaberin gegen die Berücksichtigung der Argumentation und des Begehrens der Einsprechenden erhobene Einwand ohne eine Entscheidung der Kammer darüber dahingestellt bleiben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden sowohl der Patentinhaberin als auch der Einsprechenden werden zurückgewiesen.