T 2076/15 - Request refund search fee in appeal

Key points

• In this examination appeal, the Boards finds the claims allowable. The Board then has to decide on the request for a refund of the paid additional search fee. The Board concludes that it is not competent to decide on the request, because it was made for the first time with the Statement of grounds in appeal. This follows from Rule 64(2) EPC, which refers to the Examining Division, according to the Board. 

EPO Headnote
Stellt der Beschwerdeführer im Prüfungsbeschwerdeverfahren erstmalig vor der Beschwerdekammer einen Antrag gemäß Regel 64 (2) EPÜ auf Rückzahlung einer gemäß Regel 64 (1) EPÜ zusätzlich entrichteten Recherchengebühr, so ist die Beschwerdekammer hierfür unzuständig und der Antrag daher unzulässig


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4.3 Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 6 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

5. Nach Auffassung der Kammer genügen die Anmeldungsunterlagen gemäß dem vorliegenden Antrag der Beschwerdeführerin und die Erfindung, die sie zum Gegenstand haben, auch den übrigen Erfordernissen des EPÜ im Sinne von Artikel 97 (1) EPÜ. Somit kann die Erteilung eines Patents in dieser Fassung erfolgen (Artikel 111 (1) EPÜ).

6. Antrag auf Rückzahlung einer Recherchengebühr

6.1 Während der Recherche wurde durch die Beschwerdeführerin eine weitere Recherchengebühr entrichtet, nachdem die mit der Anmeldung eingereichten Ansprüche von der Recherchenabteilung als nicht einheitlich angesehen wurden (Regel 64 (1) EPÜ). Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der zusätzlich bezahlten Recherchengebühr beantragt (Regel 64 (2) EPÜ).

6.2 Voraussetzung für die Rückzahlung einer gemäß Regel 64 (1) EPÜ gezahlten Recherchengebühr ist gemäß Regel 64 (2) EPÜ, dass "der Anmelder dies im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung beantragt und die Prüfungsabteilung feststellt, dass die Mitteilung nach Regel 64 (1) EPÜ nicht gerechtfertigt war" (Hervorhebung diesseits). Zuständig für die Entscheidung über die Rückzahlung einer Recherchengebühr ist also ausweislich des eindeutigen Wortlauts der Regel 64 (2) EPÜ die Prüfungsabteilung.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens könnte die Beschwerdekammer einen Rückzahlungsantrag folglich nur dann überprüfen, wenn die Beschwerdeführerin einen solchen während des Prüfungsverfahrens gestellt und die Prüfungsabteilung dann hierüber entschieden hätte; diese Voraussetzungen sind jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Beschwerdeführerin hat lediglich mit Schreiben vom 31. Juli 2013 als Antwort auf den europäischen Teilrecherchenbericht mitgeteilt, dass sie "bereits jetzt der Auffassung, dass eine Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung nicht gegeben sei", widerspreche. Abgesehen davon, dass hierin noch kein Rückzahlungsantrag i.S.v. Regel 64 (2) EPÜ gesehen werden kann, wäre dieser auch nicht "im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung", sondern davor beantragt worden. Konsequenterweise hat die Prüfungsabteilung hierüber in ihrer Zurückweisungsentscheidung vom 17. Juni 2015 auch nicht (mit-)entschieden. Im Ergebnis hat also die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren einen Rückzahlungsantrag gestellt.

6.3 Eine eigene Zuständigkeit der Beschwerdekammer folgt auch nicht aus Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ. Die Grenzen der Sachprüfung durch die Beschwerdekammer werden nämlich von vornherein durch die angegriffene erstinstanzliche Entscheidung vorgegeben; nur soweit letztere hinter dem Begehren des Verfahrensbeteiligten zurückbleibt, kann ein Beschwerdeführer auch beschwert i.S.v. Artikel 107 EPÜ sein und insoweit Beschwerde einlegen. Kann demzufolge ein erstinstanzlich nicht gestellter Rückzahlungsantrag nicht Gegenstand der Beschwerde sein, kann die Beschwerdekammer auch nicht darüber i.S.v. Artikel 111 (1) Satz 1 und 2 EPÜ entscheiden.

6.4 Da die Beschwerdekammer also für den erstmaligen Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung einer Recherchengebühr unzuständig ist, ist dieser Antrag unzulässig und daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit der folgenden Fassung zu erteilen:[...]

3. Der Antrag auf Rückzahlung einer Recherchengebühr wird zurückgewiesen.