T 0964/17 - No remittal for features from dependent claims

Key points

• In this opposition appeal, the Board admits the new main request but does not remit the case as requested by the opponent.
• The Board notes that claim 1 at issue concerns a combination of claims as granted. Moreover, the claim is restricted compared by the earlier main request by features which were already the topic of the auxiliary requests filed with the Statement of grounds. The impugned decision had not dealt with these features, but the parties had commented on inventive step provided by these features during the appeal procedure.

EPO T 0964/17 -  link

2. Keine Zurückverweisung

2.1 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung im Falle der Zulassung des Hauptantrags.

2.2 Die Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung steht im Ermessen der Kammer (Artikel 111(1) EPÜ). Dabei besteht nach ständiger Rechtsprechung kein absoluter Anspruch auf Entscheidung einer Frage in zwei Instanzen und ist insbesondere der Grundsatz der Verfahrensökonomie zu berücksichtigen (Rechtsprechung, supra, IV.E.7.6).

2.3 Im vorliegenden Fall stellt Anspruch 1 eine Kombination von erteilten Ansprüchen dar (vgl. 1.3.2 oben) und ist gegenüber dem zuvor anhängigen Hauptantrag eingeschränkt mit einem Teil der Merkmale, die bereits in den nunmehr anhängigen Hilfsanträgen, welche mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden waren, vorhanden sind.

2.4 Die angefochtene Entscheidung enthält zwar keine Begründung hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, die Parteien haben im Beschwerdeverfahren jedoch auch zur erfinderischen Tätigkeit Stellung genommen. Insbesondere enthält bereits die Beschwerdeerwiderung einen diesbezüglichen Vortrag zu den jetzt im Anspruch 1 vorhandenen Merkmalen (siehe Punkt 2.1.2; Merkmale M8 und M10).

2.5 Aus den genannten Gründen wird die Sache nicht zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

[...]

8. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ist somit gewährbar.