T 0500/15 - Admissibility late filed request

Key points

• The OD had decided to not admit a request. The Board reviews this discretionary decision of the OD. The Board notes at the outset that there is no legal basis for not admitting a request merely becuase it is filed late. 
• "Grundsätzlich ist eine Änderung des Patents im Einspruchsverfahren nach Regel 80 EPÜ für sich genommen nicht unzulässig, solange der Fall anhängig ist"
• As a comment, I know that this view is often stated, but the EPO Notice explaining the then new rule 57a EPC (now Rule 80) "addresses the purely substantive aspects of the proprietor´s entitlement to amend his patent, and does not specify the point in time up to which amendment is allowed: here existing practice would remain unchanged." (emphasis added). OJ 1995, p.417. 
• The Board follows: " Im Umkehrschluss sind Änderungen daher grundsätzlich solange zulässig, als das Verfahren anhängig ist. [...] Dies widerspricht wiederum nicht der Tatsache, dass die Einspruchsabteilung bei der Entscheidung über die tatsächliche Zulassung von Änderungen Ermessen hat, im vorliegenden Fall bereits unmittelbar nach Artikel 101(1) und Regel 79(1) EPÜ, auch über die allgemeinen Befugnisse hinaus, die durch Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumt werden. Die grundsätzliche Zulässigkeit von Änderungen bedeutet nicht, dass Änderungen grundsätzlich immer zugelassen werden müssen."
  As a comment, I find this reasoning difficult to follow - the OD has a further ground for not admitting requests, beyond Article 114(2) EPC?
• The Board: "Unstreitig ist auch, dass eine solche Ermessensentscheidung unter Anwendung der in der Praxis des EPA anerkannten Kriterien getroffen werden muss." The "must" is decisive here because the OD had merely stated that the amendment was complex without giving reasons. The Board finds this a reason for setting aside the decision, because the procedureal factors for admitting (or not a request) "niemals allein und losgelöst von dem zu prüfenden Streitstoff angewendet werden können, aber nur insoweit, als sie sich auf die zugrunde liegende materiellrechtliche Frage auswirken, im vorliegenden Fall auf die Prüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche." 
• The Board then considers that it can decide on the admissibility of the request itself, or remit the case to the OD. 
" Unter diesen Umständen entscheidet die Kammer, die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Nach Ansicht der Kammer muss die Zulassung der Anträge erneut entschieden werden, da die Umstände offensichtlich anders sind als die, die in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt wurden. In der Situation nach der Zurückverweisung kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sowohl die Einsprechende als auch die Einspruchsabteilung genügend Zeit gehabt haben, sich mit dem Gegenstand der streitigen Anträge vertraut zu machen."
• As a comment, I am not sure if it is fortunate that something which was filed late, can in effect become timely later in the procedure by virtue of an appeal. If sufficient time for preparation was the only reason for not admitting late-filed request, this would take away the basis for the rule of Art. 12(4) RPBA that requests not admitted in the first instance proceedings are not admitted in the appeal procedure even when refiled with the Statement of grounds. (edit 29.12.2019). 
• The  Board remits the case. 

EPO T 0500/15 -  link

Entscheidungsgründe

2. Begründetheit der Beschwerde

2.1 Nach ständiger Rechtsprechung sollte sich eine Beschwerdekammer über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, nur dann hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Auflage 2016,(RdBK) IV.C.1.2.2.a)). Dieser Grundsatz gilt auch für die Frage der (Nicht)Zulassung verspäteten Vorbringens durch die Einspruchsabteilung, und normalerweise ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Somit hat die Kammer zu entscheiden, ob die Nichtzulassung des Hauptantrags seitens der Einspruchsabteilung nach den richtigen Kriterien erfolgte.

2.2 Nach den geltenden Prüfungsrichtlinien (Ausgabe 2015: E-II 8.6, Ausgabe 2017: E-III 8.6) muss "bei der Ausübung dieses Ermessens ... die Einspruchsabteilung zunächst prüfen, ... ob die verspätet eingereichten Änderungen zulässig sind, und zwar prima facie. ... [S]ind diese Änderungen eindeutig nicht zulässig, so werden sie nicht zugelassen. Vor der Zulassung dieser Eingaben prüft die Einspruchsabteilung als Nächstes die Verfahrensökonomie, einen etwaigen Verfahrensmissbrauch (z. B. ob einer der Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es den Beteiligten zugemutet werden kann, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit ... den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen". Vorrangig hat die Abteilung somit die prima facie Zulässigkeit zu prüfen. Siehe hierzu auch auch RdBK IV.D.4.1.1.

2.3 Zum einen stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin zu, dass es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, einen Antrag allein deshalb nicht zuzulassen, weil er über eine von der Einspruchsabteilung festgesetzte Frist hinaus eingereicht wurde. Grundsätzlich ist eine Änderung des Patents im Einspruchsverfahren nach Regel 80 EPÜ für sich genommen nicht unzulässig, solange der Fall anhängig ist (siehe auch RdBK, IV.D.4.1.3). Im Umkehrschluss sind Änderungen daher grundsätzlich solange zulässig, als das Verfahren anhängig ist. Dies wird durch die Tatsache deutlich, dass Änderungen an der Beschreibung regelmäßig in einem sehr späten Stadium des Verfahrens und sehr oft nur in der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden.

2.4 Dies widerspricht wiederum nicht der Tatsache, dass die Einspruchsabteilung bei der Entscheidung über die tatsächliche Zulassung von Änderungen Ermessen hat, im vorliegenden Fall bereits unmittelbar nach Artikel 101(1) und Regel 79(1) EPÜ, auch über die allgemeinen Befugnisse hinaus, die durch Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumt werden. Die grundsätzliche Zulässigkeit von Änderungen bedeutet nicht, dass Änderungen grundsätzlich immer zugelassen werden müssen.

2.5 Auch diese Tatsache scheint von der Beschwerdeführerin nicht bestritten zu werden. Unstreitig ist auch, dass eine solche Ermessensentscheidung unter Anwendung der in der Praxis des EPA anerkannten Kriterien getroffen werden muss. In dieser Hinsicht stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin zu, dass die Einspruchsabteilung bei der Entscheidung über die Zulassung die richtigen Kriterien in Betracht gezogen, oder sie zumindest identifiziert hat.

2.6 Unter diesen mehrheitlich die Verfahrensführung der Beschwerdeführerin betreffenden Kriterien hat die Einspruchsabteilung auch zu Recht die Komplexität der Änderungen als Kriterium benannt. Diese betrifft die Frage der Auswirkungen der Änderungen auf den gesamten Zweck des Einspruchsverfahrens, nämlich die Prüfung des Patents durch die Einspruchsabteilung auf Patentierbarkeit.

2.7 Mit anderen Worten, dieses Kriterium steht in direktem Zusammenhang mit der von den Parteien angestrebten materiellen Rechtswirkung (entweder Aufrechterhaltung mit einem bestimmten Schutzumfang oder Widerruf des Patents).

2.8 Es ist wichtig zu erkennen, dass die Verfahrensvorschriften eines Rechtssystems für sich genommen keinen eigenen Zweck haben, sondern immer dazu dienen, die Erreichung einer materiellen Rechtswirkung (auf legitime Weise) zu ermöglichen. Nach Ansicht der Kammer ist dieser Grundsatz auch bei der Prüfung verschiedener Kriterien für die Zulassung von Änderungen anwendbar. Da das Einspruchsverfahren im EPÜ keine strengen Regeln enthält, wann die (letzten) Änderungen noch zulässig sind, müssen die verschiedenen, von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Kriterien dem materiellen Zweck des Verfahrens entsprechen. Dies bedeutet, dass die (nur Verfahrensaspekte aufgreifenden) Kriterien für die Zulassung oder Nichtzulassung einer Änderung, die von der Einspruchsabteilung herangezogen und geprüft worden sind, niemals allein und losgelöst von dem zu prüfenden Streitstoff angewendet werden können, aber nur insoweit, als sie sich auf die zugrunde liegende materiellrechtliche Frage auswirken, im vorliegenden Fall auf die Prüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche.

2.9 Dies bedeutet, dass die Anwendbarkeit der geprüften Verfahrenskriterien immer von ihrer tatsächlichen materiellrechtlichen Wirkung abhängen muss. Letzteres kann nur geprüft werden, wenn der materiellrechtliche Inhalt der Änderungen berücksichtigt wird. Aus diesem Grund war die Prüfung der Komplexität der Änderungen nicht nur möglich, sondern sogar notwendig.

2.10 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind auch Ermessensentscheidungen zu begründen (RdBK, III. K.5.). Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer ernsthafte Probleme mit der Begründung der Entscheidung, soweit sie die Komplexität der Änderungen betrifft.

2.11 Wie von der Beschwerdeführerin zutreffend ausgeführt, gibt es in dieser Hinsicht keine erkennbaren Gründe, sondern lediglich eine pauschale Feststellung, dass die Änderungen komplex sind und eine erhebliche Diskussion erforderlich gemacht hätten. Die angefochtene Entscheidung enthält keine individualisierte, d.h. eine auf den vorliegenden Fall abgestimmte Begründung, so dass ein objektiver Leser nicht feststellen kann, ob die Einspruchsabteilung bei der Beurteilung der Komplexität tatsächlich den konkreten Antrag berücksichtigt hat, der ihr vorlag. Daher ist die Kammer der Auffassung, dass die Anwendung dieses Kriteriums (der Komplexität) nicht begründet ist, und im Ergebnis als nicht angewandt angesehen werden muss. Denn ohne eine fallbezogene Begründung kann die Kammer offensichtlich nicht feststellen, ob die Einspruchsabteilung das Kriterium richtig angewandt hat oder nicht, und ob es geeignet ist, die Nichtzulassung zu begründen. Es ist auch nicht möglich, für einen objektiven Leser sofort festzustellen, dass die fraglichen Änderungen (Streichung des Merkmals "im Wesentlichen") tatsächlich so erhebliche Änderungen für den beanspruchten Gegenstand impliziert hätten, dass keine weitere Begründung erforderlich gewesen wäre.

2.12 Angesichts der Tatsache, dass die anderen Verfahrenskriterien nur insoweit anwendbar sind, als ihre materiellrechtlichen Auswirkungen nachgewiesen oder zumindest anhand der Argumente der Entscheidung nachvollziehbar sind, müssen mangels weiterer Begründung der Nicht-Zulassung auch die anderen Verfahrenskriterien als nicht oder zumindest nicht ausreichend begründet angesehen werden.

2.13 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass die (materiellrechtliche) Relevanz eines verspätet eingereichten Antrags unberücksichtigt bleiben könne, wenn das verspätete Vorbringen einem Verfahrensmissbrauch gleichkäme, und verweist auf die Rechtsprechung. Die Kammer ist der Ansicht, dass die zitierte Rechtsprechung nicht geeignet ist, die Position der Beschwerdegegnerin zu stützen. Die zitierten Entscheidungen betreffen alle das Vorbringen einer neuen Vorbenutzung (1), die erstmals in der Beschwerde eingereicht wurde (2). Keine dieser Bedingungen erscheint vergleichbar mit den Tatsachen des vorliegenden Falles. Darüber hinaus hat selbst die Einspruchsabteilung offenbar anerkannt, dass der Umfang der Änderungen geprüft werden muss, bevor die vorgeschlagene Änderung als unzulässig zurückgewiesen werden kann, wenn sie eingeräumt hat, dass geringfügige ("triviale") Änderungen mit einer hohen Aussicht auf Erfolg zulässig sein können.

3. Weiteres Verfahren

3.1 Die Überlegungen der Kammer zur unzureichenden Begründung der Entscheidung, wie sie in den Gründen 2.2-2.13 dargelegt sind, wurden von der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen nicht widerlegt. Sie argumentierte lediglich, dass das materielle Ergebnis der Entscheidung gerechtfertigt sei, und die Kammer dieses materielle Ergebnis überprüfen solle.

3.2 Da die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, wie oben erläutert, nicht hinreichend begründet ist, steht es für die Kammer frei, diese Ermessensentscheidung zu überprüfen, auch wenn die Kammer den Grundsätzen folgt, auf die sich die Beschwerdegegnerin bezieht. Weiter hat die Beschwerdegegnerin explizit beantragt, dass die Kammer die Feststellungen der Einspruchsabteilung in dem Obiter Dictum (im Grunde genommen die Prüfung der Frage der unzulässigen Erweiterung, Artikel 100(c) EPÜ, für den Hauptantrag) prüft und die Beschwerde auf dieser Grundlage zurückweist. Es stellt sich somit die Frage, ob die Kammer die Ermessensentscheidung über die Zulassung des Antrags selbst vornimmt, und falls sie entscheidet den Antrag zuzulassen, auch in der Sache, d.h. auf die Frage der unzulässigen Erweiterung, Artikel 123 (2) EPÜ, prüfen sollte.

3.3 In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, dass die angefochtene Entscheidung im Hinblick auf einen wesentlichen Punkt - nämlich den Umfang der Änderungen - keine überprüfbare Begründung enthält. Eine Ermessensentscheidung über die Zulassung durch die Kammer erscheint auch deshalb unangemessen, weil die ursprünglich durch die Verspätung begründeten Kriterien inzwischen offensichtlich gegenstandslos geworden sind.

3.4 Diejenigen Teile der Entscheidung, die die Frage der unzulässigen Erweiterung behandeln (das "Obiter Dictum"), können ebenfalls nicht als Grundlage einer Überprüfung durch die Kammer berücksichtigt werden, da diese Frage in der mündlichen Verhandlung offensichtlich nicht erörtert wurde, und ihr expliziter Status als "Obiter Dictum" klarstellt, dass sie aus rechtlicher Sicht nicht als Teil der Entscheidungsgründe angesehen werden können. Falls die Kammer diese Fragen zum ersten Mal prüfen würde, würde dies unweigerlich einer der Parteien die Möglichkeit entziehen, die wesentlichen inhaltlichen Fragen von zwei Instanzen prüfen zu lassen und seine Sache vor diesen Instanzen auch verteidigen zu können.

3.5 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass nach der ständigen Rechtsprechung kein absolutes Recht auf zwei Instanzen besteht. Dies wird auch von der Kammer anerkannt. Diese ständige Rechtsprechung betrifft jedoch meist Situationen, in denen eine Frage noch nicht für spezifische Anträge diskutiert wurde, oder in denen nur einige, aber nicht der gesamte Stand der Technik berücksichtigt wurde, ansonsten aber verschiedene Fragen der Patentierbarkeit diskutiert wurden. Im vorliegenden Fall wurden offenbar überhaupt keine Sachfragen diskutiert, der Fall wurde ausschließlich im Hinblick auf Verfahrensfragen entschieden. Denn entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin ist im Protokoll der mündlichen Verhandlung keine Spur von einer Diskussion über die "prima facie" Zulässigkeit der Änderungen nach Artikel 123(2) EPÜ - über die bloße Erwähnung der gestrichenen Merkmale hinaus - zu finden. Die Dauer der Diskussion über die gesamte Zulassungsfrage - nur 15 Minuten - lässt auch nicht vermuten, dass die Frage der unzulässigen Erweiterung ausführlich diskutiert wurde.

3.6 Die Beschwerdegegnerin argumentiert auch, dass eine Zurückverweisung im Widerspruch zur Verfahrensökonomie steht. Das wird von der Kammer nicht bestritten. Eine Zurückverweisung steht von vornherein im Widerspruch zur Verfahrensökonomie. Artikel 11 VOBK sieht jedoch ausdrücklich eine Zurückverweisung vor, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist. Es muss daher auch akzeptiert werden, dass ein grundsätzlich mangelhaftes Verfahren der ersten Instanz zu einem Verfahren führen kann, das nicht verfahrensökonomisch ist.

3.7 Die Kammer ist der Ansicht, dass die fehlende Begründung, wie vorstehend erläutert, in Verbindung mit dem vollständigen Fehlen einer inhaltlichen Diskussion ein wesentlicher Mangel ist und dass die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Argumente nicht das Vorliegen derartiger "besonderen Gründe" erkennen lassen, die einer Zurückverweisung im Sinne von Artikel 11 VOBK entgegenstehen würden.

3.8 Da die Beschwerdeführerin nun eine Zurückverweisung als Hauptantrag beantragt, ist eine einsprechende Entscheidung nicht mehr gegen die Anträge beider Parteien gerichtet. Die Kammer sieht keinen Grund, den Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung als verspätet nicht zuzulassen. Artikel 13(3) VOBK sieht vor, verspätetes Vorbringen nicht zuzulassen, deren Behandlung dem anderen Beteiligten nicht zuzumuten ist. Der Antrag auf Zurückverweisung hat keinen Einfluss auf den materiellen Inhalt der Anträge, die unverändert geblieben sind. Die Beschwerdegegnerin kann von der Zurückverweisung selbst nicht überrascht gewesen sein, da sie selbst bereits einen Antrag auf Zurückverweisung als Hilfsantrag gestellt hat.

3.9 Unter diesen Umständen entscheidet die Kammer, die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Nach Ansicht der Kammer muss die Zulassung der Anträge erneut entschieden werden, da die Umstände offensichtlich anders sind als die, die in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt wurden. In der Situation nach der Zurückverweisung kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sowohl die Einsprechende als auch die Einspruchsabteilung genügend Zeit gehabt haben, sich mit dem Gegenstand der streitigen Anträge vertraut zu machen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurückverwiesen.