T 1507/10 - Parameters in examination

T 1507/10

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Key points

• Some chemical products, like polymers, can generally only be usefully claimed using parameter features (product properties). Most case law about such features is from opposition cases, where clarity of the claims as granted can not be challenged.
• The present decision is useful because it is an examination appeal.
• " Zum Argument der Prüfungsabteilung, dass dem Fachmann in der Streitanmeldung eine Methode der Bestimmung des Parameters angegeben hätte werden müssen, ist zu sagen, dass das Merkmal wonach "der Triplett-Emitter mindestens drei Verknüpfungen zu dem Polymer aufweist" kein ungewöhnlicher oder mehrdeutiger Parameter ist, sondern die chemische Struktur des Polymers betrifft, welche sich durch die jeweils angewendete Messmethode nicht ändert. "

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Artikel 84 EPÜ

3. Die Prüfungsabteilung hatte die Streitanmeldung wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen, da die Streitanmeldung keine Methode nenne, mithilfe derer der Fachmann die Menge des Triplett-Emitters mit mindestens drei Verknüpfungen zu dem Polymer bestimmen könne. Daher könne er nicht erkennen, ob in dem untersuchten Polymer möglicherweise ein Triplett-Emitter direkt mit einem Endcapper verbunden ist.

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4.5 Zum Argument der Prüfungsabteilung, dass dem Fachmann in der Streitanmeldung eine Methode der Bestimmung des Parameters angegeben hätte werden müssen, ist zu sagen, dass das Merkmal wonach "der Triplett-Emitter mindestens drei Verknüpfungen zu dem Polymer aufweist" kein ungewöhnlicher oder mehrdeutiger Parameter ist, sondern die chemische Struktur des Polymers betrifft, welche sich durch die jeweils angewendete Messmethode nicht ändert. Die zur Strukturaufklärung in der organischen und metallorganischen Chemie eingesetzten üblichen Methoden, wie Massenspektrometrie oder NMR-Spektrometrie, sind dem Fachmann hinlänglich bekannt und er hätte sie, auch ohne einen expliziten Hinweis zur Untersuchung der Struktur des Polymere herangezogen.

4.6 Die Kammer gelangt daher zu der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der Streitanmeldung die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt.

5. Artikel 83 EPÜ

Die Begründung der angefochtenen Entscheidung führt gegen die Ausführbarkeit des Gegenstandes gemäß Anspruch 1 nur an, dass der Fachmann nicht wisse, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereiches arbeite (siehe angefochtene Entscheidung insbesondere Punkt 4.13 bis 4.15).

Indessen ist die Frage, ob der Fachmann weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs arbeitet, selbst im Falle eines unklaren oder mehrdeutigen Parameters keine Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern eine Angelegenheit des Artikels 84 EPÜ (siehe T 593/09, Entscheidungsgründe Punkt 4.1.2 bis 4.1.4).

Da im Verfahren die Herstellbarkeit der beanspruchten Polymere nicht angegriffen worden war, sieht die Kammer keine Veranlassung, die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstandes in Zweifel zu ziehen. Die Kammer ist daher der Auffassung, das die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind.

6. Da das Verfahren vor den Beschwerdekammern im ex-parte Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt ist (siehe Entscheidung G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgründe), verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurück.