T 1995/12 - Unity of invention

EPO T 1995/12

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Key points

• Claim 1 on entry of the regional phase was based on claim 32 of the PCT application, which was searched. Claim 1 also includes features of claims 21 and 35 , which claims were not searched as being directed to a second invention. The description disclosed these features also for the first invention, such that the claim has basis in the application as filed.  The Board decides that, for the purpose of Rule 164, claim 1 is directed to a searched invention. 

Entscheidungsgründe

3. Regel 164 EPÜ - Prüfung der Einheitlichkeit durch das Europäische Patentamt

3.1 Die mit der internationalen Anmeldung eingereichten Ansprüche sind vom Europäischen Patentamt als Internationale Recherchenbehörde als nicht einheitlich angesehen worden. Der entsprechenden Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebühren ist die Anmelderin nicht nachgekommen, sodass nur die der ersten Erfindung zugeordneten Ansprüche 1 bis 13 und 32 bis 34 Gegenstand einer Recherche gewesen sind. Der vorliegende, geänderte Anspruch 1 weist jedoch nicht nur Merkmale der recherchierten Ansprüche 1, 32 und 34 auf, sondern auch Charakteristika der ursprünglichen Ansprüche 21 und 35, die der zweiten und dritten Erfindung zugeordnet und mangels Gebühren­zahlung nicht recherchiert worden sind. Aufgrund dieser Konstellation ist zu klären, ob die Anmeldungsunterlagen nach dem vorliegenden Hauptantrag die Erfordernisse von Regel 164 (2) EPÜ in der hier anwendbaren, vom 1. April 2010 bis zum 31. Oktober 2014 gültigen Fassung (im Folgenden bezeichnet als Regel 164 (2) EPÜ) erfüllen, die im zweiten Halbsatz vorsieht, dass die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen ist, die im internationalen Recherchenbericht (oder im ergänzenden europäischen Recherchenbericht) behandelt wurde.

3.2 Die Erläuterungen zur Regel 164 (2) EPÜ in Dokument CA/PL 17/06 (vgl. Sonderausgabe 5 zum ABl. EPA 2007, 278) betonen, dass in Übereinstimmung mit der Stellungnahme G 2/92 (vgl. ABl. EPA 1993, 591) eine Sachprüfung grundsätzlich nur in Bezug auf eine recherchierte Erfindung durchgeführt wird.

Folglich soll der hier relevante zweite Halbsatz der Regel 164 (2) EPÜ insbesondere verhindern, dass während des Erteilungsverfahrens einer Euro-PCT-Anmeldung von einer recherchierten Erfindung auf eine ursprünglich beanspruchte, aber wegen Nicht-Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühr nicht recherchierte Erfindung gewechselt wird.

3.3 Im vorliegenden Fall ist in dieser Hinsicht festzu­stellen, dass der geltende Anspruch 1 sämtliche Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 32 aufweist. Er betrifft damit weiterhin die erste, recherchierte Erfindung, die mit Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 21 und 35, die der zweiten bzw. dritten Erfindung zugeordnet worden sind, weiter eingeschränkt ist, wofür es in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 12, zweiter Absatz, sowie im einzigen Ausführungsbeispiel ab Seite 13 eine grundsätzliche Offenbarung gibt. Es wird also mit dem vorliegenden Verwendungsanspruch 1 weiterhin Schutz für den als erste Erfindung benannten Gegenstand begehrt. Da dieser im internationalen Recherchenbericht behandelt worden ist, liegt kein Wechsel zu einer nicht recherchierten Erfindung vor, was zu verhindern, wie oben dargelegt, die Intention der Regel 164 (2), zweiter Halbsatz, EPÜ ist. Deren Vorschriften stehen dem Hauptantrag folglich nicht entgegen.