J 0018/14 - Undoing of transfer

EPO J 18/14

For the decision, click here [DE]

 

Note 02.01.2024: an English version of the decision is available as J 0016/1: link

EPO Headnote

Die Rückumschreibung einer vollzogenen Umschreibung im Europäischen Patentregister ist nicht ohne weiteres gerechtfertigt, wenn nachträglich Zweifel an dem hinreichenden Nachweis der behaupteten Rechtsnachfolge auftreten. Gegebenenfalls kommt vielmehr zugunsten des ursprünglich Eingetragenen die Aussetzung des Eintragungs- bzw. Einspruchsverfahrens in Betracht.

EPO Headnote (informal translation)

Undoing a completed registration of a transfer of a patent or patent application in the European Patent Register is not justified without more, when subsequently doubts occur about whether the proof of the alleged succesion in title is sufficient. Rather, suspension of the examination or opposition proceedings is to be considered in favour of the originally registered person.

"When a title to a European patent or patent application has been transferred and the European Patent Register has been amended to reflect this, it is not justified, if doubt later arises as to sufficient proof of succession in title,to undo the registration of the transfer. Nevertheless a request,(by the party having been registered before), for staying the grant and/or the opposition proceedings could be taken into consideration" (J 16/14)

Key points

• A transfer of a patent application was registered. The previous applicant was informed of the transfer. The previous applicant filed a protest and requested the transfer to be undone. The Legal Division reversed the transfer. The assignee (new owner) filed an appeal.
• The Board decides that the Legal Division was not correct in undoing the transfer, because a duly signed written contract had been submitted as evidence. Questions of whether the person signing on behalf of the assignor was had authority to sign and/or whether the transfer was unlawful, are beyond the scope of examination by the EPO. Because the assignee had been registered as applicant, he is deemed to be entitled in proceedings before the EPO (Article 60(3) EPC).
• The Board suspends proceedings under Rule 14, and considers the proceedings before the national courts regarding the invalidity of the transfer to be proceedings under Article 61.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 28. April 2014, mit der sie den Antrag der Beschwerdeführerin, sie wiederum als Anmelderin bzw. Patentinhaberin an den folgenden Patentanmeldungen und erteilten Patenten (im Folgenden "die betroffenen Anmeldungen und Patente") im Europäischen Patentregister einzutragen, zurückgewiesen hat:

Europäische Patentanmeldungen mit den Anmeldenummern
05 002 204.5 (Beschwerdeaktenzeichen J 22/14)
06 013 136.4 (Beschwerdeaktenzeichen J 16/14)
06 762 753.9 (Beschwerdeaktenzeichen J 21/14)
06 762 754.7 (Beschwerdeaktenzeichen J 20/14)
08 008 210.0 (Beschwerdeaktenzeichen J 17/14)

Europäische Patente
EP 1 907 634 (Beschwerdeaktenzeichen J 18/14)
EP 1 698 733 (Beschwerdeaktenzeichen J 19/14).

II. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Beschwerdegegnerin war ursprünglich als Anmelderin der genannten fünf Europäischen Patentanmeldungen und als Inhaberin der genannten beiden Europäischen Patente in das europäische Patentregister eingetragen. Als europäischer Vertreter war jeweils Herr Patentanwalt Weigel im Patentregister genannt. Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 (für EP 1 698 733: 22. Juni 2010) hat Herr Patentanwalt Weigel beim EPA unter Berufung darauf, dass er sowohl die bisherige Anmelderin/Inhaberin als auch die zukünftige Anmelderin/Inhaberin der betroffenen Anmeldungen und Patente (die jetzige Beschwerdeführerin), vertrete, jeweils die Umschreibung des Registers auf die Beschwerdeführerin beantragt und zum Nachweis des Rechtsübergangs Auszüge aus einer Übertragungsvereinbarung ("Assignment Agreement") vom 25. März 2010 vorgelegt, die auf Seiten der Übertragenden von Herrn Richard Heindl, von Seiten der Erwerberin von Herrn Enrico Farroni als Präsident ihres Verwaltungsrats unterzeichnet war. Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis des Herrn Richard Heindl für die Beschwerdegegnerin lag ein an diesen gerichtetes Schreiben vom 27. Oktober 2003 vor, in dem ihm von Herr Roberto Redondo Wendt als "President" der Beschwerdegegnerin bestätigt wurde, dass Richard Heindl zum CEO der Beschwerdegegnerin bestellt ist ("named and recognized as the CEO of PilePro LLC").

III. Die Umschreibung des Registers auf die Beschwerdeführerin wurde jeweils antragsgemäß vorgenommen.

IV. Hiergegen hat sich die Beschwerdegegnerin mit ihrem am 19. August 2011 beim EPA eingegangenen Schreiben gewendet und die Rückumschreibung oder hilfsweise die Aussetzung der Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des über die betroffenen Anmeldungen und Patente anhängigen Zivilverfahrens vor dem Kantonsgericht Zug (Schweiz) beantragt. Die Beschwerdegegnerin hat gerügt, dass Herr Patentanwalt Weigel betreffend die Umschreibverfahren keine Vertretungsmacht für sie besessen habe. Außerdem hat die Beschwerdegegnerin beanstandet, dass der Umschreibungsstelle die Übertragungsvereinbarung nur auszugsweise vorgelegen habe, weswegen die Umschreibung nicht hätte vorgenommen werden dürfen. Die Übertragungsvereinbarung sei auch nicht wirksam, denn Herr Richard Heindl habe keine alleinige Zeichnungsberechtigung für diese Vereinbarung besessen. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen sei das EPA zum Widerruf von rechtswidrigen Verwaltungsakten, im vorliegenden Fall der Umschreibungen, verpflichtet. Jedenfalls aber seien alle anhängigen Verfahren vor dem EPA wegen einer einstweiligen Verfügung des Schweizerischen Kantonsgerichts Zug vom 1. September 2010, mit der der jetzigen Beschwerdeführerin unter Androhung von Zwangsmaßnahmen untersagt worden war, über die hier betroffenen Anmeldungen und Patente zulasten der jetzigen Beschwerdegegnerin Verfügungen zu treffen, auszusetzen. Die entsprechende Hauptklage sei fristgerecht bei dem Schweizerischen Kantonsgericht anhängig gemacht worden. [...]