T 1345/18 - Bone adhesive not a second medical use substance

Key points

• Claim 1 is directed to (in translation) a bone adhesive comprising calcium phosphate ... for use in a method of treating bone lesions, i.e. in a dental method.
• The question is whether this is a valid second medical use claim, in particular whether the recited compound is a substance or composition in the sense of Art. 54(5) EPC.
• The Board, in translation: “The question of what falls under the terms substance or composition within the meaning of Article 54 (5) EPC was the subject of several decisions by the boards of appeal (see in particular T 1758/15, Reasons 5.2; T 2136/15, Reasons 1; T 2003 / 08, reasons 17, 18). In summary, the boards came to the interpretation that it must be a substance or a composition that has an effect in the claimed method, which is new as such. The effect must be brought about by the substance or the mixture of substances itself, not by a macro-structure created from the substance or the mixture of substances.”
• In the present case, there is a direct and an indirect medical effect. The direct medical effect is the adhesive effect. The Board: “However, this effect corresponds to the well-known effect of any such bone glue. For this reason alone, this effect cannot produce any novelty in the sense of a second medical use.”
• I think this reasoning is quite remarkable.
• The indirect effect is sealing plug effect. However, “the sealing plug consists of a substance or composition, as can also be the case with any other product. However, it is not the substance or the composition that has the effect, but the macro-structure formed from this substance or composition”
• Thereby the second medical use format does not lend novelty to the claim.

T 1345/18 - 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t181345du1.html

1.6 Die zweite Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 54(5) EPÜ besteht darin, dass es sich bei dem beanspruchten "Knochenkleber umfassend Kalziumphosphatzemente und deren Granula" um einen Stoff oder ein Stoffgemisch im Sinne dieses Artikels handeln muss.

1.7 Die Frage, was unter die Begriffe Stoff oder Stoffgemisch im Sinne von Artikel 54(5) EPÜ fällt, war Gegenstand mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern (vgl. insbesondere T 1758/15, Entscheidungsgründe 5.2; T 2136/15, Entscheidungsgründe 1; T 2003/08, Entscheidungsgründe 17, 18). Zusammenfassend kamen die Kammern zu der Auslegung, dass es sich dabei um einen Stoff oder ein Stoffgemisch handeln muss, das in dem beanspruchten, als solches neuen Verfahren eine Wirkung entfaltet. Dabei muss die Wirkung durch den Stoff bzw. das Stoffgemisch selbst bewirkt werden, nicht durch eine aus dem Stoff bzw. dem Stoffgemisch entstandene Makrostruktur.

1.8 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass der beanspruchte Knochenkleber ein unmittelbare und eine mittelbare medizinische Wirkung auf den Zahnhalteapparat entfalte.

1.8.1 Die unmittelbare medizinische Wirkung des Knochenklebers sei darin zu sehen, dass er Knochenläsionen fixiere.

Diese Wirkung entspricht jedoch der wohlbekannten Wirkung eines jeden derartigen Knochenklebers. Diese Wirkung kann somit bereits aus diesem Grund keine Neuheit im Sinne einer zweiten medizinischen Verwendung herstellen.

1.8.2 Die mittelbare Wirkung beruhe auf der Ausbildung einer Verblockung im Sinne eines Verschlusstopfens. Die Positionierung des Verschlussstopfens im apikalen Bereich verhindere, dass das nachträglich eingebrachte Wurzelfüllmaterial aus dem Wurzelkanal in apikaler Richtung austreten könne. Dadurch würden Reizungen und Infektionen prophylaktisch verhindert.

Der Verschlussstopfen besteht zwar aus einem Stoff- bzw. Stoffgemisch, so wie das auch bei jedem anderen Erzeugnis der Fall sein kann. Es ist jedoch nicht der Stoff bzw. das Stoffgemisch, welches die Wirkung aufweist, sondern die aus diesem Stoff bzw. Stoffgemisch gebildete Makrostruktur (vgl. dazu: T 2136/15, Entscheidungsgründe 1.1 ff und insbesondere 1.6 sowie T 2003/08, Entscheidungsgründe 17, 18).

Insbesondere liegt die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Neuheit speziell in der Länge des Verschlussstopfens von maximal 1/10 der Wurzelkanallänge. Dies stellt ebenfalls keine stoffliche Eigenschaft des Knochenklebers dar.

Die mittelbare Wirkung der Verblockung ist daher im Sinne der oben wiedergegebenen Auslegung keine Wirkung des Stoffs bzw. des Stoffgemisches und kann nicht als Basis dafür dienen, dem beanspruchten Knochenkleber umfassend Kalziumphosphatzemente und deren Granula Neuheit gemäß Artikel 54(5) EPÜ zuzuerkennen.

1.9 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht neu.