T 1280/14 - Irreversibly divergent auxiliary requests

Key points

• In this opposition appeal, the OD had allowed the Patentee's main request. The Board finds the main request not novel, the interesting point is the decision to not admit the auxiliary requests. 
• During the oral proceedings before the OD, 15 AR's of Patentee were pending. The Opponent challenges admissibility of these AR's with the Statement of grounds, the Patentee resubmits the 15AR's with its reply, arranged in six "lines of defence". With the preliminary opinion, the Board doubts admissibility of these request, citing T1903/13 which states that the Boards have the power to not admit divergent auxiliary requests. At the beginning of the oral proceedings, the Patentee gives ups 13 out of the 15 AR's such that only AR 8 and AR 15 remain (corresponding to 'lines of defence' number 3 and 6).
• The Board does not admit these twp request. The Patentee accepted/risked ('nahm damit billigend in Kauf') that the Board (and the Opponent) were unnecessarily preparing for auxiliary requests which were not relevant for the further proceedings. In this way, the Patentee caused the Opponent to incur high preparatory costs that could have been avoided. Hence, the Patentee has not acted in line with the prescribed procedural economy. 

EPO Headnote
Anwendung des Erfordernisses der Achtung der gebotenen Verfah­rens­ökonomie nach Artikel 13(1) VOBK wenn eine Patentinhaberin billigend in Kauf nimmt, dass sich die Beschwerdegegner und die Kammer unnöti­ger­weise auf Hilfsanträge vorbereiteten, auf die es im wei­teren Verfahren nicht ankommen kann, weil die Patent­inhaberin erst in der mündlichen Verhandlung eine Vielzahl von diver­gie­renden Verteidigungslinien, die von einer Hauptverteidigungs­linie abweichen und bereits in der vorläu­figen Stellungnahme der Kammer gerügt wurden, auf einige wenige der divergierenden Verteidigungslinien beschränkt.

EPO T 1280/14 -  link

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Druckschrift D9

1.1 Es liegt gemäß Artikel 12(4) VOBK im Ermessen der Kammer, Beweismittel nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Unbeschadet dieser Befugnis, wird das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Absatz 1 von der Kammer berücksichtigt, wenn und soweit es sich auf die Be­schwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt.

[...]

1.5 Die Druckschrift D9 ist deshalb im Verfahren (Artikel 12(4) VOBK).

2. Hauptantrag

2.4 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) ist somit gegenüber dem in der Druckschrift D9 offen­barten Sicherheitsele­ment nicht neu (Artikel 100 a) und 54 EPÜ 1973).

3. Zulässigkeit des Hilfsantrags 1

3.1 Nach Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kam­mer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

3.2 Die Einspruchsabteilung hat keine Entscheidung zu den damaligen 15 (von zuvor 39) Hilfsanträgen getroffen, weil sie bereits dem Hauptantrag der Patentin­ha­berin stattgegeben hat. Mit der Beschwerdebegründung wurde die Zulas­sung dieser Hilfs­anträge, sofern sie im Be­schwerde­ver­fahren wieder vorgelegt würden, schon vorab in Frage gestellt, weil diese Anträge nicht ge­währbar, spät vorgebracht, in unbestim­mter Reihenfolge und übermäßig ("excessive") seien (Beschwerdebegründung vom 24. Juli 2014, erste Seite, letzten zwei Absätze).

Mit der Beschwerdeerwiderung wurden die 15 Hilfsanträge dann nochmals vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin räumte ein, dass sich die Hilfsanträge in sechs verschiedene Verteidigungslinien (entsprechend Abschnitt IV der Be­schwerde­erwiderung, Punkte III.2.1 bis III.2.6) ein­ord­nen las­sen. Die Beschwerdegegnerin gab ebenfalls an, dass diese Hilfs­anträge entsprechend ihrer Nummerierung zu behandeln seien (Beschwerde­erwiderung, Punkt I.2, zweiter Absatz).

Mit der vorläufigen Meinung der Kammer im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung verwies die Kammer darauf, dass die Zulassung dieser Hilfsanträge in Frage gestellt wurde und bei gegebenen Anlass in der Verhand­lung zu diskutieren sei. Die Kammer verwies dabei auf die Entscheidung T 1903/13 (Punkte 3.2 und 3.3) und darauf, dass wenn es zu den nachgeordneten Hilfs­anträgen käme, die Beschwerde­gegnerin sich darauf vor­bereiten sollte dazu Stellung zu nehmen, wie die weiteren verschiedenen Verteidigungslinien (III.2.2 bis III.2.6), die zu verteidigende Erfindung (III.2.1) dar­stel­len könnten (Anhang zur Ladung vom 21. Dezember 2017, Punkt 12.3). Hierbei bildete der damalige Hilfs­antrag 8 die 3. Verteidigungslinie (III.2.3) und der damalige Hilfsantrag 15 die 6. Verteidigungslinie (III.2.6). Sie wurde insbesondere auch darauf hingewiesen, dass Anträge oder Stellungnahmen spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung einzureichen sind.

Mit ihrem Schreiben vom 8. Februar 2018 hat die Be­schwerdegegnerin ihre Antragslage nicht verändert.

3.3 Die Beschwerdeführerin und die Kammer mussten daher bis zur mündlichen Verhandlung am 23. März 2018 davon aus­gehen, dass die Beschwerdegegnerin weiterhin beabsich­tigte, das Streitpatent nach dem Hauptantrag zunächst gemäß der dem Punkt III.2.1 entsprechenden Verteidi­gungs­linie in der Sache mit den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 zu verteidigen.

3.4 Erst in der mündlichen Verhandlung am 23. März 2018 stellte die Beschwerdegegnerin klar, dass sie nun mehr nur noch ihre 3. und 6. Verteidigungslinie in der Sache mit den damaligen Hilfsanträgen 8 bzw. 15 - entspre­chend umnummeriert zu Hilfsanträgen 1 und 2 - zu ver­tei­digen beabsichtige.

3.5 Die Beschwerde­ge­gnerin hatte spätestens seit der vor­läufigen Meinung der Kammer im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung Veranlassung gehabt, die Ände­rung ihrer Anträge rechtzeitig, das heißt spätes­tens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, bekannt zu geben. Sie hat diese Gelegenheit jedoch nicht genutzt.

Die Beschwerdegegnerin nahm damit billigend in Kauf, dass sich sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Kammer unnötigerweise auf Hilfsanträge vorbereiten, auf die es im weiteren Verfahren nicht ankam. Dabei hat sie auch bei der Beschwerdeführerin hohe Vorbereitungs­kos­ten verursacht, die vermeidbar gewesen sind. Da die Be­schwer­degegnerin dies durch die rechtzeitige Bekannt­gabe ihrer zuletzt weiterverfolgten Anträge hätte ver­meiden können und im Hinblick auf die Feststellung der Kammer im oben ge­nann­ten Anhang (siehe Punkt 3.5), kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde­gegnerin die gebo­tene Verfah­rens­ökonomie nicht beachtet hat.

3.6 Entgegen des Vortrags der Beschwerdegegnerin handelt es sich nicht nur um eine Umnummerierung der Anträge, weil die Hilfsanträge 1 und 2 (vormals Hilfsanträge 8 und 15) an­deren Verteidigungslinien entsprechen als die vormaligen Hilfs­an­träge 1, 2 und 4. Somit hat sich das was als Erfindung beansprucht wird grundlegend verla­gert. Hierbei belegt die Vielzahl der hin­zu­gefügten mit einander verschränkten Merkmale, dass die Änderungen im An­spruchs­ge­genstand des vorliegenden Hilfsantrags 1 komplex sind (siehe Punkt VIII. oben).

3.7 Der Hilfsantrag 1 wird deshalb nicht zum Verfahren zu­ge­lassen (Artikel 13(1) VOBK).