T 1138/12 - Independent claims as request

Key points

• What is the purpose of dependent claims after grant? In some countries, in revocation procedures, the Courts examine the patentability of each dependent claim separately. Hence, the patent is not entirely revoked if only one of the claims is not patentable. See Article 138 (2) EPC, stating that if the grounds for revocation affect the patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.
• In contrast, in EPO opposition, a (claims) request is not allowed (in appeal) if only one of the claims is not allowable. 
• In this opposition appeal, the patent proprietor requested the Board to maintain the patent on the basis of any of the claims as granted which were considered allowable. The Board does  not admit the request into the proceedings, as being not clearly defined.
• The Board essentially reasons that Article 101(3) EPC prescribes that the the patent is examined for compliance (of all the claims) with the EPC " taking into considerations the amendments made by the proprietor ... during the opposition proceedings". In the proprietor's request for claim by claim examination, no amendments are made to the patent.
• The headnote also concerns the alleged procedural violation before the OD, because during the oral proceedings the OD had deliberated only for a very short time about one of the issues. The Board holds that this did not amount to a procedural violation.The Board explains that it in case the members of the OD had a preliminary opinion and had not changed their mind by the oral arguments, they can agree on their decision with eye contact or a nod.
• Finally, the decision contains also an issue about the opponent having been subjected to a de-merger (or splitting off). The Board holds that this issue does not affect the standing of the opponent, because "da keine Anhaltspunkte bestehen, dass mit der Abspaltung auch eine Übertragung des konkreten Einspruchs vereinbart wurde" (there are no reasons to assume that with the demerger also a transfer of the specific opposition was agreed). In my opinion, this goes against the reasoning in G 4/88, [6], that "the opposition constitutes an inseparable part of those assets" and that " the opposition [] must also be regarded as transferable or assignable in accordance with the principle that an accessory thing when annexed to a principal thing becomes part of the principal thing". Hence, the opposition considered an "accessory thing"  that is part of the principal things, and hence automatically follows with the transfer of the relevant business assets without a separate transfer of the opposition being necessary. 

EPO Headnote

1. Ein Antrag, das Patent im Umfang derjenigen Patentansprüche eines Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten, die als gewährbar angesehen werden, ist inhaltlich nicht hinreichend bestimmt und daher nicht ins Verfahren zuzulassen (siehe Punkt 5).

2. Sowohl die Dauer als auch die Form der Beratung zwischen den Mitgliedern einer Einspruchsabteilung hängt vom Umfang und von der Komplexität der im konkreten Fall zu beratenden Themen ab. Hierbei spielt auch der Grad der Vereinbarkeit möglicherweise divergierender Auffassungen der Mitglieder der Abteilung eine wesentliche Rolle (siehe Punkte 13.2 bis 13.4).



EPO T 1138/12 - link

Entscheidungsgründe

Einsprechendenstellung

1. Mit Schreiben vom 9. März 2017 hat die Beschwerdegegnerin dem Europäischen Patentamt eine Änderung des Namens und der Gesellschaftsform der Einsprechenden, vormals "Alstom Technology Ltd" in "General Electric Technology GmbH" angezeigt und die Umschreibung im Register beantragt.

Mit dem gleichzeitig vorgelegten Handelsregisterauszug wurde eine Rechtsformänderung nachgewiesen, die als solche keinen Wechsel des zugrundeliegenden Rechtssubjekts mit sich bringt. Da die Person der Einsprechenden somit gleich geblieben ist und kein anderes Rechtssubjekt die Stellung als Einsprechende beansprucht, bestehen für die Kammer keine Anhaltspunkte, die Berechtigung der Einsprechenden, die nunmehr lediglich in einer geänderten Rechtsform auftritt, in Frage zu stellen.

Dass daneben auch eine Abspaltung stattfand ist nicht relevant, da keine Anhaltspunkte bestehen, dass mit der Abspaltung auch eine Übertragung des konkreten Einspruchs vereinbart wurde. Zudem ist zu berücksichtigen, dass das abgespaltene Unternehmen nicht die Stellung als Einsprechende für sich beansprucht, sodass sich im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin genannte Entscheidung G 4/88 auch nicht die Frage stellt, ob jener Unternehmensbereich, auf den sich der Einspruch bezieht, auf das abgespaltene Unternehmen übertragen wurde.

Es bestehen im vorliegenden Verfahren daher keine Anhaltspunkte, die dem Parteiwillen, nämlich den Einspruch fortzusetzen, entgegenstehen.

Der Vollständigkeit halber ist im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin zudem erwähnte Unternehmensverschmelzung (Fusion) zu bemerken, dass hierzu weder ein substantiierter Vortrag besteht noch für die Kammer ein Grund ersichtlich ist, weshalb dieser Umstand zu einem Wechsel des Rechtssubjekts der Einsprechenden hätte führen können.

Es bestehen daher keine Gründe, die Einsprechendenstellung der "General Electric Technology GmbH" und damit ihre Stellung als Beteiligte im vorliegenden Beschwerdeverfahren in Zweifel zu ziehen (Artikel 107 EPÜ 1973).

Hauptantrag

2. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist unbegründet, da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber D3 ist (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ 1973).

[] 2.3 Die Kammer findet also, dass alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 aus D3 bekannt sind, so dass sein Gegenstand nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ 1973 ist. Das Patent kann folglich in dieser Fassung nicht aufrechterhalten werden.

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Hilfsantrag II

5. Die Beschwerdeführerin beantragt mit diesem Hilfsantrag "das Patent im Umfang derjenigen als Hilfsantrag I eingereichten Patentansprüche aufrechtzuerhalten, die als gewährbar angesehen werden".

5.1 Die Kammer hatte in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass dieser Antrag unbestimmt sei und damit als unzulässig zurückzuweisen wäre. Zu dieser vorläufigen Meinung kam die Kammer aus folgendem Grund.

5.1.1 Nach Artikel 113 (2) EPÜ 1973 ist die Beschwerdekammer nämlich bei der Prüfung des Patents und bei Entscheidungen darüber an die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung (des Patents) gebunden. Nach Artikel 101 (3) EPÜ [2000] ist auf Grundlage der vom Patentinhaber vorgeschlagenen Änderungen zu prüfen und zu entscheiden, ob das Patent in geänderter Fassung die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt oder nicht.

5.1.2 Schlägt der Patentinhaber wie hier mit dem höherrangigen Hilfsantrag I eine Änderung vor, beantragt damit also die Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung, und ist dabei irgendein Erfordernis des EPÜ für irgendeinen Anspruch des Anspruchssatzes nicht erfüllt, gibt es keine Grundlage im EPÜ, eine weitere Prüfung der Patentierbarkeit der anderen Ansprüche dieses Anspruchssatzes durchzuführen, da das Patent in der Fassung dieses Antrags sowieso nicht aufrechterhalten werden kann.

In Ermangelung einer rechtlichen Grundlage für eine weitergehende Prüfung kann die nach Hilfsantrag II formulierte Bedingung (d.h. dass die Kammer die gewährbaren Ansprüche des Hilfsantrags I nach einer entsprechenden Prüfung ermittelt hat) zur Bestimmung seines Gegenstands, d.h. eines konkreten Anspruchsatzes, auf dessen Grundlage das Patent aufrecht erhalten werden kann, nicht eintreten. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass eine Bedingung, die von innerprozessualen Umständen abhängt, zulässig sei, greift somit jedenfalls im vorliegenden Fall nicht, da die Kammer im Rahmen ihrer Prüfung weder zu einem gewährbaren Anspruch gelangte noch eine rechtliche Verpflichtung besteht, die Prüfung einzelner Ansprüche des Anspruchssatzes des ersten Hilfsantrags so lange fortzusetzen, bis sich ein gewährbarer Anspruch findet, der dann als Grundlage für einen konkreten - jedoch noch auszuformulierenden - Anspruchssatz eines Hilfsantrags II von der Beschwerdeführerin verwendet werden könnte.

5.1.3 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass ein in den Mitgliedstaaten allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz bestehe, wonach eine Bedingung, die von innerprozessualen Umständen abhängt, zulässig sei, war mangels Entscheidungsrelevanz daher nicht weiter zu untersuchen.

5.2 Die Beschwerdeführerin hat zudem argumentiert, dass - sofern ein entsprechender Antrag nicht als zulässig erachtet würde - dies nachteilige Konsequenzen für eine ökonomische Verfahrensführung hätte, da dann eine große Anzahl von Hilfsanträgen mit permutierten Anspruchssätzen einzureichen wären. Dieses Argument ist allerdings für die Bestimmung des konkreten Gegenstands von Hilfsantrag II irrelevant und somit für die Frage der Zulässigkeit desselben nicht entscheidungswesentlich. Dennoch möchte die Kammer hierzu bemerken, dass die Frage der Zulässigkeit dieser "großen Anzahl von Hilfsanträgen" dann jedoch insbesondere unter den Gesichtspunkten der Verfahrensökonomie und der Konvergenz zu prüfen wäre.

5.3 Auch die in T 937/00 getroffene Aussage, wonach die Einspruchsabteilung zum Zwecke eines ökonomischen Verfahrens bei Vorliegen von mehreren unabhängigen Ansprüchen so viele wie vernünftig möglich behandeln sollte, kann hier zu keiner anderen Beurteilung führen. Im Gegensatz zum Einspruchsverfahren schließt sich an das Beschwerdeverfahren kein anderes Verfahren an, bei dem eine sachliche Überprüfung der durch die Beschwerdekammer jeweils getroffenen Entscheidung hinsichtlich der Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ einzelner unabhängiger Ansprüche vorgesehen wäre. Demnach kann das von der Kammer in T 937/00 angenommene Szenario, wonach es bei einer großen Anzahl von unabhängigen Ansprüchen zu einem unendlichen Hin und Her der Sache zwischen Einspruchsabteilung und Beschwerdekammer kommen könnte, wenn die Abteilung ihre Entscheidung jeweils nur hinsichtlich eines einzigen unabhängigen Anspruchs begründet, hier gar nicht eintreten.

5.4 Die Kammer hatte daher keine Veranlassung, von ihrer vorläufigen Beurteilung abzuweichen. Der Hilfsantrag II wurde daher nicht ins Verfahren zugelassen.

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10. Da keiner der Anträge der Beschwerdeführerin Erfolg hat, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

11. Nach Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückgezahlt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

12. Da der Beschwerde aus oben dargelegten Gründen nicht stattgegeben wird, war der Antrag auf Rückzahlung allein aus diesem Grund zurückzuweisen.

13. Darüber hinaus kam eine Zurückverweisung der Angelegenheit nach Artikel 11 VOBK nicht zur Anwendung, da kein Verfahrensfehler vorliegt, wie im folgenden ausgeführt.

13.1 Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin besteht der schwerwiegende Verfahrensfehler offenbar darin, dass keine ordnungsgemäße Beratung der Einspruchsabteilung stattgefunden habe, bei der alle Mitglieder gleichzeitig anwesend gewesen wären.

13.2 In ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hatte die Kammer bereits ausgeführt, dass sie in den behaupteten Umständen keinen wesentlichen Verfahrensfehler erkennt.

Es ist nämlich im EPÜ insbesondere nicht vorgeschrieben, wie lange eine Einspruchsabteilung beraten muss, um zu einer Entscheidung zu gelangen, was von der Beschwerdeführerin in ihrem Antwortschreiben und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer auch nicht weiter bestritten wurde.

Demnach ist z.B. denkbar, dass sich die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach einer der mündlichen Verhandlung vorausgegangenen Vorbesprechung durch den Vortrag der Parteien in der mündlichen Verhandlung in ihrer vorläufigen Auffassung bestätigt sahen. Eine Verständigung hierüber könnte zum Beispiel mittels Augenkontakt/Kopfnicken am Ende der Erörterung mit den Parteien erfolgen.

Sowohl die Dauer als auch die Form der Beratung zwischen den Mitgliedern einer Einspruchsabteilung hängt vom Umfang und von der Komplexität der im konkreten Fall zu beratenden Themen ab. Hierbei spielt auch der Grad der Vereinbarkeit möglicherweise divergierender Auffassungen der Mitglieder der Abteilung eine wesentliche Rolle.

13.3 Die Beschwerdeführerin begründet die Notwendigkeit oder Pflicht einer ausführlichen Beratung der Einspruchsabteilung auf Grundlage der Richtlinien für die Prüfung E-II, 8.11 und des Artikels 19 (1) VOBK.

13.3.1 Letzterer findet Anwendung in den Verfahren vor der Beschwerdekammer und hat daher keine Wirkung auf das Verwaltungsverfahren vor der Einspruchsabteilung. Darüber hinaus regelt er hinsichtlich der Beratungen auch nichts, was die Argumentation der Beschwerdeführerin stützen könnte. Im Gegenteil, nach Satz 1 dieser Bestimmung sind Beratungen dann erforderlich, wenn sich nicht alle Mitglieder einig sind. Damit besteht vor der Beschwerdekammer grundsätzlich die Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen, nachdem sich die Mitglieder der Kammer lediglich kurz darüber vergewissert haben, einer Meinung zu sein.

13.3.2 Auch unter Berücksichtigung des zitierten Abschnitts der Richtlinien, E-II, 8.11, kann die Kammer nicht erkennen, dass die Form oder Länge der Beratung einer Einspruchsabteilung in einer mündlichen Verhandlung festgeschrieben wäre. Dieser Abschnitt betrifft die Schließung der mündlichen Verhandlung. Obwohl sich darin kein entsprechender Hinweis findet, kann davon ausgegangen werden, dass die zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens - nämlich nach Abschluss der Erörterungen mit den Parteien - "gegebenenfalls" durchzuführende Beratung, die also offenbar auch zu diesem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht zwingend vorgeschrieben ist (was der Ausdruck "gegebenenfalls" nahelegt), auch für Zwischenergebnisse im Laufe der Verhandlung Anwendung findet und in der Regel auch so praktiziert wird. Verpflichtend einzuhaltende Vorschriften für Beratungen der Abteilungen ergeben sich daraus nach Auffassung der Kammer aber nicht.

13.4 Aber auch die behaupteten Umstände selbst lassen keinen schwerwiegenden Verfahrensfehler erkennen.

13.4.1 Grundlage für die Beurteilung der Kammer, ob im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin behaupteten Umstände ein Verfahrensfehler vorliegt, bildet die von der Einspruchsabteilung angefertigte Niederschrift über die mündliche Verhandlung. Da die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung keine Protokollberichtigung beantragt hat, geht die Kammer davon aus, dass die Niederschrift den tatsächlichen Ablauf der Verhandlung wiedergibt. Da die Mitglieder der Kammer an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung selbst nicht teilgenommen haben, kann die Kammer sowieso weder über die Richtigkeit der Niederschrift entscheiden, noch kann sie feststellen, ob wesentliche Erklärungen der Parteien in der Niederschrift fehlen.

Auch über eine Ergänzung der Niederschrift durch Aufnahme angeblich fehlender Parteienerklärungen kann die Beschwerdekammer daher nicht entscheiden.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass die auf Seite 2 unter Punkt 3 des erstinstanzlichen Protokolls der mündlichen Verhandlung erwähnte Rüge der Einsprechenden unvollständig wiedergegeben worden sei, ist im Hinblick auf das Fehlen eines Antrags auf Protokollberichtigung vor der Einspruchsabteilung daher unbeachtlich. Es wurde zudem nicht vorgetragen, welche konkreten Elemente der Rüge im Protokoll nicht wiedergegeben wurden. Die Beschwerdekammer versteht den Vortrag der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren in der Weise, dass der behauptete Umstand, dass die Mitglieder der Einspruchsabteilung während der Unterbrechung der Verhandlung zur Beratung nicht ständig alle gleichzeitig im Verhandlungssaal anwesend gewesen seien, als im Protokoll fehlend erachtet wird. Demnach wird die für eine angemessene Beratung zu geringe Dauer der gleichzeitigen Anwesenheit der Mitglieder der Einspruchsabteilung gerügt. Im Übrigen ist hierzu zu bemerken, dass eine Unterbrechung der Verhandlung für eine Beratung sowie die anschließende Fortsetzung der Verhandlung, im Sinne der für die Parteien erkennbaren Beendigung der Beratungspause, ohne eine Mindestdauer der Anwesenheit aller Mitglieder der Abteilung in der Praxis kaum vorstellbar ist und diesbezüglich jedenfalls ein detaillierter Tatsachenvortrag erforderlich gewesen wäre.

13.4.2 Gemäß Punkt 3 der Niederschrift wurde die Verhandlung von 10:05 bis 10:15 zur Beratung unterbrochen. Danach verkündete der Vorsitzende die Meinung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Neuheit von Anspruch 1. Im nächsten Absatz wird eine Rüge der Patentinhaberin wiedergegeben: "Der Patentinhaber unterstellte, daß man an der von der Einspruchsabteilung benötigten kurzen Pause erkennen könne, daß die Einspruchsabteilung bezüglich der mangelnden Neuheit des Hauptantrags eine vorgefaßte Meinung gehabt habe."

Daraus ergibt sich, dass offensichtlich eine Beratung der Einspruchsabteilung stattgefunden haben muss, da sich die Rüge auf die Dauer der Pause und nicht auf das komplette Fehlen einer Beratung bezieht.

Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Abwesenheiten der Mitglieder während der Unterbrechung der mündlichen Verhandlung lässt keinen anderen Schluss zu, da selbst dadurch nicht ausgeschlossen wird, dass sich die Mitglieder anderweitig verständigt haben (siehe oben Punkt 13.2). Die Kammer erachtete aus diesem Grund die Einvernahme der angebotenen Zeugen als nicht erforderlich.

13.4.3 Darüber hinaus steht auch der Auszug der parteiseitigen Mitschrift im Einklang mit der amtsseitigen Niederschrift. In der Mitschrift der Beschwerdeführerin findet sich hierzu nämlich folgende Notiz:

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

Auch hier ist vermerkt, dass die Patentinhaberin PI die "Beratung sehr kurz" beurteilte und deshalb die Vermutung über eine "vorgefasste Meinung" äußerte. Zudem kann den handschriftlichen Notizen auch nicht entnommen werden, dass die Mitglieder der Einspruchsabteilung zu keiner Zeit gleichzeitig im Verhandlungssaal anwesend gewesen sind. Aus dem behaupteten Umstand, dass die Mitglieder der Einspruchsabteilung - wie in der Mitschrift angedeutet - nacheinander den Raum verlassen haben, folgt auch nicht, dass diese zu keiner Zeit gemeinsam anwesend gewesen sind. Zudem, wie oben ausgeführt, kann auch eine relativ kurze Zeitspanne bereits genügen, um zu einer Entscheidungsfindung zu gelangen.

Beiden Zusammenfassungen der Ereignisse ist also in Übereinstimmung zu entnehmen, dass eine Beratung stattgefunden hat, diese aber in den Augen der beschwerdeführenden Patentinhaberin relativ kurz war.

13.4.4 Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass aus einem Vergleich des schriftlichen Vortrags der beschwerdeführenden Patentinhaberin (Schreiben eingegangen am 25. Juli 2009 und datiert auf den 20. Mai 2009, sowie Schreiben eingegangen am 3. November 2011 und datiert auf den 26. Juli 2011) und dem Protokoll der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren auch nicht unmittelbar erkennbar ist, dass sich in der Verhandlung völlig neue Argumente/Sachverhalte ergeben hätten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass keines der Mitglieder der Einspruchsabteilung eine weitere Beratung für notwendig gehalten hat und sie sich ihrer Übereinstimmung gegenseitig schnell versichert haben. Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich auch nicht vorgetragen, welche neuen Sachverhalte in der mündlichen Verhandlung behandelt worden wären, die von den Mitgliedern der Einspruchsabteilung vorher nicht hätten berücksichtigt werden können und eine längere Beratung erforderlich gemacht hätten. Die Beschwerdeführerin hat ebenfalls nicht behauptet, dass in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argumente in der Entscheidung nicht berücksichtigt worden seien.

13.5 Die Kammer hatte daher keine Veranlassung von ihrer vorläufigen Beurteilung der behaupteten Umstände, wie im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung ausgeführt, abzuweichen. Es konnte demnach kein erstinstanzlicher Verfahrensfehler festgestellt werden. Demnach würde eine Rückzahlung der Beschwerde nicht der Billigkeit entsprechen (vgl. Regel 103 (1) a) EPÜ), sodass der Antrag im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer auch aus diesem Grund zurückzuweisen war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.