T 1783/12 - Appeal inadmissible

Key points

• In this the opposition was not rejected as inadmissible, as requested by the patentee. The patent was maintained in amended form based on the highest-ranking claim request at the end of the oral proceedings (i.e. the patentee had withdrawn the request to maintain the patent as granted during the oral proceedings, after a negative opinion of the OD regarding novelty). 
• The patentee appeals, but the appeal is held inadmissible. In appeal, the patentee defended the claims as granted. It did not argue anymore that the opposition was inadmissible. 
• The Board therefore finds that at the time of filing the Statement of grounds, the request to reject the appeal as inadmissible, was not substantiated, whereas the request to maintain the patent as granted, was not based on an appeal in the sense of Article 107 EPC. Therefore, the appeal is inadmissible. 

EPO T 1783/12 -  link

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde der Patentinhaberin

1.1 Nach Artikel 107 EPÜ ist jeder Verfahrensbeteiligte, der durch die Entscheidung beschwert ist, dazu berechtigt, Beschwerde einzulegen. Eine Beschwer liegt vor, wenn die Entscheidung hinter dem Begehren dieses Verfahrensbeteiligten zurückbleibt, ihm also weniger zugesprochen wurde, als er beantragt hatte (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Auflage 2016, IV.E.2.4.2).

1.2 Der der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegende Hauptantrag, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, wurde von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin war demzufolge in Bezug auf diesen prozeduralen Aspekt beschwert.

1.2.1 In ihrer Beschwerdeschrift erklärte die Beschwerdeführerin zunächst, dass die Beschwerde unter anderem gegen diesen prozeduralen Aspekt der angefochtenen Entscheidung gerichtet sei. Allerdings wurde in der Beschwerdebegründung nicht dargelegt, aus welchen Gründen dieser Aspekt der Entscheidung aufzuheben sei, entgegen den Anforderungen von Regel 99(2) EPÜ. Die Beschwerdebegründung befasst sich nämlich ausdrücklich und ausschließlich mit den Gründen, weshalb das Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten sei. Es wird konkret dargelegt, weshalb nach Ansicht der Beschwerdeführerin das erteilte Patent die Erfordernisse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfülle. Auf die unter Punkt 10 der Entscheidung erwähnten Gründe, wonach der Einspruch als zulässig befunden wurde, geht die Beschwerdebegründung jedoch mit keinem Wort ein.

1.2.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass auch wenn die Beschwerdebegründung keine explizite Begründung hinsichtlich der Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs enthalte, so sei dennoch eine implizite Begründung aufgrund der Diskussion der Offenbarung einiger der erwähnten Dokumente des Standes der Technik gegeben.

Die Kammer teilt diese Auffassung jedoch nicht. Die in der Beschwerdebegründung vorgebrachte Diskussion der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der erteilten Patentansprüche erlaubt keine konkreten impliziten Rückschlüsse auf die erstinstanzlich beanstandete Unvollständigkeit der Einspruchsschrift. Ferner geht aus der Beschwerdebegründung auch nicht klar hervor, inwiefern die erstinstanzliche Entscheidung zu diesem Punkt nicht zutreffend sein soll. Ausdrückliche und spezifische Argumente hierzu sind daher entgegen den Erfordernissen von Regel 99(2) EPÜ in der Beschwerdebegründung nicht enthalten.

1.2.3 Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass die Anfechtung der Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, nicht begründet ist (Regel 99(2) EPÜ).

1.3 Neben diesem prozeduralen Antrag hatte die Patentinhaberin während des erstinstanzlichen Verfahrens als Hilfsantrag zunächst die Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang beantragt. Dieser Hilfsantrag wurde jedoch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von der Patentinhaberin zurückgenommen und durch den Antrag ersetzt, das Patent in geändertem Umfang gemäß dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 aufrecht zu erhalten (siehe Punkt 9 des Protokolls der mündlichen Verhandlung). Demzufolge wurde in der angefochtenen Entscheidung nur über letzteren Hilfsantrag 1 entschieden (Punkte 11.3 bis 14), und zwar zu Gunsten der Patentinhaberin.

1.3.1 Die Patentinhaberin hat folglich im erstinstanzlichen Verfahren materiellrechtlich nicht mehr beantragt als die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung stattgegebenen Fassung gemäß Hilfsantrag 1 (obiger Punkt II). Somit ist ihr materiellrechtlich genau das zugesprochen worden, was sie beantragt hatte.

1.3.2 Der Umstand, dass der höherrangige prozedurale Antrag, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen wurde, präjudiziert nicht die davon unabhängige materiellrechtliche Entscheidung der Aufrechterhaltung des Patents. Ein zulässiger Einspruch ist für die Anfechtung der Aufrechterhaltung des Patents eine notwendige, jedoch keine hinreichende Vorraussetzung. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass der Einspruch zulässig ist, stellt folglich keine Beschwer hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Patents (in welchem Umfange auch immer) dar.

1.3.3 Die Beschwerdeführerin erläuterte vor der Kammer, dass während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung der Neuheitseinwand gegen den erteilten Anspruch 11 diskutiert worden sei, wonach dieser Anspruch durch den eingeschränkteren Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 ersetzt worden sei. Mit der Rücknahme des Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung sei nur beabsichtigt gewesen, den Arbeitsaufwand für die Einspruchsabteilung möglichst gering zu halten. Aus Absatz 11.3 der angefochtenen Entscheidung gehe jedoch hervor, dass die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über den erteilten Anspruch 11 getroffen habe.

Letztere Einschätzung teilt die Kammer nicht. Besagter Absatz 11.3 der angefochtenen Entscheidung erwähnt in einem einzigen Satz, dass der in der mündlichen Verhandlung eingeschränkte Hilfsantrag 1 durch den Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit veranlasst und daher nach Regel 80 EPÜ zulässig sei. Die Kammer vermag in dieser Feststellung eindeutig keine begründete Entscheidung über die Neuheit des zurückgenommenen erteilten Anspruchs 11 erkennen. Im Übrigen hätte die vermeintlich getroffene endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung die erst danach erfolgte Rücknahme des Antrags auch gar nicht gestattet.

1.3.4 Aus den genannten Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass hinsichtlich des materiellrechtlichen Antrags der Aufrechterhaltung des Patents in erteiltem Umfange keine Beschwer im Sinne von Artikel 107 EPÜ vorliegt.

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass zum gemäß Artikel 108 EPÜ maßgeblichen Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdebegründung: a) die Anfechtung der Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, nicht begründet war und b) dem materiellrechtlichen Antrag, das Patent in erteiltem Umfange aufrecht zu erhalten, keine Beschwer im Sinne von Artikel 107 EPÜ zu Grunde lag. Demnach ist die Beschwerde unzulässig. Folglich bleiben Anträge unberücksichtigt, die später als zum Zeitpunkt der Beschwerdebegründung eingereicht wurden, insbesondere der (von der Einspruchsabteilung stattgegebene) Hilfsantrag, das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 9. Mai 2012 eingereichten Hilfsantrags 1 aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.