T 1296/13 - Non-working embodiments

Key points

• The literal claim wording encompasses embodiments which do not provide the invoked technical effect. The Board rejects the argument of the proprietor, that such embodiments are excluded in view of the description. Article 69 EPC does not help for inventive step.
• Because the claim wording allows for embodiments that do not provide the invoked technical effect, that effect is not acknowledged. The objective technical problem is therefore providing alternative formulations.

EPO T 1296/13 - link

3.4 Gemäß Patentinhaber besteht die objektive technische Aufgabe darin, ein absorbierendes Polymerisat bereitzustellen, welches eine vorteilhafte Kombination aus Retention und Permeabilität, nämlich einen TB Wert von mindestens 25 und einen SFC-Wert von mindestens 30, aufweist. Es wird vom Patentinhaber jedoch anerkannt, dass diese Aufgabe nur dann gelöst wird, wenn das Polymerisat unter gleichzeitiger Anwesenheit der Komponenten e) (1,3-Dioxolan-2-on) und f) (Aluminiumsalz) oberflächennachvernetzt wurde. Dies wird auch durch Absatz [0064] und Vergleichsbeispiel 14 des Streitpatents bestätigt. In diesem Vergleichsbeispiel wird das kommerzielle Produkt Favor**(®) SXM 6860, welches bereits mit organischem Oberflächennachvernetzer nachvernetzt ist, in einem nachgelagerten Schritt zusätzlich mit Aluminiumsulfat nachvernetzt. Das so erhaltene Produkt weist einen sehr niedrigen SFC-Wert von 15 auf und löst somit die vom Patentinhaber formulierte Aufgabe nicht.

3.5 Vom Patentinhaber wurde argumentiert, dass solche, die von ihm genannte Aufgabe nicht lösende Ausführungsformen, d. h. Produkte die sequentiell zuerst mit 1,3-Dioxolan-2-on (Komponente e)) und dann mit Aluminiumsalz (Komponente f)) oberflächennachvernetzt wurden, nicht unter den Wortlaut des Anspruchs 1 fielen. Diesem Argument kann sich die Kammer nicht anschließen. Anspruch 1 verlangt nur, dass mit Komponente e) und f) beschichtet und nachvernetzt worden ist. Dies schließt Ausführungsformen ein, bei denen zuerst mit Komponente e) beschichtet und nachvernetzt wird und erst anschließend das so erhaltene Produkt mit Komponente f) einem zweiten Beschichtungs- und Nachvernetzungsschritt unterzogen wird.

Vom Patentinhaber wurde zusätzlich noch vorgebracht, dass auf der Grundlage des Absatzes [0064] der Beschreibung des Streitpatents Anspruch 1 dahingehend beschränkend auszulegen sei, dass mit beiden Komponenten e) und f) beschichtet und dann nachvernetzt wird. Auch diesem Argument kann sich die Kammer nicht anschließen. Insbesondere liefert Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll keine Grundlage dafür, Ausführungsformen aus einem Anspruch auszuschließen - vorliegend die sequentielle Oberflächennachvernetzung mit organischem Oberflächennachvernetzer und anschließend mit Aluminiumsalz - die unter den Wortlaut des Anspruchs fallen (T 223/05, Schlagwort und Punkt 3.5).

Somit umfasst Anspruch 1 Ausführungsformen, die die vom Patentinhaber genannte Aufgabe nicht lösen. Daher muss die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll als die Bereitstellung eines alternativen absorbierenden Polymerisats definiert werden.