T 1150/11 - Reverting to granted claims

Key points

• The Board confirms as established case law that the patentee may revert from a main request back to the claims as granted, during opposition procedures. Filing a main request before the OD is no surrender of parts of the patented subject-matter.

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Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Verfahrensanträge

2.1 Die Beschwerdeführerin hatte beantragt, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück zu verweisen, da diese die angefochtene Entscheidung auf der Grundlage der erteilten Ansprüche getroffen habe. Die Patentinhaberin habe jedoch bereits während des Einspruchsverfahrens durch Vorlage eines eingeschränkten Hauptantrages auf die erteilte Fassung verzichtet.

2.2 Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdegegnerin während des Einspruchsverfahrens mit Schriftsatz vom 27. Mai 2009 einen gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkten Antrag gestellt, diesen jedoch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zum Hilfsantrag gemacht und als Hauptantrag das Patent in seiner erteilten Fassung verfolgt. Ein Verfahrensmissbrauch durch die Patentinhaberin ist nicht erkennbar und wurde im Einspruchsverfahren auch nicht gerügt. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bedeuten zwischenzeitliche Einschränkungen des Patentbegehrens keinen ausdrücklichen Verzicht auf Teile des Patents, sondern sind nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das Patent gegenüber Einwänden abgrenzen sollen (siehe z.B. die Entscheidungen T 123/85, ABl. EPA 1989, 336, insbesondere Punkte 3.1.1 und 3.1.2 der Gründe; T 296/87, ABl. EPA 1990, 195, Punkt 2 der Gründe).

Die Kammer sieht keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Die Beschwerdegegnerin konnte während des gesamten Einspruchsverfahrens das Patent in seiner erteilten Fassung verteidigen. Die Einspruchsabteilung hat folglich über einen rechtmäßig im Verfahren befindlichen Antrag entschieden. Somit ist dieser Antrag im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

2.3 Deshalb kann dieser Einwand der Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung nicht rechtfertigen. Auch ihr hilfsweise gestellter Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage der damaligen eingeschränkten Ansprüche ist daher abzulehnen.