T 2441/18 - Search fee refund appeal

 Key points

• The applicant filed an appeal against the interlocutory decision of the Examining Division to not refund three paid additional search fees. The decision was made separately appealable by the Examining Divisional. The application was a Euro-direct application, not a Euro-PCT application.
• The Board finds that claim 1 is novel over D1 and the other claims are novel over D1 as well because of the same feature that is not taught in D1.
• The claims therefore have unity of invention: “Somit kann die einzige allgemeine erfinderische Idee, die der Anmeldung zugrunde liegt, nicht als durch den zitierten Stand der Technik vorweggenommen angesehen werden und die Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) des beanspruchten Gegenstands liegt vor.”
• The Examining Division has taken no action during the course of the appeal (three years), in line with GL E-X,3 noting that: “The [first instance] proceedings must be suspended until the decision has become final”
• There is no refund of the appeal fee.

T 2441/18 - 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t182441du1.html

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentanmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung, dem Antrag nach Regel 64(2) EPÜ, drei zusätzlich entrichtete Recherchegebühren nach einem Einwand nach Art. 82 EPÜ zurückzuerstatten, nicht stattzugeben.

II. Die Patentanmeldung ist auf ein Galvanisierverfahren gerichtet.

Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Herstellen eines gehärteten Formteils mit den Schritten: [...]

IV. Die Rechercheabteilung erhob einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Anmeldung (Artikel 82 EPÜ) und lud die Anmelderin ein, 5 weitere Recherchegebühren zu bezahlen.

Sie argumentierte, der Oberbegriff des Anspruchs 1 sei in der D1, Abs. [0029]-[0031] offenbart und der kennzeichnende Teil ginge implizit aus Abs. [0032] hervor. Damit wäre der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu. Die abhängigen Ansprüche würden 6 Gruppen bilden, die 6 potentielle Erfindungen repräsentierten. Die Vorrichtungsansprüche wurden analog zu den Verfahrensansprüchen aufgeteilt und den entsprechenden Gruppen zugeordnet.

V. Die Beschwerdeführerin bezahlte daraufhin unter Protest drei zusätzliche Recherchegebühren.

VI. Nach einem Antrag nach Regel 64(2) EPÜ, drei Recherchegebühren zu erstatten, bestätigte die Prüfungsabteilung die Auffassung der Rechercheabteilung und erließ die angefochtene Zwischenentscheidung.

VII. Die in der Beschwerdebegründung von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

[..]

Entscheidungsgründe

1. Erstattung der Recherchegebühren

1.1 Der Oberbegriff des Gegenstands des Anspruchs 1 ist in der D1 in den Abs. [0029] bis [0031] offenbart.

1.2 Eine implizite Offenbarung muss die klare und unzweideutige Konsequenz von dem sein, was explizit offenbart ist. Das trifft im vorliegenden Fall für die Merkmale der D1, Absatz [0032] im Hinblick auf den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nicht zu.

1.3 Die D1 betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines elektrolytisch bzw. galvanisch beschichteten, vergüteten Stahlblechteils, wobei zum Vermeiden von Wasserstoffversprödung das Stahlblechteil wärmebehandelt wird (Abs. [0005]-[0009]). In Abs. [0031] wird erwähnt, dass das Stahlblechteil in einer Elektrolytlösung im Tauchbad verzinkt wird.

1.3.1 Für ein galvanisches Tauchbad ist zumindest eine Anode damit zwar implizit offenbart, aber sie ist kein Hilfselement, da es ihr Fehlen unmöglich macht, den Galvanisierungsprozess durchführen zu können. Auch andere Elemente des Galvanisierungsprozesses, die zwingend vorhanden sein müssen, sind prozesswesentlich und entsprechend keine Hilfselemente. Umgekehrt sind Elemente, die für einen erfolgreich durchgeführten Galvanisierungsprozesses nicht unabdingbar sind, als Hilfselemente anzusehen. Wenn daher Hilfselemente in der D1 weder explizit offenbart sind, noch eine zwingende Konsequenz der explizit offenbarten Merkmale sind, kann nicht zweifelsfrei und eindeutig auf ihr Vorhandensein geschlossen werden.

Somit sind Hilfselemente im Sinne des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht als in der D1 offenbart anzusehen.

1.3.2 Dass der Satz auf Seite 7, Zeile 5 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung, wie von der Prüfungsabteilung argumentiert, elektrisch leitende Hilfselemente als Alternative zu allen im Prozess vorhandenen Anoden darstellt, ist nicht ersichtlich. Somit ist auch im Hinblick auf die Seite 7, Zeile 5 der Beschreibung eine Anode kein Hilfselement.

1.3.3 Die oben genannten Gründe treffen in analoger Weise auch zu, insoweit der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einen stromlosen Beschichtungsprozess im Tauchbad mit einer Elektrolytlösung gerichtet ist und deshalb, prinzipbedingt, Elektroden fehlen.

1.3.4 Auf den Vorrichtungsanspruch treffen die oben genannten Gründe entsprechend zu.

1.4 Aus analogen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch in der D3, insbesondere aus den im ESOP benannten Abs. [0044]-[0046] sowie [0054]-[0056] und Abb. 5 nicht offenbart oder aus ihr ableitbar.

1.5 Die D2 ist eine nationale Patentanmeldung desselben Anmelders. Sie wurde zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung veröffentlicht. Die D2 beschreibt das elektrolytische Beschichten (Abs. [0028]) von Blechformteilen, wobei ein Hilfssystem (Fig.2A und 2B; Abs. [0054]), wie z.B. ein Kettenförderer (Abs. [0028]), die Blechformteile durch das Tauchbad relativ zu Düsen für ausströmende Elektrolytlösung für einen gleichmäßigen Schichtaufbau bewegt (Abs. [0054]).

1.5.1 Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass die Priorität nicht gültig in Anspruch genommen worden wäre. Daher gilt die D2 als nachveröffentlicht.

1.6 Somit kann die einzige allgemeine erfinderische Idee, die der Anmeldung zugrunde liegt, nicht als durch den zitierten Stand der Technik vorweggenommen angesehen werden und die Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) des beanspruchten Gegenstands liegt vor.

2. Erstattung der Beschwerdegebühr

Die volle Erstattung der Beschwerdegebühr kommt gemäß Regel 103(1)(a) EPÜ in Frage, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

[...]