T 0795/19 - Appeal fee refund

 Key points

• Both the patentee and the opponent appealed. The Board concludes that the patentee has shown that the impugned decision is incorrect in finding claim 1 as granted to be not novel and decides to not admit the opponent's inventive step attack such that the patent is to be maintained as granted. The opponent had withdrawn its request for oral proceedings within one month from the preliminary opinion. Hence, oral proceedings are not necessary. The appeal fee is to be refunded at 25% to the opponent. 
• The question is whether the patentee also gets a 25% refund because T0488/18 held that Rule 103(4)(c) does not require that the appellant withdraws its own request for oral proceedings.  In that case, the Board found that the appellant got the partial refund because the respondent (not the appellant) withdrew their request for oral proceedings.
• The present Board follows T0777/15 in finding that a party who withdraws its own request for oral proceedings, is given the partial refund. 
•  Moreover, it is not enough that patentee's request for oral proceedings is mooted by patentee's main request being allowable.
  
  
• The opponent's request for remittal is held inadmissible (is disregarded) under Article 13(2) RPBA already on the ground that opponent had not indicated any exceptional circumstances for filing that request late.
• “Die Einsprechende hat es entgegen der Erfordernisse des Artikels 13 (2) VOBK 2020 versäumt, zu einem Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die eine Änderung ihres Beschwerdebegehrens rechtfertigen könnten, vorzutragen, so dass der Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung bereits deshalb unberücksichtigt zu bleiben hat.”

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten jeweils frist- und formgerecht Beschwerde gegen die auf den 14. Januar 2019 datierte Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit welcher das europäische Patent 2 536 442 unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.

II. Der Einspruch richtete sich gegen das Streitpatent im gesamten Umfang und stützte sich auf Artikel 100 a) und 54 EPÜ (Neuheit).

III. In einer auf den 5. Februar 2021 datierten Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtlage mit, wonach die Beschwerde der Patentinhaberin voraussichtlich erfolgreich sein dürfte.

IV. Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2020 verzichtete die Einsprechende auf eine Durchführung der von ihr hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung und stimmte einer Fortsetzung des Verfahrens als schriftliches Verfahren zu.

[...]

3.5 Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit der Unteransprüche ist daher gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Verfahren nicht zu berücksichtigen.

3.6 Entsprechend ist der Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung, um die Prüfung des Einspruchs im Umfang der mangelnden erfinderischen Tätigkeit der Unteransprüche des Hauptantrags fortzusetzen, unbegründet.

3.7 Unabhängig davon wurde der Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung erstmalig mit dem auf den 19. März 2021 datierten Schriftsatz und damit nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2020 vorgelegt. Die Einsprechende hat es entgegen der Erfordernisse des Artikels 13 (2) VOBK 2020 versäumt, zu einem Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die eine Änderung ihres Beschwerdebegehrens rechtfertigen könnten, vorzutragen, so dass der Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung bereits deshalb unberücksichtigt zu bleiben hat.

4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

4.1 Die Einsprechende hatte ihren Antrag auf mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 25. Februar 2021 und damit innerhalb eines Zeitraums von einem Monat nach der auf den 5. Februar 2021 datierten Mitteilung der Beschwerdekammer zurückgenommen.

4.2 Die Entscheidung der Kammer ergeht nunmehr im schriftlichen Verfahren, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, siehe dazu auch Punkt 1. oben.

4.3 Die Vorraussetzungen der Regel 103 (4)(c) EPÜ für eine Zurückzahlung von 25% der von der Einsprechenden gezahlten Beschwerdegebühr liegen damit vor.

4.4 Es bestehen dagegen keine Gründe dafür, dass nach Regel 103 (4) c) EPÜ auch eine Zurückzahlung von 25% der von der Patentinhaberin gezahlten Beschwerdegebühr anzuordnen wäre.

4.5 Die Kammer sieht für den vorliegenden Fall durchaus eine Ähnlichkeit zu dem Sachverhalt der Entscheidung T 488/18. Die Kammer folgt jedoch nicht den Erwägungen der T 488/18, sondern teilt vielmehr die in Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe T 755/15 dargestellte Auffassung, dass Regel 103 (4) c) EPÜ so zu verstehen ist, dass die dortige Regelung einem Beteiligten, der zunächst eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt hatte, einen Anreiz bietet, einen solchen Antrag in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens zu überdenken, und eine teilweise Rückerstattung der Beschwerdegebühr an diesen Beteiligten vorsieht für den Fall, dass er seinen früheren Antrag aufgibt.

4.6 Die Kammer ist davon überzeugt, dass ein Beteiligter, der sich gegenüber dem von Regel 103 (4) c) EPÜ gebotenen Anreiz passiv verhält, nicht von einer Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufgrund der aktive Vorgehensweise eines anderen Verfahrensbeteiligten profitieren kann. Das mit Regel 103 (4) c) EPÜ geschaffene Gebührenerstattungssystem setzt vielmehr nach Überzeugung der Kammer grundsätzlich voraus, dass der von einer anteiligen Rückzahlung der Beschwerdegebühr nutznießende Beteiligte selber durch eine Verfahrenshandlung aktiv dazu beigetragen hat, dass von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden konnte.

4.7 Der Umstand, dass ein gestellter Antrag auf hilfsweise mündliche Verhandlung deshalb prozessual nicht wirksam ist, weil, wie im vorliegenden Fall, die Patentinhaberin bereits mit ihrem Hauptantrag, also einem höherrangigen Antrag, erfolgreich ist, kann keinen solchen aktiven Beitrag darstellen.

4.8 In diesem Zusammenhang weist die erkennende Kammer darauf hin, dass sie in anderer Besetzung bereits grundsätzlich Einverständnis mit der in den Punkten 4.5 bis 4.6 dargestellten Auffassung gezeigt hat (vgl. dazu T 191/17, Punkt 7.7 der Entscheidungsgründe, und T 2698/17, Punkt 6.6 der Entscheidungsgründe).

4.9 Die Rücknahme auf Antrag auf mündliche Verhandlung durch die Einsprechende erlaubt daher keine anteilige Rückerstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 (4) c) EPÜ an die Patentinhaberin.

5. Weitere Hilfsanträge

Angesichts der oben dargestellten Entscheidungsgründe erübrigt sich eine Entscheidung zu den weiteren Hilfsanträge der Patentinhaberin.

6. Ergebnis

6.1 Die Patentinhaberin konnte in überzeugender Weise die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur mangelnden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wie erteilt darlegen. Ansprüche 1 und 7 wie erteilt sind zudem neu gegenüber dem Dokument A4.

6.2 Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit wird nicht im Verfahren berücksichtigt.

6.3 Der von der Einsprechenden hilfsweise gestellte Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung bleibt unberücksichtigt

6.4 Damit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und der Einspruch muss zurückgewiesen werden, was einer Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entspricht.

6.5 Die Voraussetzungen der Regel 103 (4) c) EPÜ liegen für die Einsprechende vor, weshalb die von der Einsprechenden gezahlte Beschwerdegebühr zu 25% zurückzuerstatten ist.

6.6 Die Vorraussetzung der Regel 103 (4) c) EPÜ liegen dagegen für die Patentinhaberin nicht vor, weshalb der Patentinhaberin keine anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr zusteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

2. Das Patent wird in unveränderter Form aufrechterhalten.

3. Die von der Einsprechenden gezahlte Beschwerdegebühr wird zu 25% zurückerstattet.