T 1422/17 - Internal prior art

 Key points

• During the oral proceedings before the  Board, the patentee submits for the first time that paragraph 3 of the patent concerns 'internal'  prior art that hence is to be disregarded for (novelty and) inventive step.
• I think it is as such established case law that the applicant (at least) may 'resile'  from the background prior art discussed in the patent application, CLBA I.C.2.7.
• The Board treats this act of resiling from the background prior art discussion in the patent, as an amendment of patentee's appeal case, which is not admitted under Art.13(2) RPBA 2020.
• “Insbesondere das von der Beschwerdegegnerin erstmals am Tag der mündlichen Verhandlung erstattete Vorbringen, dass das in Absatz 3 als bekannt gewürdigte Wissen gar nicht allgemein (sondern lediglich intern im Hause der Beschwerdegegnerin) bekannt gewesen sei, stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar.”
• The Board concludes that the claim at issues lacks inventive step over the acknowledged art in combination with D3.
• The auxiliary request, involving a combination of granted claims, filed after the preliminary opinion of the Board, is not admitted either. 

T 1422/17

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171422du1.html

3. In der Patentschrift anerkannter Stand der Technik


3.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann der in einer Anmeldung für die Formulierung der technischen Aufgabe angeführte und anerkannte Stand der Technik zum Ausgangspunkt für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemacht werden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Kapitel I.C.2.7).

3.2 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die Entscheidungen T 654/92 und T 211/06 geltend, dass man normalerweise davon ausgehen müsse, dass ein im Patent genannter Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht zu lassen sei. Dies überzeugt jedoch nicht. Die Entscheidung T 654/92 betraf einen im Patent genannten Stand der Technik, der nachweislich vor dem Prioritätstag des Patents nicht veröffentlichtes firmeninternes Wissen war (Gründe Nr. 4.1). Die Entscheidung T 211/06 betraf eine in einer Anmeldung enthaltene Offenbarung, von der sich ebenfalls herausstellte, dass sie kein Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ 1973 war, sondern firmeninterne Information (Gründe Nr. 3.3). Aus den in diesem spezifischen Kontext getroffenen Aussagen lässt sich nicht ableiten, dass prinzipiell nicht von im Patent als bekannt bezeichnetem Stand der Technik ausgegangen werden kann (wie dies der ständigen Rechtsprechung entspricht, s.o.). Diese Entscheidungen lassen sich auch deshalb nicht auf den vorliegenden Fall übertragen, da die neuen Angaben der Beschwerdegegnerin zum im Patent genannten Stand der Technik eine Änderung des Vorbringens im Beschwerdeverfahren darstellen, deren Zulassung den strikten Kriterien des hier anzuwendenden, in den damaligen Fällen noch gar nicht existierenden Artikels 13(2) der VOBK 2020 unterliegt.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat erstmalig in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass der in Absatz 3 der Patenschrift als bekannt gewürdigte Stand der Technik nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit verwendet werden könne, da es sich dabei um lediglich intern bekanntes Wissen handle.

3.4 Die Beschwerdegegnerin war der Ansicht, dass dieses Argument bereits auf Seite 16 ihrer Beschwerdebegründung ausgeführt worden sei. Die Kammer teilt diese Ansicht nicht. Dort wird lediglich gerügt, dass nicht erkennbar sei, "auf welchen im Streitpatent zitierten Stand der Technik sich die Einsprechende" berufe. Auf Seite 17 der Beschwerdeerwiderung wird zwar - jedoch in Zusammenhang mit der alternativen Angriffslinie "D7 + im Streitpatent zitierter Stand der Technik" - ausgeführt, dass "die Beschreibung des Standes der Technik im Streitpatent lediglich eine nachveröffentlichte subjektive Äußerung der Anmelderin (in Kenntnis der Erfindung)" darstelle, dass "zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf objektiv vorveröffentlichten Stand der Technik abzustellen" sei, und dass eine allgemeine Kombination der D7 mit im Streitpatent zitiertem Stand der Technik daher nicht zulässig sei. Dies stellt aber lediglich einen allgemeinen, grundsätzlichen Vorbehalt gegen die Verwendung von allen in einer Patentschrift als bekannt gewürdigten Tatsachen dar (siehe Punkt 3.2 oben). Es wird damit jedoch nicht ausgesagt, dass die im Patent, Absatz 3 als "bekannt" bezeichneten Tatsachen gar nicht allgemein bekannt gewesen wären, sondern lediglich intern, im Hause der Beschwerdegegnerin. Den genannten Textstellen kann somit nicht entnommen werden, dass - entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung - der im Streitpatent, Absatz 3 beschriebene Stand der Technik nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anzusehen sei (Entscheidungsgründe Nr. 17.1). Insbesondere das von der Beschwerdegegnerin erstmals am Tag der mündlichen Verhandlung erstattete Vorbringen, dass das in Absatz 3 als bekannt gewürdigte Wissen gar nicht allgemein (sondern lediglich intern im Hause der Beschwerdegegnerin) bekannt gewesen sei, stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar.

3.5 Gemäß den Bestimmungen in Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

3.6 In Ermangelung eines die späte Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin rechtfertigenden außergewöhnlichen Umstands lässt die Kammer diese Änderung des Beschwerdevorbringens in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK 2020 daher unberücksichtigt.