T 0054/16 - Repairing argumentation gaps in appeal

Key points

• The opponent files a new document in appeal. The question is whether the document is admissible.
• The Board: “Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte dem im Einspruchsverfahren unterlegenen Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben werden, die Lücken in seiner Argumentation durch Einreichung weiterer Beweise in der zweiten Instanz zu schließen (RdBK, 9. Auflage 2019, V.A.4.13.1.a).” 
• As a comment, it is good to have confirmed that this is still established case law.
•  In this case, the OD had concluded that neither D11 nor D12 were suitable as the closest prior art. D14 was filed to address this: “Daher sieht die Kammer die Einreichung der D14 als eine zulässige Reaktion der Beschwerdeführerin Einsprechenden auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung an, mit welcher sie Lücken in ihrer Argumentation zu schließen gedenkt.”

EPO T 0054/16 - link

3. Verspätetes Dokument D14

3.1 Das mit der Beschwerdebegründung als weiteres Beweismittel zur Frage der erfinderischen Tätigkeit erstmals genannte Dokument D14 ist verspätet und kann nur nach Ermessen der Kammer in das Verfahren zugelassen werden, Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12(4) VOBK.

3.2 Die Beschwerdegegnerin Patentinhaberin vertritt die Auffassung, dass D14 nicht zuzulassen sei, da es bereits der Einspruchsabteilung hätte vorgelegt werden können. Das Dokument sei schon während des Prüfungsverfahrens mit einer Eingabe Dritter eingereicht worden, und zudem bereits auf dem Deckblatt der Patentschrift vermerkt.

Das nicht im Recherchenbericht genannte Dokument D14 wurde der Prüfungsabteilung am 7. Dezember 2011 mit einer Eingabe Dritter übermittelt (dort A1 genannt), und die erfinderische Tätigkeit wurde ausgehend von diesem Dokument angegriffen. Die Eingabe Dritter wurde am 13. Dezember 2011 an die jetzige Beschwerdegegnerin übermittelt. Der Kammer ist bereits aus diesem Grunde nicht erfindlich, warum die erneute Vorlage der D14 mit der Beschwerdebegründung eine unbillige Überraschung der Beschwerdegegnerin darstellen sollte.

3.3 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte dem im Einspruchsverfahren unterlegenen Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben werden, die Lücken in seiner Argumentation durch Einreichung weiterer Beweise in der zweiten Instanz zu schließen (RdBK, 9. Auflage 2019, V.A.4.13.1.a). Im vorliegenden Fall konnten D11 und D12 laut der angegriffenen Entscheidung für den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit mangels eines optischen Sensors in D11 bzw. mangels LIP-Zonen in D12 nicht als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden (Entscheidungs-gründe, Punkte 3.1.2 und 3.2.2). Daher sieht die Kammer die Einreichung der D14 als eine zulässige Reaktion der Beschwerdeführerin Einsprechenden auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung an, mit welcher sie Lücken in ihrer Argumentation zu schließen gedenkt.

3.4 Im Verfahren vor den Beschwerdekammern können neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hoch relevant sind (RdBK, V.A.4.13.2). Die Kammer hatte daher daher zu prüfen, ob D14 diese Anforderungen erfüllt.