T 0656/16 - Bit-by-bit replying

Key points

• During the oral proceedings before the Board, the patentee files two auxiliary requests which address some but not all of the issues. These requests are not admitted.
• The Patentee then files a further auxiliary request. The Board does not admit this request either, because the Patentee's choice of addressing the Board's objections only bit by bit is not to be accepted by the Board for reasons of procedural economy, fairness and procedural justice.

EPO T 0656/16 -  link

6. Zulassung zum Verfahren - Hilfsanträge 8A, 8B, 8C

6.1 Die Vorlage der Hilfsanträge 8A, 8B erfolgte erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Diese verspätet vorgelegten Hilfsanträge stellen somit geändertes Vorbringen dar, dessen Zulassung nach Maßgabe der Erfordernisse des Artikels 13(1) und (3) VOBK erfolgt.

Gemäß einem von den Kammern häufig angewandten Ansatz werden erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge nur dann zugelassen, wenn sie u.a. eindeutig oder offensichtlich gewährbar sind, d.h. für die Kammer muss ohne großen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich sein, dass die vorgenommenen Änderungen den aufgeworfenen Fragen erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen Anlass zu geben (RdBK, 8. Auflage 2016, IV.E.4.2.5).

6.2 Diese Bedingung ist im Falle der Hilfsanträge 8A und 8B nicht erfüllt:

Somit tragen diese Änderungen nicht allen aufgeworfenen Fragen unter Artikel 76(1) EPÜ erfolgreich Rechnung, so dass die geänderten Ansprüche 1 der Hilfsanträge 8A und 8B nicht eindeutig gewährbar im obigen Sinne sind. Daher entschied die Kammer in der mündlichen Verhandlung, die Hilfsanträge 8A und 8B in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13(3) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

6.3 Nach der Nicht-Zulassung der beiden Hilfsanträge 8A und 8B reichte die Beschwerdegegnerin-Patentinhaberin einen weiteren Hilfsantrag 8C ein. Im Hinblick auf den Hilfsantrag 8C gilt, dass der Beschwerdegegnerin bereits mit der Vorlage der Hilfsanträge 8A und 8B Gelegenheit gegeben worden ist, die bereits vor der Vorlage dieser Anträge geäußerten Bedenken der Kammer im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Anträge auszuräumen. Diese Gelegenheit hat die Beschwerdegegnerin bewusst nicht genutzt und es vorgezogen, den von der Kammer geäußerten Bedenken nur scheibchenweise Rechnung zu tragen. Das ist aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit, Fairness und Verfahrensökonomie weder der Kammer noch den anderen Verfahrensbeteiligten zuzumuten. Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres Ermessens, auch den Hilfsantrag 8C nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 13(3) VOBK).