T 0598/98 - Opposition and lapse

Key points

• In recent decision T 1403/16 the Board said that: " the decision on whether or not to continue the opposition proceedings under Rule 84(1) EPC lies within the opposition division's discretion" . 
• I was a bit surprised by this, because to me it seems weird that if the opponent requests continuation, the OD can decide at their discretion to terminate the proceedings.
• Both the Benkard book (2nd, art. 99, nr. 62) and the Singer/Stauder (5th ed. Art. 101 nr. 70) say that the decision is a discretionary one, Singer referring to T 598/98. Therefore, today's post is about that decision.
• The T 598/98 decision is in German, so I give the German text of Rule 84(1) first:  "ist das Patent in allen diesen Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden, wenn der Einsprechende dies innerhalb von zwei Monaten ... beantragt". 
• The Board takes "kann"  is indicating that continuation is optional, not as indicating that the Opponent's request is a requirement for continuation (if it indicates a requirement, continuation can still be mandatory if the requirement is fulfilled).
• The Board "Die Entscheidung, das Verfahren entweder einzustellen oder fortzusetzen, liegt somit nach dem Wortlaut der Vorschrift auch dann im Ermessen der Einspruchsabteilung, wenn der Einsprechende die Fortsetzung des Verfahrens beantragt hat." 
• This result is still weird taking into account that under Article 99(3) EPC 1973, " an opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States." The EPC gives you a right to file opposition, but whether the OD actually considers the opposition in substance is at the OD's discretion under T 598/98.
• To cite the Travaux Préparatoires, Rule 60, M/PR/1, point 94, point 2284, the idea of Rule 60 is "to recognise an opponent's right to have opposition proceedings continued where a European patent had been surrendered or had lapsed while opposition proceedings were still in progress" (emphasis added). From the proposal (M/14, p. 102) leading to the text: "if any party interested is granted the right to institute proceedings against a European patent which has been surrendered or which has lapsed for all the designated States, it would logically be necessary to grant the opponent the right to have the opposition proceedings continued where the European patent is surrendered or lapses whilst the proceedings are taking place" (emphasis added; also referenced in T598/98).
• This understanding was confirmed in T740/15: the Board deduces "from the Travaux Préparatoires that in the presence of a valid request of the opponent to continue the opposition proceedings [], the scope of Rule 60(1) EPC (now Rule 84(1) EPC) was intended to limit the discretion of the opposition division to the continuation of the opposition proceedings. The opposition division had therefore in the circumstances of the present case no other discretion than to continue the opposition proceedings." For some reason, T 598/98 is still in CLBA IV.C.4.1.2.a whereas T 740/15 is in CLBA IV.C.4.1.2. 
• Perhaps it is no coincidence that T 598/98 is in German. From T 598/98: "Im deutschen Patentrecht wird die Auffassung vertreten, daß das Erlöschen des Patents zur Erledigung des Einspruchsverfahrens [i.e. for the DPMA] in der Hauptsache führt. Das Einspruchsverfahren wird nur fortgeführt, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patent dartun kann" (See also Benkar, loc. cit.)
• The Board decides in T 598/98 that it must take into account "procedural economy" in view of the duration and number of other appeal cases pending before it. In my view, where the legislator so clearly wishes to give the opponent a right (even if the wording of the provision is not unambiguous), work load of the Board can not be a factor.
• Finally, the Patentee can terminate the substantive opposition proceedings at any time by disapproving the text / requesting revocation. The fact that the Patentee does not do so, indicates that there is commercial value in the patent, confirming that the opposition is not meaningless.
• The Guidelines state in GL D-VII 5.1 that " the opposition proceedings must be continued at the request of the opponent filed within two months after the date on which the opposition division informed the opponent of the surrender or lapse" (emphasis added). The Guidelines also state that " If, in the case of a request for continuation of the proceedings, the patent proprietor has renounced before the competent authorities in the designated states all rights conferred by the patent with ab initio and universal effect, or if no request for continuation has been received within the time limit, the opposition proceedings will be closed. The decision to close the proceedings will be communicated to the parties." This of course is contradictory: what if the Patentee alleges that he has renounced ab initio and with universal effect, but the opponent requests continuation? In that case it would be convenient if the Patentee would disapprove the text in opposition, leading to revocation of the patent by the OD, which should not change anything for Patentee if the patent was indeed renounced entirely, ab initio, and with universal effect.

EPO T 598/98 -  link

EPO Headnote

1. Das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses der Einsprechenden an einem rückwirkenden Widerruf des Patents ist eines der Elemente, die für die Entscheidung der Kammer über Einstellung oder Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gemäß Regel 60 (1) EPÜ eine Rolle spielen können.

2. Das allgemeine Interesse an einer zentralen Feststellung über die Patentwürdigkeit einer in einem Patent beanspruchten Erfindung rechtfertigt es jedenfalls dann, ein Verfahren nach Erlöschen des Patents gemäß Regel 60 (1) EPÜ noch bis zum Erlaß einer Endentscheidung fortzusetzen, wenn die Sache im Zeitpunkt des Erlöschens im wesentlichen entscheidungsreif ist, und es auch im Hinblick auf den Bestand des Patents einen Unterschied im Ergebnis ausmacht, ob eine Sachentscheidung getroffen oder das Verfahren bloß eingestellt wird (hier: Widerruf des Patents durch die Kammer nach Zurückweisung des Einspruchs durch die Einspruchsabteilung).

Entscheidungsgründe

1. Fortsetzung des Verfahrens (Regel 60 (1) EPÜ)

1.1. Das Streitpatent ist nach den der Kammer vorgelegten Unterlagen jedenfalls seit einem nach Einlegung der Beschwerde durch die Einsprechende liegenden Zeitpunkt in allen benannten Vertragsstaaten erloschen. Dies wurde von der Beschwerdeführerin zuletzt nicht mehr bestritten. Die einsprechende Beschwerdeführerin hat die Fortsetzung des Verfahrens beantragt.

1.2. Gemäß der nach Regel 66 (1) EPÜ auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren anwendbaren Regel 60 (1) EPÜ kann das Verfahren auf Antrag des Einsprechenden nach einem Verzicht des Patentinhabers auf das Patent oder nach dem Erlöschen des Patents in allen benannten Vertragsstaaten fortgesetzt werden.

Die Entscheidung, das Verfahren entweder einzustellen oder fortzusetzen, liegt somit nach dem Wortlaut der Vorschrift auch dann im Ermessen der Einspruchsabteilung, wenn der Einsprechende die Fortsetzung des Verfahrens beantragt hat.

Bezüglich der Gründe, die die Fortsetzung des Verfahrens nach dem Erlöschen des Patents rechtfertigen können, wird als ungeklärt angesehen, ob der Einsprechende ein Rechtsschutzinteresse am Widerruf des Patents noch für die Vergangenheit darzutun hat und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen vom Vorliegen eines solchen Rechtsschutzinteresses ausgegangen werden kann (Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., Köln 2000, Rdnr 83 zu Art. 101).

1.3. Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, es habe zwar keinen konkreten Kontakt wegen des Streitpatentes zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin gegeben. Jedoch seien die Parteien Wettbewerber, die einander genau beobachteten. Sie könne deshalb nicht ausschließen, daß sie von der Beschwerdegegnerin noch für die Vergangenheit in Anspruch genommen werden werde. Die Beschwerdeführerin hat die Abschrift eines Schreibens vom 9. Oktober 2001 an die Beschwerdegegnerin vorgelegt, in dem sie diese auffordert, ihr gegenüber unwiderruflich zu erklären, daß sie auch für die Vergangenheit auf alle Rechte aus dem Streitpatent verzichte. In der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2001 hat die Beschwerdeführerin erklärt, die Beschwerdegegnerin habe eine solche Erklärung nicht abgegeben.

1.4. In der Vergangenheit hatten sich bereits eine Reihe von Beschwerdekammerentscheidungen mit der Anwendung der Regel 60 (1) EPÜ bei behauptetem Verzicht auf oder Erlöschen des Patents in den benannten Vertragsstaaten zu befassen. In diesen Fällen war aber regelmäßig das Verfahren entweder fortzusetzen, weil das Erlöschen des Patents in allen Vertragsstaaten nicht bewiesen und bestritten war (so z. B. in T 194/88 vom 30. November 1988, 2. ff. der Gründe, T 833/94 vom 20. August 1998, 2. der Gründe, siehe auch T 682/91 vom 22. September 1992, 4.3 der Gründe, im Rahmen eines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr) oder das Verfahren war einzustellen, weil der Einsprechende keinen Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens gestellt hatte (so in zahlreichen Fällen unveröffentlichter Entscheidungen im Anschluß an z. B. die Entscheidung T 329/88 vom 22. Juni 1993, 3. der Gründe).

Im deutschen Patentrecht wird die Auffassung vertreten, daß das Erlöschen des Patents zur Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache führt. Das Einspruchsverfahren wird nur fortgeführt, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patent dartun kann (Dazu Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 6. Aufl., Köln 2001, Rdnr 37 zu § 59 PatG, mit Nachw. aus der Rspr des Bundesgerichtshofs). Dasselbe gilt im Nichtigkeitsverfahren gemäß § 22 PatG (Benkard-Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., München 1993, Rdnr 23 zu § 22 PatG). Allerdings enthält das deutsche Patentgesetz keine Regel 60 (1) EPÜ entsprechende Vorschrift. Die Gesetzeslage ist also insoweit mit dem EPÜ nicht vergleichbar.

1.5. Räumt eine Vorschrift einem Organ für die zu treffende Entscheidung ein Ermessen ein, so bedeutet dies an sich, daß das Organ gerade nicht von vornherein auf die Prüfung des Vorliegens ganz bestimmter, gesetzlich definierter Voraussetzungen beschränkt ist, sondern daß es für seine Entscheidung die verschiedenen, für den betroffenen Verfahrensabschnitt relevanten Gesichtspunkte zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen hat.

1.6. Nach Auffassung der Kammer folgt daraus für die Auslegung von Regel 60 (1) EPÜ, daß das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden am rückwirkenden Widerruf des Patents zwar als Grund angesehen werden muß, das Verfahren auch nach Erlöschen des Patentes in allen Vertragsstaaten gemäß Regel 60 (1) EPÜ fortzusetzen, da es - wie aus den Materialien zum EPÜ hervorgeht - gerade Sinn der Einfügung der Artikel 99. (3), 106 (2) und Regel 60 (1) EPÜ war klarzustellen, daß ein vermeintlicher Verletzer sein berechtigtes Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des Patentes noch durch ein Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wahren kann, da der Verzicht auf das Patent und das Erlöschen des Patents lediglich ex nunc wirken (Stellungnahme der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, M/14, Begründung zu Artikel 98, S. 88 ff.; Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines Europäischen Patenterteilungsverfahrens, Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, M/PR/I, Nr. 407-408; und Sitzungsbericht des Gesamtausschusses, M/PR/G, 8., S. 201. Zum lediglich klarstellenden Charakter dieser Einfügungen, siehe auch den Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I in Luxemburg vom 30. November bis 2. Dezember 1970, BR/87/71, S.3).

Aus dieser gesetzgeberischen Intention läßt sich jedoch nicht über den Wortlaut von Regel 60 (1) EPÜ hinausgehend ableiten, daß das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden am rückwirkenden Widerruf des Patents in einer Sachlage nach Regel 60 (1) EPÜ eine zwingende Voraussetzung für die Möglichkeit der Fortsetzung des Verfahrens sein sollte. Wie die Große Beschwerdekammer in anderem Zusammenhang in ihrer Entscheidung G 3/97, ABl. EPA 1999, 245, Nr. 3.21. f. der Entscheidungsgründe, ausgesprochen hat, ist der Einspruch an sich ein Popularrechtsbehelf, der ein Interesse des Einsprechenden an dem Widerruf des Patents als solcher überhaupt nicht voraussetzt.

Das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden an einem rückwirkenden Widerruf des Patents ist daher nur eines der Elemente, die für die Entscheidung der Kammer über Einstellung oder Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens eine Rolle spielen können.

1.7. Auch nach einem Erlöschen des Patentes für die Zukunft kann ein gewisses allgemeines Interesse an einer Sachentscheidung über die Streitfragen und die Patentwürdigkeit der beanspruchten Erfindung durch die Beschwerdekammer fortbestehen, z. B. im Hinblick auf eine rechtlich möglich bleibende spätere Inanspruchnahme weiterer Wettbewerber für die Vergangenheit. Auch wenn die Verfahren vor den Beschwerdekammern als streitige Verfahren zwischen gegnerischen Parteien angesehen werden, so zeigen doch ihre Einordnung in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer als verwaltungsgerichtliche Verfahren (G 9 und 10/91, ABl. EPA 1993, 408 und 420, Nr. 18 der Entscheidungsgründe) und der rechtsgestaltende, erga omnes wirkende Charakter einer Widerrufs- oder das Patent beschränkenden Entscheidung, daß die Beschwerdekammer nicht direkt über zwischen den Parteien bestehende Ansprüche entscheidet, sondern mit ihrer Entscheidung über Bestätigung oder Widerruf eines Patentes auch Belange der nicht am Verfahren beteiligten Allgemeinheit, insbesondere möglicher anderer Wettbewerber wahrnimmt, und zwar als einzige gerichtliche Instanz mit unmittelbar rechtsgestaltender oder doch zumindest beeinflussender Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten.

1.8. Die Kammer darf bei ihrer Entscheidung über Einstellung oder Fortsetzung des Verfahrens im Hinblick auf Zahl und Dauer anderer, vor ihr anhängiger Verfahren auch Gesichtspunkte der Verfahrensökonomie nicht außer lassen. Nach Auffassung der Kammer rechtfertigt es das oben erörterte allgemeine Interesse an einer zentralen Feststellung über die Patentwürdigkeit einer in einem Patent beanspruchten Erfindung jedenfalls dann, ein Verfahren nach Erlöschen des Patents gemäß Regel 60 (1) EPÜ noch bis zum Erlaß einer Endentscheidung fortzusetzen, wenn die Sache im Zeitpunkt des Erlöschens im wesentlichen entscheidungsreif ist, und es auch im Hinblick auf den Bestand des Patents einen Unterschied im Ergebnis ausmacht, ob eine Sachentscheidung getroffen oder das Verfahren bloß eingestellt wird.

Eine solche Sachentscheidung dient dann der Rechtssicherheit und rechtfertigt damit den für die entscheidende Kammer und unter Umständen auch für die beteiligten Parteien mit dem Abschluß des Verfahrens durch Erlaß einer begründeten Sachentscheidung verbundenen höheren Arbeitsaufwand.

1.9. So liegt der Fall hier. Die Einspruchsabteilung hatte die eingelegten Einsprüche zurückgewiesen und damit das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Wie aus der von der Kammer nunmehr getroffenen Entscheidung hervorgeht, ist die Kammer der Auffassung, daß das Patent in der vom Patentinhaber verteidigten erteilten Fassung nicht aufrecht erhalten werden kann. Der Nachweis, daß das Streitpatent in allen Vertragsstaaten erloschen ist, wurde erst unmittelbar vor der von der Kammer anberaumten mündlichen Verhandlung geführt. Wie hier hat im Ergebnis auch die Kammer 3.5.2 in ihrer Entscheidung T 1213/97 vom 16. November 2001, 1. der Gründe, entschieden.