T 0548/13 - Esthetically pleasing but not technical

Key points

• Claim 1 is for a security element (e.g. a bank note) having to security features at opposed sides. The distinguishing feature G is that the security features are different view of the same motive (for instance a front view and a rear view of an eagle). The Board considers this to be a non-technical feature, which therefore does not provide for inventive step, because the feature does not provide for inventive step, but is only esthetically pleasant.
• "Die [patentee] hat keinen anderen technischen Effekt als den der erhöhten Fälschungssicherheit geltend gemacht [the Board did not accept this alleged effect of the feature]. Die Kammer kann auch keinen anderen technischen Effekt erkennen. Der eigentliche Effekt des Merkmals G scheint psychologischer Natur zu sein. Dem Betrachter, der eine anspruchsgemäße Banknote betrachtet und entdeckt, dass die Vorderseite z.B. einen Adler darstellt und dass die Rückseite denselben Adler von hinten zeigt, könnte diese Entdeckung ein gewisses ästhetisches Vergnügen bereiten oder ihm das Gefühl vermitteln, er habe ein besonders sorgfältig hergestelltes oder originelles Produkt vor sich. Solche rein mentalen Wirkungen sind jedoch subjektiv und können nicht als technische Wirkungen im Sinne des EPÜ und seiner Auslegung durch die Beschwerdekammern gelten."

EPO T 0548/13 - link

Claim 1:

"1. [A] Sicherheitselement, das [B] wenigstens zwei unterschiedliche Sicherheitsmerkmale aufweist, die [C] auf gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements angeordnet sind, wobei wenigstens eines der [D2] Sicherheitsmerkmale optisch variabel ist und [F] die Sicherheitsmerkmale so auf dem Sicherheitselement angeordnet sind, dass bei Betrachtung des Sicherheitselements von einer Seite jeweils nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist,
wobei [G] die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen."

Entscheidungsgründe

3. Anspruchsauslegung

3.1 "Sicherheitselement"

Auf dem Gebiet der Wertdokumente werden Merkmale, die für eine Verifikation genutzt werden können und somit die Fälschungssicherheit erhöhen, in der Regel als "Sicherheitsmerkmale" bezeichnet. Komponenten von Wertdokumenten, die (mindestens) ein Sicherheitsmerkmal aufweisen, werden als "Sicherheitselemente" bezeichnet. Wertdokumente weisen in der Regel Sicherheitselemente - und somit auch Sicherheitsmerkmale - auf, aber der Fachmann würde ein Wertdokument als solches nicht als Sicherheitselement verstehen. Der Grund dafür liegt darin, dass ein Element ein Baustein oder Bestandteil ist und nicht die Gesamtheit der Bestandteile.

Die Strukturierung der Ansprüche des Streitpatents deutet darauf hin, dass ihm dieses Verständnis der Begriffe zugrunde liegt, denn das Streitpatent beansprucht sowohl Sicherheitselemente (Ansprüche 1-24) als auch Sicherheitspapier (Anspruch 24) und Wertdokumente (Ansprüche 25-27), die mit einem solchen Sicherheitselement versehen sind.

3.2 "... auf gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements angeordnet ..."

Dieser Ausdruck ist in mehrfacher Hinsicht auslegungsbedürftig.

3.2.1 "Seite"

Der Begriff "Seite" kann verschiedenartig gedeutet werden; so definiert z.B. der Duden "Seite" sowohl als "eine von mehreren ebenen Flächen, die einen Körper, Gegenstand begrenzen; aus einer Blickrichtung sichtbarer Teil der Oberfläche eines Körpers, Gegenstands" als auch als "rechts oder links [von der Mitte] gelegener Teil einer räumlichen Ausdehnung".

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die unabhängigen Ansprüche zum einen von "Seiten des Sicherheitselements" sprechen und zum anderen die "Betrachtung [des Sicherheitselements] von einer Seite" erwähnen.

Typische Sicherheitselemente für Wertdokumente wie Banknoten oder Ausweiskarten sind flächig und definieren somit zwanglos gegenüberliegende Seiten, nämlich die Vorder- und die Rückseite. Ausgehend von diesem Fall scheint es der Kammer natürlich, den Ausdruck "Seite des Sicherheitselements" als eine das Sicherheitselement begrenzende Oberfläche, die das Sicherheitselement dem Beobachter darbietet, zu deuten.

3.2.2 "auf der Seite"

Das unter Punkt 3.2.1 Gesagte wirft die Frage auf, ob ein "auf einer Seite" angeordnetes Sicherheitsmerkmal auf der Oberfläche selbst angebracht sein muss, oder ob auch ein im Inneren des Sicherheitselements befindliches Sicherheitsmerkmal gemeint sein kann.

Ganz allgemein gesprochen, geht es in der Erfindung darum, was ein Beobachter, der das Sicherheitselement betrachtet, erkennt. Die anspruchsgemäßen Sicherheitsmerkmale sind gegenüberliegenden Seiten des Sicherheitselements zugehörig, und zwar so, dass bei Betrachtung von einer Seite nur eines der Sicherheitsmerkmale erkennbar ist. Dazu ist es aber nicht erforderlich, dass das Sicherheitsmerkmal auf der Oberfläche selbst aufgebracht ist, sofern es nur mit der Oberfläche assoziiert, also optisch bei Betrachtung dieser Oberfläche erkennbar, ist. Ein von einer durchsichtigen Lackschicht bedecktes Sicherheitselement wäre also durchaus als "auf einer Seite" des Sicherheitselements befindlich anzusehen, obwohl es sich strenggenommen nicht auf der Oberfläche des Sicherheitselements befindet.

3.3 "mit ... einer durchgehenden Öffnung, die auf einer Seite mit einem ... Sicherheitsmerkmal und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem ... Sicherheitsmerkmal verschlossen ist"

Dieses Merkmal erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich (die Öffnung ist sowohl durchgehend als auch verschlossen) und bedarf daher der Auslegung. Die Kammer versteht die Formulierung als den Versuch, das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens zu beschreiben, in dem zuerst eine Öffnung geschaffen wird und diese anschließend beidseitig mit einem Sicherheitsmerkmal verschlossen wird, aber so, dass nach dem Verschließen noch eine "Öffnung", d.h. ein Hohlraum, besteht. Dieses Verständnis ist mit der Figur 13 und der zugehörigen Beschreibung (Absatz [0061] des Streitpatents) vereinbar.

3.4 "Motiv"

Merkmal G von Anspruch 1 des Hauptantrags verlangt, dass die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen. Der Begriff "Motiv" ist im Streitpatent nicht explizit definiert. Er deckt ein sehr ausgedehntes semantisches Feld ab, weshalb es auch nicht einfach ist, einen allgemeinen Wortsinn zu definieren. Dessen ungeachtet würde der Fachmann, der die Bedeutung von Merkmal G verstehen möchte und die Beschreibung zu Rate zieht, auf folgende Offenbarungsstellen stoßen (Unterstreichungen durch die Kammer):

- Absatz [0011]: "So kann das erste optisch variable Sicherheitsmerkmal beispielsweise die Vorderansicht eines Motivs, wie eines Adlers oder die Gesichtspartie eines Portraits, darstellen, während das zweite optisch variable Sicherheitsmerkmal die Rückseite des Adlers oder den Hinterkopf des Portraits zeigt.

- Absatz [0035]: "Alternativ kann das Sicherheitselement 3 auch unterschiedliche Ansichten eines Motivs darstellen. Ist beispielsweise aus der Richtung B die Vorderansicht eines Adlers zu erkennen, so ist der Sichtung C die Rückseite des Adlers zu erkennen."

Aus diesen Stellen geht unzweifelhaft hervor, dass der Verfasser den Begriff "Motiv" so verwendet, dass ein Adler oder ein Kopf, also dreidimensionale Gegenstände, davon erfasst werden. Die Kammer kann sich daher nicht der Auffassung anschließen, dass unter dem Begriff "Motiv" ein zweidimensionales Design, Bild oder Muster zu verstehen ist. Der Fachmann würde den Begriff auch nicht so deuten, da es unklar ist, wie man sich unterschiedliche Ansichten eines zweidimensionalen Bildes oder Musters vorstellen sollte. Er würde vielmehr verstehen, dass der Begriff "Motiv" im Merkmal G ganz allgemein einen bildlich darstellbaren, dreidimensionalen Gegenstand bezeichnet.

4. Zulässigkeit der Druckschriften E33 bis E35

[...]

Die Kammer hat daher beschlossen, die Druckschriften E33 bis E35 in das Verfahren zuzulassen.

5. Hauptantrag

5.1 Zulässigkeit

[...]

5.2 Unzureichende Offenbarung

 

5.2.4 Fazit

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass das Streitpatent die beanspruchten Erfindungen so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

5.3 Klarheit

[...]

Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht der Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 20. Er ist also nicht im Hinblick auf seine Klarheit zu beanstanden.

5.4 Patentfähigkeit

Die Kammer hat in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK ihre vorläufige Auffassung dargelegt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des früheren Hauptantrags, der bis auf das Merkmal G alle Merkmale von Anspruch 1 des jetzigen Hauptantrags enthält, von der Offenbarung der Druckschrift E35 neuheitsschädlich getroffen wird. Diese Feststellung wurde von der Beschwerdeführerin I nicht angefochten. Daher untersucht die Kammer im Folgenden nur, ob die Druckschrift E35 auch das zusätzliche Merkmal G offenbart bzw. ob das Merkmal es erlaubt, den Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift E35 abzugrenzen.

5.4.1 Offenbarung der Druckschrift E35

Die Druckschrift E35 offenbart in ihrer Figur 8 eine Karte 1 mit einem Sicherheitselement 2, das eine Reliefschicht 21 aus Kunststoff mit beidseitigen Reliefstrukturen aufweist, wobei die Reliefstrukturen mit metallischen Beschichtungen 22a und 22b sowie Schutzlackschichten 26a und 26b versehen sind:

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

Das Argument, dass die Reliefschicht 21 selbst das Motiv gemäß Merkmal G bildet, hat die Kammer nicht überzeugt. Die Reliefschicht 21 erzeugt ein Beugungsbild, und insbesondere ein holographisches Beugungsbild, dem ein Motiv zugeordnet werden kann, aber sie stellt nicht selbst ein Motiv dar.

Selbst wenn man die sichtbare Oberfläche der Schicht 21 als abstraktes Motiv auffassen würde, bildet die Oberfläche der Gegenseite keine Ansicht des gleichen Motivs, sondern bestenfalls ein ähnliches Motiv.

Auch das Argument, dass man sich einen konkreten Gegenstand vorstellen könne, dessen Vorder- und Rückseite gerade den von der Reliefschicht erzeugten Beugungsbildern entsprechen, überzeugt nicht. Der Fachmann würde den Wortlaut des Merkmals G so auslegen, dass der Beobachter, der anspruchsgemäße Sicherheitsmerkmale betrachtet, spontan feststellen würde, dass sie dasselbe Motiv zeigen. Das ist aber in der Druckschrift E35 nicht offenbart.

Die Kammer gelangt daher zum Schluss, dass das Merkmal G in der Druckschrift E35 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

5.4.2 Technische Natur des Merkmals G

a) Grundsätzliches

Die Parteien waren sich uneinig, ob das Merkmal G ein technisches Merkmal darstellt. [Feature G: wobei [G] die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen."]  Diese Frage ist insofern von Bedeutung, als gemäß der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern die erfinderische Tätigkeit nur auf technische Merkmale gestützt werden kann (siehe T 641/00, Leitsatz I (ABl. EPA 2003, 352)).

Der dritte Absatz von Punkt I.D.9.1.2 der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 8. Auflage, 2016 führt dazu aus:

"Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer solchen Mischerfindung [mit technischen und nicht-technischen Merkmalen] werden alle Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Dazu gehören auch Merkmale, die isoliert betrachtet nicht-technisch sind, aber im Kontext der Erfindung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die einem technischen Zweck dient und damit zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Allerdings können Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen ... Dieser Fall kann beispielsweise dann eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nicht-technischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet ...".

Im Folgenden bezeichnet die Kammer ein Merkmal als technisch, wenn es zumindest einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leistet. Im Gegensatz dazu hat ein "nicht-technisches Merkmal" keinerlei technische Wirkung.

Die Entscheidung T 154/04 hat das von der Entscheidung T 641/00 formulierte Prinzip auch auf die Neuheit ausgedehnt (siehe Punkte 14 und 15 der Entscheidungsgründe; ABl. EPA 2008, 046) und sich dabei im Wesentlichen auf die Entscheidung G 2/88 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1990, 93) berufen. Mehrere andere Kammern haben sich seitdem dieser Auffassung angeschlossen (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016, Punkt I.C.5.2.8). Andere Entscheidungen hingegen bringen die Auffassung zum Ausdruck, dass ein nicht-technisches Merkmal unter Umständen die Neuheit herstellen kann (siehe z.B. T 336/14, Punkte 1.1.4 und 1.1.5 der Entscheidungsgründe).

Der letztgenannte Ansatz kann in der Regel nur dann zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit eines Anspruchs führen, wenn die Entgegenhaltung, die alle Merkmale des Anspruchs mit Ausnahme eines nicht-technischen Merkmals offenbart, ein Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ ist, da ein solcher Stand der Technik zwar bei der Neuheitsprüfung, nicht aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden kann (Artikel 56 EPÜ 1973, zweiter Satz).

Die Druckschrift E35 ist jedoch unzweifelhaft Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 und kann daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Es besteht somit keine Notwendigkeit für die Kammer, zur oben genannten Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Stellung zu nehmen oder die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

b) Anwendung auf den konkreten Fall

Merkmal G verlangt, dass die Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen.

Die Beschwerdeführerin I hat ihre Auffassung, dass es sich um ein technisches Merkmal handelt, damit gerechtfertigt, dass das Merkmal insofern einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leistet, als es zur Erhöhung der Fälschungssicherheit beiträgt.

Die Kammer kann sich diesem Argument aus den folgenden Gründen nicht anschließen.

Die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements wird unzweifelhaft dadurch erhöht, dass die anspruchsgemäßen Sicherheitsmerkmale unterschiedlich sind, wie dies vom Merkmal B verlangt wird. Dadurch wird der Fälscher nämlich gezwungen, nicht nur ein Sicherheitsmerkmal, sondern beide Sicherheitsmerkmale nachzuahmen. Der Arbeitsaufwand des Fälschers nimmt deshalb zu.

Die Tatsache, dass die beiden Sicherheitsmerkmale unterschiedliche Ansichten des gleichen Motivs darstellen, fügt dem aber hinsichtlich der Fälschungssicherheit nichts hinzu. Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel veranschaulichen. Vergleicht man eine anspruchsgemäße Banknote, bei der die Vorderseite der Banknote die Vorderansicht eines Adlers und die Rückseite der Banknote seine Rückansicht zeigt, mit einer nicht anspruchsgemäßen Banknote, bei der die Vorderseite der Banknote die Vorderansicht eines Adlers und die Rückseite der Banknote einen Schmetterling zeigt, so unterscheiden sich diese Banknoten im Hinblick auf ihre Fälschungssicherheit grundsätzlich nicht, da der Fälscher in beiden Fällen zwei verschiedene Abbildungen nachahmen muss.

Das Argument, dass die beiden Ansichten sich nur wenig unterscheiden können, sodass ein "nicht allzu intelligenter" Fälscher sie möglicherweise übersehen würde, und dass das Merkmal G insofern erlauben würde, zumindest Primitiv-Fälschungen auszuschließen, überzeugt die Kammer nicht, da der Anspruch nicht verlangt, dass die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ansichten gering sein müssen.

Die Beschwerdeführerin I hat keinen anderen technischen Effekt als den der erhöhten Fälschungssicherheit geltend gemacht. Die Kammer kann auch keinen anderen technischen Effekt erkennen. Der eigentliche Effekt des Merkmals G scheint psychologischer Natur zu sein. Dem Betrachter, der eine anspruchsgemäße Banknote betrachtet und entdeckt, dass die Vorderseite z.B. einen Adler darstellt und dass die Rückseite denselben Adler von hinten zeigt, könnte diese Entdeckung ein gewisses ästhetisches Vergnügen bereiten oder ihm das Gefühl vermitteln, er habe ein besonders sorgfältig hergestelltes oder originelles Produkt vor sich. Solche rein mentalen Wirkungen sind jedoch subjektiv und können nicht als technische Wirkungen im Sinne des EPÜ und seiner Auslegung durch die Beschwerdekammern gelten.

Die Kammer gelangt somit zum Schluss, dass das Merkmal G ein nicht-technisches Merkmal im unter Punkt 5.4.2 a) genannten Sinne ist und als solches keine erfinderische Tätigkeit rechtfertigen kann.

Dem Gegenstand von Anspruch 1 fehlt es daher an der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973.

Somit kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.