T 1578/13 - Not back to granted claims in appeal

Key points

• In this opposition appeal, the patentee's main request was the claims as granted with a correction of an obvious error. This request is not admissible under G 1/10 (and not allowable under Article 133(3) EPC). 
• The auxiliary request with the claims as granted is not admitted under Article 12(4) RPBA, as it should have been filed during the first instance proceedings. 

EPO T 1578/13 -  link

Entscheidungsgründe

Die Anträge wurden nach Weiterverfolgung des vormaligen Hauptantrags als Hilfsantrag 8, der zudem später zurückgenommen wurde, in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht umnummeriert. Der Hilfsantrag 1 ist somit der höchstrangige Antrag der Beschwerdeführerin.

Hilfsantrag 1

1. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag 1. Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 enthält eine Änderung gegenüber dem Wortlaut des erteilten Patents, in dem der Begriff "Gasaustrittsgehäuse" in "Gaseintrittsgehäuse" geändert würde. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass dies eine Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der erteilten Fassung des Streitpatents darstelle und bezog sich auf die Regeln 140 und 139 EPÜ.

2. Antrag auf Korrektur

Die beantragte Korrektur des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist nicht zulässig.

2.1 Gemäß G1/10, kann Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden und somit ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens (G 1/10 ABI. EPA 2013, 194, Punkt 1 der Entscheidungsformel/ Punkt VII.2 in Verbindung mit den Punkten 9 und 11 der Entscheidungsgründe; siehe auch T 657/11, Punkte 3.2 und 3.3 der Entscheidungsgründe; T 2051/10, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe).

Ungeachtet der Frage, ob eine solche Korrektur unter der Regel 139 EPÜ überhaupt zulässig wäre, muss sie jedenfalls die Erfordernisse der G 3/89 und der G 11/91 erfüllen. Somit muss a) das beim EPA eingereichte Dokument offensichtlich einen Fehler enthalten, der für den Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv als solcher zu erkennen ist (G3 /89, ABl. 1993, 117 und G 11/91, ABl. 1993, 125, Nr. 5 der Gründe), und b) die Berichtigung insofern offensichtlich sein, als sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird (G3/89 und G 11/91, Nr. 6 der Gründe).

2.2 Der Fachmann würde im Merkmal "der Diffusor in einen durch das Gaseintrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" nicht den Begriff "Gaseintrittsgehäuse" als offensichtlich unrichtig betrachten.

2.8 Die beantragte Korrektur des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist nicht zulässig, da es zumindest zweifelhaft ist, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt.

Da somit kein offensichtlicher Fehler vorliegt und eine Berichtigung schon allein aus diesem Grund nicht zulässig ist, müssen die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthaltenen Änderungen alle rechtlichen Erfordernisse erfüllen, einschließlich derer des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Artikel 123 (3) EPÜ

3.1 Das Merkmal "der Diffusor in einen durch das Gaseintrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" wurde in "der Diffusor in einen durch das Gasaustrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" geändert. Die Begrenzung des Sammelraums wurde somit geändert und erfolgt nun durch die Gasaustrittsöffnung. Der beanspruchte Sammelraum wurde demnach durch einen anderen Sammelraum ersetzt, sodass sich jedenfalls ein Aliud im Vergleich zu dem ursprünglich erteilten Gegenstand ergibt und der Schutzbereich somit entgegen der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert wurde.

3.2 Entgegen der Rechtsansicht der Beschwerdeführerin sind Ansprüche im Einspruchsverfahren nicht gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll auszulegen. Die vorgenannten Bestimmungen beziehen sich auf den Schutzbereich des Patents bzw. der Patentanmeldung, wie er vor allem in Verletzungsverfahren von nationalen Gerichten zu ermitteln ist. Diese Bestimmungen dienen dazu, unter Umständen, unter denen der Anspruchswortlaut definitiv feststeht, für einen fairen Schutz zu sorgen.

Nach Artikel 84 EPÜ besteht die Funktion der Ansprüche im Prüfungs- und Einspruchsverfahren darin, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt wird. Zudem gilt nach Artikel 84 EPÜ für die Ansprüche ein Deutlichkeits- und Knappheitserfordernis, das im Prüfungs- und Einspruchsverfahren vorrangig Anwendung findet und zu beachten ist, und aus dem der Grundsatz abzuleiten ist, dass der Wortlaut der Ansprüche aus sich selbst heraus deutlich sein soll. Der Wortlaut des Anspruchs bzw. das Merkmal "der Diffusor in einen durch das Gasaustrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" ist eindeutig und schafft dem Fachmann keine Probleme bei der Auslegung. Es entsteht allein aus dem Wortlaut des Anspruchs eine eindeutige Änderung der Begrenzung des Sammelraums gegenüber dem im erteilten Anspruch definierten Sammelraum. Eine Hinzuziehung der Beschreibung ist für die Auslegung des Merkmals somit nicht erforderlich.

3.3 Die Entscheidungen T 108/91, T 371/88 oder T 749/03 sind für den vorliegenden Fall nicht einschlägig, da es sich im vorliegenden Fall weder um eine offensichtlich unrichtige technische Aussage noch um einen unklaren Begriff ohne technische Bedeutung handelt.

3.4 Da die beantragte Korrektur des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht zulässig ist und durch die vorgenommene Änderung der Schutzbereich unzulässig erweitert wurde (Artikel 123 (3) EPÜ), ist der Hilfsantrag 1 somit nicht gewährbar.

5. Zulässigkeit der Hilfsanträge 4 bis 7

5.1 Nach Artikel 12 (4) VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) ist grundsätzlich das gesamte Beschwerdevorbringen nach Absatz 1 zu berücksichtigen, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt. Die Kammer ist jedoch auch befugt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

5.2 Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 4 entspricht den erteilten Ansprüchen. Während des Einspruchsverfahrens hat die Beschwerdeführerin niemals die Zurückweisung des Einspruchs beantragt bzw. das Patent in seiner erteilten Fassung verteidigt. Schon mit ihrer Erwiderung auf die Einspruchsschrift wurden die erteilten Ansprüche aufgegeben und lediglich die Aufrechterhaltung in um den behaupteten offensichtlichen Fehler berichtigten Fassungen beantragt.

5.3 Dem Argument, dass erst mit der Entscheidung klar gewesen sei, wie die Sach- und Rechtslage von der Einspruchsabteilung beurteilt werde, kann die Kammer nicht beipflichten. Spätestens in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung in Kenntnis der negativen Auffassung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der beantragten Korrektur hätte die Beschwerdeführerin die erteilte Fassung verteidigen bzw. jene Anträge einreichen müssen, die sich auf diese Fassung stützen.

Zu diesem Zeitpunkt musste es für die Beschwerdeführerin klar sein, dass eine Rückkehr zu der erteilten Fassung den Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ unmittelbar ausräumen würde. Die Sach- und Rechtslage war zu diesem Zeitpunkt bereits hinreichend aufgeklärt, um das Handeln der Beschwerdeführerin zu ermöglichen. Die Beschwerdeführerin entschloss sich hingegen für eine andere Vorgehensweise, indem sie Hilfsanträge einreichte, die ein zusätzliches einschränkendes Merkmal aufwiesen. Dies zeigt, dass sich die Beschwerdeführerin gegen die naheliegendste Möglichkeit entschied, nämlich zur erteilten Fassung zurückzukehren, und in Kenntnis der Sachlage mit der Einreichung geänderter Hilfsanträge eine andere Richtung einschlug.

5.4 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem Verhalten die Prüfung dieser Anträge im erstinstanzlichen Verfahren verhindert und versucht nun, die Kammer dazu zu zwingen, in erster und gleichzeitig letzter Instanz zu entscheiden oder den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen. Der Patentinhaberin zu gestatten, im Beschwerdeverfahren im vorliegenden Fall auf die Ansprüche in der erteilten Fassung zurückzugreifen, würde daher der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

5.5 Auch das Argument der Beschwerdeführerin, dass die G1/10, die eine Korrektur der Patentschrift nach Regel 140 EPÜ in der Nacherteilungsphase ablehnte, zu dem Zeitpunkt noch relativ neu war und es keine Zeit gab, sich mit der Entscheidung vertraut zu machen, kann die Kammer nicht überzeugen. Wie aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 24. April 2013 ersichtlich, wurde die Verhandlung nach der Verteilung von Kopien der Entscheidung G1/10 unterbrochen, um den Parteien Zeit einzuräumen, sich mit dieser Entscheidung vertraut zu machen. Keine der Parteien hat die eingeräumte Zeit als nicht ausreichend gerügt. Zudem wäre eine Rückkehr zur erteilten Fassung jedenfalls auch unabhängig vom Studium der vorgenannten Entscheidung die naheliegendste Möglichkeit gewesen, den Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ auszuräumen.

5.6 Aus den vorgenannten verfahrensökonomischen Gründen übte die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK dahingehend aus, den Hilfsantrag 4 nicht ins Verfahren zuzulassen.

5.7 Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 5 bis 7 beruht auf dem Anspruch 1 der erteilten Fassung, sodass für die Frage der Zulassung dieser Hilfsanträge dieselben Überlegungen wie für den Hilfsantrag 4 gelten. Auch wenn in den Hilfsanträgen 5 bis 7 weitere Merkmale abhängiger Ansprüche aufgenommen wurden, würde eine Zulassung derselben im Ergebnis darauf hinauslaufen, eine Rückkehr zur erteilten Fassung in diesem späten Verfahrensstadium zu erlauben. Aus den obengenannten im Detail ausgeführten verfahrensökonomischen Gründen übte die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK daher dahingehend aus, die Hilfsanträge 5 bis 7 nicht ins Verfahren zuzulassen. Die Beschwerdeführerin hat auch keine Argumente vorgetragen, weshalb die Änderungen in dem jeweiligen Anspruch 1 dieser Hilfsanträgen zu einer anderen Schlussfolgerung hätte führen können.

6. Da somit kein zugelassener und gewährbarer Antrag vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.