T 0404/13 - First filing and transfer

Summary

Claim 1 of the main request has a disclaimer. In this case, the allowability of the disclaimer depends on the date of transfer of the priority application of D1.

At the outset, the facts of the case are similar to  T 788/05 (not cited in the decision). In that decision, the Board held:
In the case of D1 in which two co-applicants (Terumo and Tokin) are present, this means that the priority right belongs simultaneously and jointly to the two applicants, who thus constitute a legal unity unless one of them decides to transfer his right to the other applicant, who then becomes his successor in title and this before the filing of the later application. Since no evidence for such a transfer was submitted to the Board, D1, independently of the question of the same invention, could only serve as a basis for claiming a priority right for the filing of a later application designating both applicants. But since the present application was only filed by one applicant (Terumo), D1 could not represent the "first application" within the meaning of Article 87(1) EPC.

The patent in suit claims as priority date 16 April 2003 based on priority application DE '489.3 and has filing date 6 April 2004.
D1 is a PCT application with publication date 3 July 2003 and filing date 23 December 2002.

Claim 1 of the patent has a disclaimer which is only allowable if D1 is a prior right. D1 forms a prior right (Article 54(3) EPC) only if the priority claim of the patent is valid, otherwise is it prior art. This requires that the priority application DE '489.3 is the first filing. However, D1 claims the priority of a German priority application DE ' 586.9, wherein the anticipating embodiment was also disclosed. This application was transferred to the applicant of the patent in suit before or after the filing date of the priority application DE '489.3 of the present application. The transfer was entered into the German patent register only on 1 July 2003, but the takeover of (the relevant patent portfolio of) the company filing DE ' 586.9 (and D1) by the present applicant had take place already in 2002.

It is not in dispute that the patentee can not benefit of Article 87(4) EPC.

The patentee argues that at the claimed priority date, there was no identity of applicants between DE '489.3 and DE ' 586.9, such that the priority application DE '489.3 is the first filing for the invention.

It does not seem to have been disputed that if the priority right of DE ' 586.9 was transferred before the filing of DE '489.3, the priority is invalid.

The Board holds that de decisive moment is the transfer of the actual right and not the entry into the register of the transfer, because the registration is not constitutive for the transfer.
Moreover, the date of registration of the transfer is no evidence of the actual date of transfer.

The Board note that, as a rule, in case of take over of business units of a company, the patent applications are transferred simultaneously with the business assets. A further indication of the transfer is that DE '489.3 refers to DE ' 586.9 and has to a large extent identical text.

The Board then decides that the burden of proof lies with the patentee to show ("glaubhaft zu machen") that the transfer of DE ' 586.9 had occurred only after the claimed priority date.
As a note, this decision gives raises to some interesting questions about the standard and burden of proof. Possibly, the Board had in effect found that the opponent had presented sufficient evidence for an early transfer and the patentee was given the burden for a rebuttal.

The patentee had not provided such evidence. Hence, the transfer is assumed to have been effected before the priority date, and therefore DE ' 586.9 is considered as the first filing and the priority date can not be validly claimed. Hence, D1 is prior art (Article 54(2) EPC), the disclaimer is not allowable (G 1/03) and the main request does not comply with Article 123(2) EPC.

EPO  T 0404/13 - link

Entscheidungsgründe

[...]

Hauptantrag - Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)

6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde gegenüber der ursprünglichen Fassung, sowohl durch die Aufnahme von ,,positiven Merkmalen", als durch zwei Disclaimer geändert. Es ist nicht strittig, dass diese zwei Disclaimer in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart sind. Somit ist es zu überprüfen, ob diese Disclaimer die in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/03 und G 2/03 festgelegten Kriterien für ihre Zulässigkeit erfüllen.

Es besteht ebenfalls Einigkeit, dass zumindest der in den Anspruch 1 eingeführte erste Disclaimer ,,mit der Maßgabe, dass die Lebensmittelbeschichtungsmasse kein Gemisch von mindestens zwei Poly(vinylalkoholen) enthält, das besteht zu mindestens 0,1 Gewichtsteilen aus mindestens einem Poly(vinylalkohol) vom Hydrolysegrad von 85 bis 90 Mol %, sowie mindestens 0,1 Gewichtsteilen aus mindestens einem Poly(vinylalkohol) vom Hydrolysegrad von über 90 Mol %" zur Abgrenzung gegenüber der Druckschrift D1 dienen sollen.

Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin hat überzeugend dargestellt, dass der Gegenstand der D1, die zwischen dem Prioritätsdatum (16. April 2003) und dem Anmeldetag (6. April 2004) am 3. Juli 2003 veröffentlicht wurde, die Neuheit des Gegenstandes des positiven Teils des geänderten Anspruchs 1 vorwegnimmt. Es wurde insbesondere auf die Passage auf Seite 9, Zeilen 17-18 und Anspruch 1 hingewiesen, deren neuheitsschädliche Offenbarung für den positiven Teil des Anspruchs 1 den ersten Disclaimer rechtfertigen soll. Die Lebensmittelbeschichtungsmasse gemäß Anspruch 1 der D1 enthält insbesondere 1 bis 12, vorzugsweise 3 bis 8, Gewichtsteile eines Gemisches von mindestens zwei Poly(vinylalkoholen), bestehend zu mindestens 0,1 Gewichtsteilen aus mindestens einem Poly(vinylalkohol) vom Hydrolysegrad von 85 bis 90 Mol-%, sowie mindestens 0,1 Gewichtsteilen aus mindestens einem Poly(vinylalkohol) vom Hydrolysegrad von über 90 Mol-%.

8. Da die D1 ebenfalls Lebensmittelbeschichtungsmassen auf der Basis von wässrigen copolymeren Poly(vinylester)-Dispersionen betrifft und daher keine zufällige Entgegenhaltung im Sinne von G 1/03 und G 2/03 darstellen könnte (siehe Punkt 2.2.2. der Entscheidungsgründe), ist es im vorliegenden Fall unabdingbar zu klären, ob die D1 zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) oder Artikel 54(3) EPÜ gehört. Nur in letzterem Fall könnten insoweit die nach G 1/03 und G 2/03 an einen Disclaimer zu stellenden Anforderungen erfüllt werden. Es ist daher die Frage zu beantworten, ob das Streitpatent vor Einführung der Disclaimer das beanspruchte Prioritätsrecht auf der Basis der DE 10317489.3 eingereicht am 16. April 2003 genießen kann.

Es ist nicht bestritten, dass die Passagen der D1, die Lebensmittelbeschichtungsmassen beschreiben und die für den positiven Teil des geänderten Anspruchs 1 neuheitsschädlich sind, und die diesen ersten Disclaimer rechtfertigen sollen, ebenfalls aus der Prioritätsanmeldung der D1, d.h. die DE 10163586.9, zu entnehmen sind (Anspruch 2 und Seite 8, Zeilen 30-31). Es ist somit festzustellen, dass die durch die positive Formulierung (d. h. ohne Disclaimer) definierte Merkmalkombination des vorliegenden Anspruchs 1 nicht von der Offenbarung der Erfindung gemäß D1 oder deren Prioritätsdokument DE 10163586.9 zu unterscheiden ist.

10. Es wurde von der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht bestritten, dass es aber allgemein bekannt ist, dass die Emulsionssparte von Clariant GmbH durch Celanese Emulsions GmbH Ende 2002 übernommen wurde. Es ist nicht strittig, dass Celanese Emulsions GmbH im Rahmen dieser Übernahme Rechtsnachfolgerin von Clariant GmbH für die DE 10163586.9 geworden ist. Die Übertragung der DE 10163586.9 auf Celanese Emulsions GmbH, die ursprünglich im Namen von Clariant GmbH angemeldet wurde, ist im Register vom DPMA mit einem Eintrag vom 1. Juli 2003 dokumentiert, wie der Registerauszug zu Aktenzeichen 10163586.9 und Seite 16108 des Amtsblatts 36/2003 vom DPMA zeigen. Es ist bezüglich der europäischen Patentanmeldung Nr. 02795269.6 zurückgehend auf die internationale Patentanmeldung PCT/EP02/14709 (internationales Aktenzeichen der D1) auch nicht bestritten, dass insofern der Vertragsstaat DE betroffen ist, die Celanese Emulsions GmbH im Rahmen dieser Übernahme Rechtsnachfolgerin von Clariant GmbH geworden ist.

11. Mit der Anmeldung DE 10163586.9, deren Rechtsnachfolgerin die Patentinhaberin des vorliegenden Streitpatents ist und der internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709, deren Nachfolgerin zumindest für den Vertragstaat DE ebenfalls die Patentinhaberin des Streitpatents ist, werden folglich Lebensmittelbeschichtungsmassen offenbart, die dort als erfindungsgemäß beschrieben werden und vom Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 ohne Disclaimer umfasst werden.

12. Gemäß Artikel 87(1) EPÜ steht dem Anmelder bzw. seinem Rechtsnachfolger für die Anmeldung derselben Erfindung zum Europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht zu. Als erste Anmeldung einer Erfindung, die ein Prioritätsrecht begründet, wird auch nach Artikel 87(4) EPÜ eine jüngere Anmeldung angesehen, die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung die im Artikel 87(4) EPÜ festgelegten Vorsausetzungen erfüllt. Insbesondere muss diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist. Es ist nicht bestritten, dass diese Voraussetzung im Falle der älteren DE 10163586.9 und internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709 am Anmeldetag der DE 10317489.3 (16. April 2003) nicht erfüllt war.

13. Die Beschwerdeführerin vertrat die Meinung, dass die DE 10317489.3 die erste Anmeldung der Patentinhaberin sei, die den Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 ohne Disclaimer, offenbare, da keine Identität der Anmelderinnen zwischen der DE 10317489.3 und der DE 10163586.9, bzw. und der internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709 am Anmeldetag der DE 10317489.3 gegeben habe. Eine Identität der Anmelderinnen zwischen der DE 10317489.3 und der DE 10163586.9 (bzw. und der europäischen Patentanmeldung Nr. 02795269.6) habe nach Ansicht der Beschwerdeführerin erst nach Anmeldetag der DE 10317489.3 stattgefunden, in dem Celanese Emulsions GmbH am 1. Juli 2003 (bzw. am 21. Juni 2004) anstatt der ursprünglichen Anmelderin Clariant GmbH in das Register des DPMA (bzw. in das Register des EPA) eingetragen wurde.

14. Gemäß Artikel 87(1) EPÜ steht der Anmelderin der DE 10163586.9 oder ihrer Rechtsnachfolgerin das Prioritätsrecht zu. Maßgebend für die Frage, ob und wann Identität der Anmelderinnen zwischen der DE 10317489 und der DE 10163586.9 (bzw. und internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709) vorgelegen hat, ist insoweit der Zeitpunkt der Übertragung des materiellen Rechts an diesen jeweiligen Anmeldungen und nicht die Eintragungen in das Register des DPMA bzw. EPA für die europäische Patentanmeldung Nr. 02795269.6 zurückgehend auf die internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709. Solche Eintragungen sind nicht rechtsbegründend oder rechtvernichtend (konstitutiv), sondern rechtsbekundend (deklaratorisch). Das Entstehen, Fortbestehend und Erlöschen richtet sich nach materiellem Recht, nicht nach der Registereintragung oder ihrem Unterbleiben (Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 30, Rdn 17). Die Eintragung einer Übertragung hat keine konstitutive Wirkung für den eigentlichen Rechtsübergang (Singer-Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 6. Auflage, Art 71, Rdn 12). Die Eintragungen der Übertragungen der DE 10163586.9 und der europäischen Patentanmeldung Nr. 02795269.6 von Clariant GmbH auf Celanese Emulsions GmbH jeweils in das Register des DPMA vom 1. Juli 2003 und in das Register des EPA vom 21. Juni 2004 kommt nur eine Legitimationswirkung für das Verfahren vor dem EPA bzw. vor dem DPMA zu (Singer-Stauder, aaO, Art 71, Rdn 12 und Schulte, aaO, § 30, Rdn 19).

Folglich, stellt der Eintrag vom 1. Juli 2003 in das Register des DPMA entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keinen Beweis dar, dass die Übertragung der Patentanmeldung DE 10163586.9 (materiell-rechtlich) erst am 1. Juli 2003, d.h. nach Anmeldetag der Prioritätsanmeldung des Streitpatents (16. April 2003) stattgefunden hat. Das gleiche gilt für den Eintrag vom 21. Juni 2004 in das Register des EPA, der als solcher keinen Beleg darstellt, dass der eigentliche Rechtsübergang der internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709 auf Celanese Emulsions GmbH nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung des Streitpatents stattgefunden hat. Dass der Celanese Emulsions GmbH im Rahmen der Übernahme der Emulsionssparte von Clariant GmbH das Recht zugestanden hätte, die Übertragung der betreffenden Patente und Patentanmeldungen durch die jeweiligen Patentämter zu einem undefinierten späteren Zeitpunkt registrieren zu lassen, hat daher keinen Einfluss auf die Gültigkeit der beanspruchten Priorität.

Betreffend den Zeitpunkt der Rechtsübertragung der DE 10163586.9 und der internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709 muss davon ausgegangen werden, wie es gängige Praxis bei Geschäftsübernahmen von Technologiesparten ist, dass die Marken und Patentanmeldungen, die für den Bereich der veräußerten Technologie vorliegen, ebenfalls an den Käufer zugleich mitveräußert werden. Ein Beleg, dass die unbestrittene Veräußerung der für diesen Fall relevanten Anmeldungen DE 10163586.9 und PCT/EP02/14709 auf Celanese Emulsions GmbH (siehe oben) zumindest nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung DE 10317489.3, d.h. nach dem 16. April 2003, lag, wurde nicht erbracht. Ein solcher Beleg ist jedenfalls aus den Auszügen des von der Beschwerdeführerin vorgelegten Rahmenkaufvertrags "Master purchase and sale agreement" ab 26. September 2002 zwischen Clariant International AG und Madionova GmbH nicht zu entnehmen, der den Erwerb von Rechten am geistigen Eigentum, inklusive Patente und Patentanmeldungen bestätigt. Ein Grund für eine verspätete Veräußerung der DE 10163586.9 oder der PCT/EP02/14709 wurde ebenfalls nicht genannt und ist der Kammer nicht ersichtlich.

17. Weitere Indizien für eine Rechtsübertragung der DE 10163586.9 auf die Anmelderin der DE 10317489 vor dem Anmeldetag der späteren Anmeldung können darin gesehen werden, dass einen Verweis auf ,,die nicht vorveröffentlichen deutschen Patentanmeldung Nr. 101 63 586.9" und ihren Inhalt auf Seite 4, Zeilen 10-12 der DE 10317489 zu finden ist, und dass eine weitgehende Übereinstimmung der Textstellen für die Beschreibung der Komponenten A), B) und der optionalen Additiven festzustellen ist.

Aus dem allgemeinen Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte jeweils für die von ihm behaupteten Tatsachen auf die er sich stützt, beweispflichtig ist, oblag es daher der Patentinhaberin glaubhaft zu machen, dass die Rechtsübertragung der Anmeldung DE 10163586.9 und der internationalen Patentanmeldung PCT/EP02/14709 im Hinblick auf den oben dargestellten Sachverhalt wider Erwarten zumindest erst nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung DE 10317489.3 an die Celanese Emulsions GmbH stattgefunden hat. Da die Patentinhaberin ihrer Beweispflicht nicht nachgekommen ist, ist folglich von einer Identität der Anmelderin bzw. Rechtsnachfolgerin, d.h. Celanese Emulsions GmbH, zwischen der D1, ihrer Prioritätsanmeldung DE 10163586.9 und der Prioritätsanmeldung des Streitpatents (DE 10317489.3), bereits am Anmeldetag der Prioritätsanmeldung DE 10317489 des Streitpatents auszugehen. Dies gilt daher ebenfalls zum späteren Zeitpunkt des Anmeldetags für das Streitpatent. Infolge dessen kommt es im vorliegenden Fall nicht darauf an, ob das relevante Datum für die Beurteilung, ob das Streitpatent die Priorität der DE 10317489.3 genießt, das Anmeldedatum dieser Prioritätsanmeldung, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wurde, oder das Anmeldedatum des Streitpatents zugrunde zu legen ist.

19. Nach dem Vorstehenden ist daher festzustellen, dass die Prioritätsanmeldung des Streitpatents (DE 10317489.3) hinsichtlich des bereits in D1 (PCT/EP02/14709) (die durch die Bennennung sämtlicher EPÜ-Staaten DE benennt) und deren Prioritätsanmeldung (DE 10163586.9) offenbarten Gegenstands, nämlich des Gegenstands, den es mit dem ersten Disclaimer auszuschließen gilt, nicht die erste Anmeldung gemäß Artikel 87(1) EPÜ im Sinne von Artikel 87(4) EPÜ darstellt. Eine Teilpriorität für diesen bereits in der D1 und in der Prioritätsanmeldung der D1 als erfindungsgemäß offenbarten Gegenstand kann daher nicht erkannt werden.

20. Aus diesem Grund gehört der in D1 offenbarte Gegenstand, den es mit dem ersten Disclaimer auszuschließen gilt, zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ. Da diese neuheitsschädliche Offenbarung gemäß Artikel 54(2) EPÜ ebenfalls Lebensmittelbeschichtungsmassen betrifft, kann sie keine zufällige Vorwegnahme im Sinne der Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 darstellen. Infolge dessen ist der erste Disclaimer des Anspruchs 1 auf der Basis dieser neuheitsschädlichen Offenbarung aus der D1 nach den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (supra) nicht zulässig und verstößt gegen Artikel 123(2) EPÜ.

21. Der Anspruch 1 des Hauptantrags ist daher nicht gewährbar.

Infolgedessen kann dahin gestellt bleiben, ob der Gegenstand, der mit den positiven Merkmalen im Anspruch 1 definiert wurde, über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, oder, ob der zweite Disclaimer gültig ist.

Hilfsantrag 1 (gekennzeichnet als "Hilfsantrag 4")

Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)

23. Der im Anspruch 1 dieses Hilfsantrags definierte Gegenstand unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass (i) die Komponente D) (Polyvinylalkohol) zwingend in einer Menge von 1 bis 10 Gew.%, bezogen auf die Masse der Gesamtmonomeren, vorhanden ist, (ii) der Anspruch auf die Verwendung der wässrigen copolymeren Poly(vinylester)-Dispersionen zum Beschichten von Lebensmitteln gerichtet ist und (iii) als einziger Disclaimer der erste Disclaimer gemäß Hauptantrag definiert wird.

24. Wie für den Hauptantrag soll der gleiche Disclaimer zur Abgrenzung gegenüber der Druckschrift D1 dienen, weil deren Inhalt, insbesondere die im obigen Punkt 6 zitierten Passagen, d.h. die Seite 9, Zeilen 17-18 und Anspruch 1, für den positiven Teil des Anspruchs 1 eine neuheitsschädliche Offenbarung darstellt. Es ist nicht strittig, dass diese Passagen ebenfalls aus der Prioritätsanmeldung der D1, d.h. die DE 10163586.9, (insbesondere Anspruch 2 und Seite 8, Zeilen 30-31) zu entnehmen sind.

Folglich umfasst der Gegenstand, der im positiven Teil des geänderten Anspruchs 1 vom "Hilfsantrag 4" definiert wird, Verwendungen, die in der D1 und deren Prioritätsanmeldung DE 10163586.9 offenbart werden. Es folgt daher analog zur für den Hauptantrag angewandten Begründung, dass keine Priorität hinsichtlich des bereits in D1 und in der Prioritätsanmeldung der D1 offenbarten Gegenstands anerkannt werden kann. Dieser Gegenstand gehört folglich zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ und stellt des Weiteren keine zufällige Vorwegnahme im Sinne der Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 dar (siehe Punkt 8 oben). Der vorliegende Disclaimer, der dazu dient, die Neuheit gegenüber diesem Gegenstand wiederherzustellen, ist somit unter Berücksichtigung der in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 aufgestellten Kriterien nicht zulässig und verstößt gegen Artikel 123(2) EPÜ. Der Hilfsantrag 1 (gekennzeichnet als "Hilfsantrag 4") ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

Hilfsantrag 2 (gekennzeichnet als "Hilfsantrag 10")

Zulässigkeit

26. Dieser Hilfsantrag wurde mit Schreiben vom 2. Juli 2015 eingereicht, d.h. nach Erhalt der Ladung mit Anberaumung der mündlichen Verhandlung, so dass seine Zulassung dem Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13(1) VOBK sowie den Voraussetzungen nach Artikel 13(3) VOBK unterworfen ist.

Wie von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, kann der neue Anspruchssatz des Hilfsantrags 10 als eine direkte Antwort auf die erst im Bescheid der Kammer aufgestellte Frage, ob die Druckschrift D1, soweit der gemeinsame Gegenstand zwischen Streitpatent und der DE 10163586 betroffen ist, als Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ betrachtet werden kann, womit die Gültigkeit des Disclaimers nicht gegeben wäre. Die im Anspruch 1 des "Hilfsantrags 10" ausgewählte Formulierung stellt einen legitimen Versuch der Patentinhaberin dar, sowohl die Gültigkeit eines Prioritätsrechts auf der Basis der DE 10317489.3 wieder herzustellen, als auch den Disclaimer aus dem erteilten Anspruch 1 zu beseitigen in einem Versuch, die Einwände unter Artikel 123(2) und (3) EPÜ auszuräumen.

28. Dem Argument der Beschwerdegegnerinnen, dass der "Hilfsantrag 10" mit den vorangingen Anträgen nicht konvergiere und somit als unzulässig zu betrachten sei, vermag die Kammer nicht zu folgen. Geänderte Ansprüche werden als konvergierend oder aber divergierend gegenüber dem vorher beanspruchten Gegenstand betrachtet, wenn der beanspruchte Gegenstand in eine Richtung bzw. in Richtung eines Erfindungsgedankens zunehmend einschränkend weiterentwickelt wird oder etwa durch Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale unterschiedliche Weiterentwicklungen verfolgt werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage, 2013, IV.E.4.4). Somit soll keine unübersichtliche und unzumutbare Verfahrenssituation entstehen, in der es den anderen Parteien als auch der Beschwerdekammer obliegt, aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Verteidigungsstrategien, diejenige zu "wählen", die letztendlich Bestand haben könnte (siehe T 1685/07, Punkt 6.5 der Entscheidungsgründe). Die Nichtzulassung von solchen divergierenden Anspruchsätzen dient dazu, dass eine konsistente Verteidigungslinie hinsichtlich des Erfindungsgedankens, der dem Streitpatent zugrunde liegt, verfolgt wird.

Eine solche Situation liegt hier nicht vor, weder vor der Einspruchsabteilung, die eine Entscheidung nur über die formelle Zulässigkeit der geänderten Ansprüche, die in Antwort auf den Einspruchsgrund unter Artikel 100(c) EPÜ, vorgelegt wurden, getroffen hat, noch vor der Beschwerdekammer insofern die vorliegenden Anträge betroffen sind, da lediglich die formelle Zulässigkeit dieser Anträge überprüft wurde. Die Frage, ob die Reihenfolge der Anträge zu einer engeren Definition des beanspruchten Gegenstands führt, ist alleine nicht entscheidend. Es ist vielmehr im Hinblick auf den vorhandenen Sachverhalt, zum Beispiel in Bezug auf die Notwendigkeit, unterschiedliche Erfindungsgedanken zu bewerten, entscheidend, ob eine unzumutbare Verfahrenssituation für die anderen Parteien und die Beschwerdekammer entstehen würde. Das ist hier nicht der Fall.

30. Aus diesen Gründen hat die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 13(1) VOBK ausgeübt und den Hilfsantrag 2 (gekennzeichnet als "Hilfsantrag 10") zugelassen.

Änderungen (Artikel 123(3) EPÜ)

31. Der "Hilfsantrag 10" definiert, dass die Lebensmittelbeschichtungsmassen 1 bis 10 Gewichtsteile, bezogen auf die Masse an gesamten Monomeren, eines Gemischs von Polyvinylalkoholen mit einheitlichem Hydrolysegrad enthalten. Dies kann zum Beispiel eine Mischung von zwei Polyvinylalkoholen mit unterschiedlichen Molekulargewichten und einheitlichem Hydrolysegrad sein. Durch den Ausdruck ,,enthaltend" können aber die Lebensmittelbeschichtungsmassen gemäß Anspruch 1 des "Hilfsantrags 10" weitere Komponenten als die darin aufgelisteten Komponenten A) bis D), und somit einen weiteren Polyvinylalkohol mit einem anderen Hydrolysegrad enthalten.

Der Anspruch 1 des erteilten Patents schließt aber mit dem ersten Disclaimer die Verwendung eines Gemisches von mindestens zwei Poly(vinylalkoholen), das besteht aus mindestens 0,1 Gewichtsteilen aus mindestens einem Poly(vinylalkohol) vom Hydrolysegrad von 85 bis 90 Mol %, sowie mindestens 0,1 Gewichtsteilen aus mindestens einem Poly(vinylalkohol) vom Hydrolysegrad von über 90 Mol %, aus. Das gleiche gilt für alle anderen Ansprüche des erteilten Patents, die sich auf Anspruch 1 zurückbeziehen. Auf Grund des mehrfach verwendeten Ausdrucks ,,mindestens" schließt der erste Disclaimer des erteilten Anspruchs 1 die Verwendung zum Beispiel einer Mischung von zwei Polyvinylalkoholen mit unterschiedlichen Molekulargewichten und einheitlichem Hydrolysegrad und einem zusätzlichen Polyvinylalkohol mit einem anderen Hydrolysegrad aus. Da der Anspruch 1 vom Hilfsantrag 10 die Verwendung einer solchen Mischung zulässt, wie im Punkt 31 gezeigt wird, wurde der durch das erteilte Patent verliehene Schutz durch den geänderten Anspruch 1 ausgeweitet. Daher ist der geänderte Anspruch 1 im Hinblick auf Artikel 123(3) EPÜ unzulässig, womit der Hilfsantrag 2 (gekennzeichnet als "Hilfsantrag 10") nicht gewährbar ist.

Hilfsantrag 3 (gekennzeichnet als "Hilfsantrag 11")

Zulässigkeit

Dieser Hilfsantrag, der am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht wurde, ersetzte einen anderen "Hilfsantrag 11", der ebenfalls in der Verhandlung eingereicht wurde. Es ist zunächst festzustellen, dass sich der vorliegende "Hilfsantrag 11" von dem "Hilfsantrag 10" lediglich durch die Definition, dass die Lebensmittelbeschichtungsmasse aus den vier Komponenten A bis D und Wasser besteht, unterscheidet. Die Hinzufügung des Merkmals Wasser kann nicht als überraschend angesehen werden, da in allen vorrangigen Anträgen definiert wurde, dass die Lebensmittelbeschichtungsmasse eine wässrige Dispersion enthielt und diese Hinzufügung eine direkte und entsprechende Reaktion auf den Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin / Einsprechenden 1 gegen den vorherigen und zurückgezogenen "Hilfsantrag 11" darstellt, wonach die wässrige Dispersion nicht aus Komponenten A) bis D) bestehen könne, sondern Wasser ebenfalls enthalten müsse.

34. Wie in den folgenden Punkten dargestellt wird, wurde für die Kammer sofort und ohne großen Aufwand ebenfalls ersichtlich, dass die Änderungen den aufgeworfenen Fragen unter Artikel 123(2) und (3) EPÜ bezüglich der Anwendung eines unzulässigen Disclaimers im erteilten Anspruch 1 und seiner Streichung, sowie gleichzeitig dem Neuheitseinwand im Hinblick auf D1, der für den im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Disclaimer ursächlich war, erfolgreich Rechnung trugen. Auch wenn die Beschwerdeführerin sämtliche Änderungen hätte früher durchführen können, wurde nicht vorgetragen, dass diese Änderungen Fragen bezüglich der in der angefochtenen Entscheidung und im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwände gegen den Hauptanspruch 1 aufwerfen, deren Behandlung den Beschwerdegegnerinnen nicht zuzumuten wäre.

35. Aus den oben angegebenen Gründen wurde daher der geänderte "Hilfsantrag 11" von der Kammer in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) und (3) VOBK in das Verfahren zugelassen.

Änderungen (Artikel 123(2) und (3) EPÜ)

Aus dem Anspruch 1 und den Beispielen 1 und 2 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen geht implizit hervor, dass die Lebensmittelbeschichtungsmasse aus Komponenten A), B), D), Wasser und Komponente C) bestehen kann. Die hinzugefügte Präzisierung, dass die Komponente D) ein Gemisch von Polyvinylalkoholen mit einheitlichem Hydrolysegrad ist und dessen Menge von 1 bis 10 Gewichtsteilen bezogen auf die Masse an gesamten Monomeren beträgt, ist als bevorzugte Ausführungsform für die Komponente D) auf Seite 7, Zeilen 6-8 und 11-13 der ursprünglichen Fassung offenbart. Dass es sich bei der vorliegenden Komponente D) um das bevorzugte weitere Stabilisierungsmittel handelt, wird durch die Beispiele 1 und 2 bestätigt. Auf der ursprünglichen Seite 4, Zeilen 1-2 und in dem ursprünglichen Anspruch 1 ist offenbart, dass kleine Mengen Celluloseether bis 0,45 Gewichtsteilen verwendet werden können, wie es im Beispiel 2 mit 0,25 Gewichtsteilen gezeigt wird. Weitere kleinere Mengen wie 0,15 Gewichtsteile werden auf Seite 4, Zeile 2 offenbart. Obwohl gemäß Seite 4, Zeile 3 der ursprünglichen Unterlagen ganz bevorzugt kein Celluloseether verwendet wird, und die 0,15 Gewichtsteile als bevorzugte Obergrenze für die Menge an Celluloseether beschrieben werden, ist dennoch implizit, dass jede Menge an Celluloseether zwischen 0 und 0,45 Gewichtsteilen, inklusive eine Menge zwischen 0,15 und 0,45 Gewichtsteilen verwendet werden kann. Somit ist festzustellen, dass der Fachmann durch den geänderten Anspruch 1 keine neue technische Information gegenüber der ursprünglichen Anmeldung erhält. Der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1, der sich an das Beispiel 2 der ursprünglichen Unterlagen anlehnt, ist unter Berücksichtigung der oben zitierten Textstellen aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt somit die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Gegenüber der erteilten Fassung des Anspruchs 1 unterscheidet sich die Definition des Anspruchs 1 gemäß "Hilfsantrag 11" dadurch, (i) dass die Lebensmittelbeschichtungsmasse aus Komponente A), B), C), D) und Wasser besteht, (ii) dass die Natur der Komponente D) präzisiert wurde und nicht mehr optional ist, und (iii) dass die Komponente C) ebenfalls nicht mehr optional ist, sondern in einer Mindestmenge von 0,15 Gewichtsteilen verwendet wird. Weiterhin wurde der Disclaimer gestrichen.

38. Die Änderung, dass die Lebensmittelbeschichtungsmasse aus Komponenten A), B), C), D) und Wasser besteht, die Spezifikation, dass nun Komponenten C) und D) zwingend zu verwenden sind, und darüber hinaus, die Präzisierung, dass die Komponente D) nun ein Gemisch von Polyvinylalkoholen mit einheitlichem Hydrolysegrad ist, bewirken, dass die Definition der Lebensmittelbeschichtungsmasse gemäß Anspruch 1 gegenüber der des erteilten Anspruchs 1 eingeschränkt wird. Insbesondere führen diese Änderungen dazu, dass die Lebensmittelbeschichtungsmassen kein Gemisch von Polyvinylalkoholen mit unterschiedlichen Hydrolysegraden enthalten können, womit der im erteilten Anspruch 1 erhaltene Disclaimer überflüssig geworden ist. Die in den Anspruch 1 enthaltenden Änderungen erfüllen somit die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ.

Neuheit gegeben gegenüber D1

Die Lebensmittelbeschichtungsmassen gemäß der Lehre der D1 können einen Celluloseether als optionales weiteres Stabilisierungsmittel enthalten (Seite 10, Zeile 5-9), dessen Menge aber nicht beschrieben wird. Darüber hinaus müssen die Lebensmittelbeschichtungsmassen gemäß der Lehre der D1 ein Gemisch von Polyvinylalkoholen mit unterschiedlichen Hydrolysegraden enthalten, womit sie den Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 nicht vorwegnehmen können. Weitere Dispersionen, die aber der Lehre der D1 nicht entsprechen und ein Gemisch von Polyvinylalkoholen mit einheitlichem Hydrolysegrad enthalten, sind mit den Vergleichsbeispielen 2 und 4 der D1 beschrieben, die zur Einführung des zweiten Disclaimers im Hauptantrag des angefochtenen Entscheidung führten. Es wird aber nicht offenbart, dass diese Dispersionen einen Celluloseether enthalten, geschweige denn, in einer Menge von 0,15 bis 0,45 Gewichtsteilen. Ungeachtet der Frage, ob die DE 10317489.3 generell die Verwendung von 1 bis 10 Gewichtsteilen, bezogen auf die Masse an gesamten Monomeren, eines Gemischs von Polyvinylalkoholen mit einheitlichem Hydrolysegrad offenbart, und somit der Frage ob, der Gegenstand des Anspruchs 1 die Priorität der DE 10317489.3 genießt, ist infolgedessen festzustellen, dass die D1 keine Dispersionen gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt daher die Bedingungen des Artikels 54 EPÜ.

Zurückverweisung (Artikel 111(1) EPÜ)

Da das Streitpatent von der Einspruchsabteilung wegen Verstoßes des Anspruchs 1 gegen Artikel 123(2) und (3) EPÜ widerrufen worden ist, die Kammer indessen die formale Zulässigkeit des Anspruchs 1 festgestellt hat, war die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer nur über die Neuheit des Hauptanspruchs 1 gegenüber D1 entschieden und keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Einspruchsabteilung zu weiteren Fragen noch keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111(1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück. Sollte die erste Instanz zum Schluss kommen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 gewährbar ist, wäre die Beschreibung und, wenn erforderlich, die anderen Ansprüche, zum Beispiel die Ansprüche 9, 11 und 12, an den neuen Hauptanspruch 1 anzupassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vom 28. Juli 2015 eingereichten Hilfsantrag, der als "Hilfsantrag 11" gekennzeichnet ist, zurückverwiesen.