T 2702/18 - Prior use and tacit secrecy

 Key points

• The Board concludes, in the translated headnote, that a relationship of confidentiality between suppliers and customers in the vehicle industry is the be assumed as customary, which prohibits as a matter of commercial practice, suppliers from sharing with third parties any trade secrets of customers that they get access to in the framework of cooperation with these customers. However, assuming a more extensive tacit secrecy agreement based on the facts of the case assumes that both parties had a corresponding wish to be legally bound and that they implicitly express that the joint development would not be made public, as long as a common interest in secrecy existed (thereby following T830/90).
• I think a lot can be said about this headnote and the board divulging or promulgating this commercial practice, but that is perhaps something for the future. 
• In the case at hand, the opposition was based on prior use. It seems* (from the decision of the Board) that the invention was made by the supplier and shared with the customer and that the opposed patent was granted from a patent application filed by the customer. The Board concludes that the supplier was not bound by secrecy to the customer and that, therefore, there was a public prior use.
• As a comment, I'm not sure if the Board's reasoning is conclusive. Typically, the inventor itself uses the invention prior to the filing of the patent (application e.g. building prototype, lab experiments) and in principle, an inventor is not bound by secrecy (let's assume the simple case of a self-employed inventor in his/her/their garage; mutatis mutandis for engineers and scientists working for a company). Typically these activities of the inventor itself do not constitute a novelty destroying public prior use (in my view). In the case at hand, the supplier (seemingly*) developed the invention and shared the inventive concept with the customer i.e. disclosed the invention to the prospective customer. As to whether that disclosure constitutes prior art, the question appears to be whether the customer was bound by a (tacit) secrecy agreement. 
• * Note; I'm not opining on entitlement in any way; the marked wording tries to summarize para. 3.1.2 and 3.1.3 of the decision. 
• "Die für ACE [=supplier] geltende Geheimhaltungsverpflichtung aus dem Handelsbrauch betreffend die fremden Betriebsgeheimnisse von Dynapac [=customer] erstreckt sich daher nicht auf beanspruchte Merkmale der vorliegend geltend gemachten Erfindung. Diese waren vielmehr... eigenes Wissen von ACE [ supplier]."
  
  
• Headnote 3 in translation is: "The assumption of an actual presumption that the partners in a joint further development in the field of vehicle construction, in case of doubt, want to undertake binding mutual secrecy up to the publication of the developed product, presupposes as connecting facts at least the determination of the awareness that it is a joint development of both partner acts, and that both sides will be interested in secrecy."

• As to whether the decision involves a review of facts: in translation: “ 3.3.1 Since the board does not question the facts established by the opposition division, but only the legal conclusions drawn from them, the limitation of the assessment of evidence, which is, according to the case-law [*] of the board, equivalent to that of discretionary decisions (as laid down by the Enlarged Board of Appeal in G 7/93, reasons no. 2.6), not decisive in the present case. The principles set out in decision T 1418/17 are therefore not relevant here and the delimitation from decision T 1604/16 does not need to be discussed in more detail. 3.3.2 In summary, in the present case it is not a question of reviewing the evidence assessment by the opposition division and, if necessary, replacing it with another evidence assessment carried out by the board, but rather of drawing the correct legal conclusions from the facts of prior use established by the evidence assessment. The facts ascertained by the opposition division in this respect were also not called into question by the parties involved in the appeal proceedings, so that a review of the assessment of the evidence does not appear to be necessary for this reason either.”
• As a comment, it is not clear to me if the above means that the point if submitted late in the appeal proceedings, could not have been held inadmissible under Article 114(2) EPC.
• [*] The Board does not cite any case law in particular, G7/93 r.2.6 is not about the assessment of evidence.

T 2702/18 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t182702du1.html

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Der Hauptantrag entspricht der Fassung des Streitpatents, die im Einspruchsverfahren als ,,Hilfsantrag 1" bezeichnet wurde und gemäß der angegriffenen Entscheidung der Einspruchsabteilung den Erfordernissen des EPÜ genügte.

Vorbenutzung

2. Die Beschwerdeführerin machte bereits im Einspruchsverfahren die folgende offenkundige Vorbenutzung geltend:

2.1 Die Firma Dynapac GmbH hatte sich seinerzeit an die Firma ACE Stoßdämpfer GmbH gewandt und um ein Angebot für einen hydraulischen Stoßdämpfer gebeten. Ein Vertriebsmitarbeiter von ACE besuchte daraufhin am 20.4.2011 die Produktionsstätten von Dynapac und stellte fest, dass das von Dynapac angefragte Produkt nicht wie vorgesehen an dem von Dynapac hergestellten Straßenfertiger verwendet werden kann.

Daher entwickelte ACE unter den von Dynapac vorgegebenen Randbedingungen eine umsetzbare Lösung für ein Dämpfungsmittel in Form wenigstens eines Strukturdämpfers, der zur Befestigung der Schubrollen am von Dynapac hergestellten Straßenfertiger eingesetzt werden sollte.

In diesem Zusammenhang tauschten der Vertriebsmitarbeiter von ACE und der mit der Entwicklung der Verbindung der Schubrolle zum Straßenfertiger betraute Entwicklungsingenieur bei Dynapac diverse e-mails aus, die den Entwicklungsprozess dokumentierten.

2.2 Dieser Vorgang war zwischen den Parteien unstrittig.

2.3 Strittig war dagegen, ob zwischen ACE und Dynapac eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand oder ob der Vertriebsmitarbeiter der ACE, der den alternativen Strukturdämpfer entwarf, als nicht der Geheimhaltungspflicht unterliegende Öffentlichkeit anzusehen ist.

3. Zwischen ACE und Dynapac könnte eine allgemeine Verpflichtung zur Geheimhaltung aufgrund eines Handelsbrauchs vorgelegen haben, oder aber stillschweigend oder explizit eine weiter gehende individuelle Geheimhaltungsvereinbarung getroffen worden sein.

3.1 Die Kammer ist davon überzeugt, dass grundsätzlich qua Handelsbrauch zwischen ACE als Zulieferer und Dynapac als dessen Kunde ein branchenübliches Vertrauensverhältnis bestand, das es verbietet, dass der Zulieferer Betriebsgeheimnisse des Kunden, in deren Besitz er im Rahmen der Kooperation mit diesem kommt, an beliebige Dritte weitergibt. Insofern bestand eine prinzipielle Verpflichtung für ACE, nicht für die Öffentlichkeit gedachte Entwicklungsergebnisse von Dynapac vertraulich zu behandeln.

3.1.1 Im vorliegenden Fall ist ACE jedoch durch die Kooperation mit Dynapac und insbesondere durch den Besuch des als Zeugen einvernommenen Vertriebsmitarbeiters Herrn Gülzow-Salisch nicht in Besitz derartiger schützenswerter Kenntnisse gelangt und/oder hat diese weitergegeben. Dynapac hat dem Vertriebsmitarbeiter der ACE zwar den von ihnen entwickelten Straßenfertiger und insbesondere die Befestigung der Schubrollen dieses Straßenfertigers über Dämpfungsmittel als eines ihrer aktuellen Entwicklungsprojekte präsentiert. Die Art der Befestigung der Schubrollen über Dämpfungsmittel wurde aber von Dynapac bereits in der Praxis verwendet und war der Öffentlichkeit daher schon vorbekannt, da Dynapac schon in 2009 Radfertiger mit einer über hydraulische Stoßdämpfer gelagerte Schubrollen entwickelt und vertrieben hatte (siehe Entscheidungsgründe 19.1.10). Die Befestigung der Schubrollen eines Fertigers über Strukturdämpfer in Form von hydraulischen Dämpfern war somit kein schützenswertes, firmeninternes Wissen, das gemäß eines Handelsbrauch vertraulich zu behandeln gewesen wäre.

3.1.2 Die Wahl des im Rahmen der Firmenbeziehung zwischen ACE und Dynapac entwickelten Strukturdämpfers aus Elastomer als Alternative zum vorbekannten hydraulischen Dämpfer, sowie dessen Dimensionierung stellt wiederum kein firmeninternes Wissen von Dynapac dar, sondern ist Teil des Firmenwissens von ACE. ACE war gegenüber Dynapac aber nicht verpflichtet, Geheimhaltung über das eigene Wissen zu wahren.

3.1.3 Die für ACE geltende Geheimhaltungsverpflichtung aus dem Handelsbrauch betreffend die fremden Betriebsgeheimnisse von Dynapac erstreckt sich daher nicht auf beanspruchte Merkmale der vorliegend geltend gemachten Erfindung. Diese waren vielmehr - soweit nicht bereits allgemein vorbekannt - eigenes Wissen von ACE.

3.2 Eine individuelle Geheimhaltungsvereinbarung zwischen ACE und Dynapac wiederum könnte entweder explizit durch eine entsprechende Vereinbarung, oder aber implizit durch konkludentes Handeln zwischen ACE und Dynapac geschlossen worden sein.

3.2.1 Eine explizit geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung lag unstrittig zwischen den Parteien nicht vor.

3.2.2 Eine implizite bzw. stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung über sämtliche Umstände einer Kooperation setzt aber im Anschluss an T 830/90 (siehe Gründe 3.2.2) die Feststellung voraus, dass beide Parteien einen entsprechenden Rechtsbindungswillen hatten und konkludent zum Ausdruck brachten, die gemeinsame Entwicklung nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen - zumindest nicht solange, wie ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung besteht. Ein solches Interesse wird sich zumindest über den Zeitraum erstrecken, der zur Absicherung der Interessen der Geschäftspartner (beispielsweise einer Anmeldung zum Patent) dient.

a) Im vorliegenden Fall kann die Kammer aber keinen Rechtsbindungswillen seitens ACE erkennen, da aus Sicht des Zulieferers hier kein neues Produkt entwickelt wurde, das für ACE schützenswert sein hätte können. Stattdessen wurde lediglich ein an sich schon länger bestehendes Produkt an die Kundenvorgaben von Dynapac angepasst und verkauft. Dabei hatte ACE kein Interesse daran, dieses Produkt ausschließlich an Dynapac zu verkaufen, sondern wollte ganz im Gegenteil das Produkt an möglichst viele Kunden vertreiben.

b) Die von der Beschwerdegegnerin in den Fokus gerückte individuelle Dimensionierung des Strukturdämpfers im Auftrag von Dynapac steht dem im Ergebnis nicht entgegen, da bei der auf die Vorgaben von Dynapac maßgeschneiderten Lösung auf standardisierte Katalogware von ACE zurückgegriffen wurde (siehe Entscheidungsgründe 19.1.9), so dass kein neues Produkt entwickelt, sondern nur ein existierendes Produkt individuell an den Kundenwunsch angepasst wurde.

c) Zudem wird durch die Gesamtumstände des Vorgangs deutlich, dass Dynapac die Konstruktion des Straßenfertigers nicht an das von ACE gelieferte Dämpfungsmittel angepasst hat, sondern ACE ihr Produkt an die von Dynapac vorgegebenen Einbaumaße und Leistungswerte anpassen musste. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass die intellektuelle Leistung in der Anpassung des Strukturdämpfers an die von Dynapac gemachten Vorgaben lag. Daher kann die Kammer nicht erkennen, warum ACE davon hätte ausgehen sollen, dass Dynapac ein Interesse daran hatte, eine etwaige gemeinsame Entwicklung des Strukturdämpfers schützen zu wollen, da Dynapac vorliegend nur die Aufgabe gestellt hat, die dann ACE für sie löste.

c) Daher kann im Ergebnis nicht davon ausgegangen werden, dass ACE stillschweigend eine Verpflichtung zur Geheimhaltung eingehen wollte bzw. eingegangen ist; denn es stand einerseits im Interesse von ACE, das Produkt und seine Verwendung als Alternative zum vorbekannten Dämpfungsmittel in Form eines hydraulischen Dämpfers bei der Halterung der Schubrollen eines Straßenfertigers auch Dritten anbieten zu können und andererseits war für ACE nicht erkennbar, dass fremde, ggfs. schützenswerte Entwicklungen von Dynapac, die über den Einbau der von ACE empfohlenen Dämpfer hinausgegangen wären, betroffen sein könnten.

d) Eine tatsächliche Vermutung, dass die Partner einer gemeinsamen Weiterentwicklung im Bereich des Fahrzeugbaus sich im Zweifel bis zur Veröffentlichung des entwickelten Produkts gegenseitig bindend zur Geheimhaltung verpflichten wollen, setzt als Anknüpfungstatsachen zumindest die Feststellung des Bewusstseins voraus, dass es sich um eine gemeinsame Entwicklung beider Partner handelt, und dass daher auch beide Seiten an einer Geheimhaltung interessiert sein werden. Derartige Anknüpfungstatsachen sind im vorliegenden Fall jedoch nicht erkennbar.

3.2.3 Die von der Einspruchsabteilung in der Beweisaufnahme festgestellten Fakten genügen daher nicht, um den rechtlichen Schluss auf das Vorliegen einer Verpflichtung zur Geheimhaltung fremder Betriebsgeheimnisse oder auf den Abschluss einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung zu ziehen.

3.3 Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung der Kammer.

3.3.1 Da die Kammer vorliegend nicht die durch die Einspruchsabteilung festgestellten Fakten, sondern allein die daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse in Frage stellt, ist die Einschränkung der Würdigung erhobener Beweise, die nach der Rechtsprechung der Kammer derjenigen von Ermessensentscheidungen gleichkommt (wie von der Großen Beschwerdekammmer in G 7/93, Gründe Nr. 2.6 niedergelegt), vorliegend nicht ausschlaggebend. Daher sind die in der Entscheidung T 1418/17 aufgestellten Grundsätze hier nicht einschlägig und es muss auch nicht näher auf die Abgrenzung zur Entscheidung T 1604/16 eingegangen werden.

3.3.2 Im vorliegenden Fall geht es zusammenfassend nicht darum, die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung zu überprüfen und gegebenenfalls durch eine von der Kammer erneut durchgeführte Beweiswürdigung zu ersetzen, sondern darum, die richtigen rechtlichen Schlussfolgerungen aus den durch die Beweiswürdigung festgestellten Fakten der Vorbenutzung zu ziehen. Die von der Einspruchsabteilung insoweit festgestellten Fakten wurden zudem von den Beteiligten im Beschwerdeverfahren nicht in Zweifel gezogen, so dass eine Überprüfung der Beweiswürdigung auch aus diesem Grunde nicht veranlasst erscheint.

3.4 Im Resultat bestand daher zwischen ACE und Dynapac entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung keine Geheimhaltungsverpflichtung, so dass die von der Beschwerdeführerin im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgetragene Vorbenutzung als offenkundig anzusehen ist.

Zurückverweisung

4. Nachdem beide Parteien übereinstimmend eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung beantragten und die Diskussion zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nunmehr eine Berücksichtigung der offenkundigen Vorbenutzung erfordert, die hochrelevant erscheint, liegen besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 vor, die eine Zurückverweisung an die Vorinstanz rechtfertigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen an die Einspruchsabteilung.