T 1111/16 - OD did nothing for 8 years; remittal

 Key points

• This is an opposition case for a patent with filing date in 2000 (Euro-PCT application). Granted in 2005. The Board decides to remit the case (in April 2021). So after more than 15 years opposition, the proceedings will continue.
• Oppositions filed in 2006. Reply patentee in 2007. Next action: request for transfer/name change in 2014. Summons in 2015. OD revokes the patent: claims as granted not novel (for one of the independent claims), AR-1 lacks basis under Article 123(2). Patentee appeals. 
• The Boards finds the Auxiliary Request, filed with the appeal, to have basis in the application as filed, to be sufficiently disclosed and novel.
• Then, novelty of the other independent claims is to be examined, as well as inventive step.
• The Board decides to remit the case.
• “Die Kammer stellte zudem fest, dass die Diskussion der Neuheit in Hinblick auf die Ansprüche 16 und 24 einen völlig anderen Gegenstand und andere Dokumente betrifft als die obige Diskussion der Neuheit von Anspruch 1.”
• “Das Beschwerdeverfahren wurde daher unter Geltung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern 2007 begonnen und auf den in der angefochtenen Entscheidung diskutierten Gegenstand fokussiert. Dieses Vorgehen entspricht dem auf Überprüfung gerichteten Zweck des verwaltungsgerichtlichen Einspruchsbeschwerde-verfahrens, der von der neuen Verfahrensordnung noch weiter in den Vordergrund gestellt wird”
• “Auch wenn wie im vorliegenden Fall die Einsprüche gegen das Patent erst mehr als 8 Jahre nach Eingang der Einsprüche von der Einspruchsabteilung bearbeitet wurde und damit das Einspruchsverfahren unüblich lange dauerte, spricht dies nicht zwingend gegen die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.”

T 1111/16 -

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t161111du1.html

11. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Gemäß Artikel 111(1) EPÜ kann die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverweisen.

In der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK 2007 vom 9. Juli 2019 wies die Kammer verfahrensleitend darauf hin, dass die Beurteilung der Neuheit der unabhängigen Ansprüche 16 (Verfahren) und 24 (Vorrichtung) sowie der erfinderischen Tätigkeit nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung und im Rahmen des Einspruchsverfahrens nicht abschließend erfolgt ist.

Die Kammer stellte zudem fest, dass die Diskussion der Neuheit in Hinblick auf die Ansprüche 16 und 24 einen völlig anderen Gegenstand und andere Dokumente betrifft als die obige Diskussion der Neuheit von Anspruch 1. Insbesondere sind andere Merkmale streitig, wie beispielsweise die Ausbildung eines longitudinalen Magnetfelds anstelle der in Hinblick auf den Schichtaufbau wichtigen Punkte der chemischen Zusammensetzung der Schichten und ihrer inhärenten Eigenschaften.

Da das Beschwerdeverfahren in erster Linie der Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung dient, ist es gängige Praxis der Kammern, die Angelegenheit zurückzuverweisen, wenn wesentliche Fragen zur Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der erstinstanzlichen Abteilung noch nicht geprüft und entschieden worden sind (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a.a.O., Kapitel V.A.7.4).

Das Beschwerdeverfahren wurde daher unter Geltung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern 2007 begonnen und auf den in der angefochtenen Entscheidung diskutierten Gegenstand fokussiert. Dieses Vorgehen entspricht dem auf Überprüfung gerichteten Zweck des verwaltungsgerichtlichen Einspruchsbeschwerde-verfahrens, der von der neuen Verfahrensordnung noch weiter in den Vordergrund gestellt wird (vgl. Artikel 12(2) VOBK 2020).

Diese gängige Praxis wird durch die neue Verfahrensordnung nicht ausgeschlossen. Gemäß Artikel 11 VOBK 2020 sind zwar besondere Gründe für eine Zurückverweisung erforderlich. Diese Gründe sind gemäß dem Wortlaut des Artikels 11 VOBK 2020 aber nicht darauf beschränkt, dass ein Verfahrensfehler seitens der Einspruchsabteilung vorliegt. Insbesondere kann auch berücksichtigt werden, ob die Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand entscheiden kann (vgl. Tabelle zu den Änderungen der VOBK mit Erläuterungen, Artikel 11, vom 3. Juli 2019), was vorliegend nicht der Fall ist.

Auch wenn wie im vorliegenden Fall die Einsprüche gegen das Patent erst mehr als 8 Jahre nach Eingang der Einsprüche von der Einspruchsabteilung bearbeitet wurde und damit das Einspruchsverfahren unüblich lange dauerte, spricht dies nicht zwingend gegen die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Die Kammer vermag auch der Auffassung der Beschwerdegegnerin 1 nicht zu folgen, dass es sonst in der Hand der Beschwerdeführerin liege, das Verfahren beliebig zu verlängern. Dies ist weder unter der Geltung der alten noch der neuen Verfahrensordnung der Fall. Es handelt sich vielmehr um eine Ermessensentscheidung der Kammer unter Abwägung der hier diskutierten Argumente.

In Anbetracht der vorliegenden besonderen Gründe nach Artikel 11 VOBK 2020 ist eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung in diesem Fall daher gerechtfertigt.