T 0706/17 - Opponent must present feature analysis

 Key points

• The Board explains that for the opponent as appellant, is not enough to point out one mistake in the opposition division's reasoning supporting the OD's conclusion that the claims are inventive. Rather a complete feature analysis is required.
• " Allein aus dem angeblich fehlenden technischen Effekt dieses Unterscheidungsmerkmals ergibt sich noch nicht, warum der beanspruchte Gegenstand der Ansprüche 1, 16 oder 17 ausgehend von einem der drei Dokumente D1, D2 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik naheliegend sein könnte. Wie zuvor dargelegt, fehlt unter anderem eine komplette Merkmalsanalyse hinsichtlich dieser Dokumente." 
• In the case at hand, the OD had accepted the one distinguishing feature that was acknowledged by the opponent and found that feature to be non-obviousness. The OD had made no express finding on whether the other features were disclosed by the document cited as CPA.
• Hence, the inventive step attacks filed with the Statement of grounds are not admitted .

T 0706/17 - 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t170706du1.html

Erfinderische Tätigkeit auf Grundlage von D1, D2 oder D4

3. Die Einwände der Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit auf Grundlage von D1, D2 oder D4 in der Beschwerdebegründung sind unsubstantiiert. Sie werden deshalb nicht im Beschwerdeverfahren berücksichtigt (Artikel 12 (4) VOBK 2007).

3.1 Nach Artikel 12 (3) VOBK 2020, welcher nach Artikel 25 (1) VOBK 2020 im vorliegenden Verfahren anwendbar ist, muss die Beschwerdebegründung das vollständige Beschwerdevorbringen enthalten. Sie muss deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen; sie soll ausdrücklich alle geltend gemachten Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel im Einzelnen anführen.

Eine Sanktion, für den Fall, dass entsprechende Anforderungen nicht erfüllt sind, ergibt sich aus Artikel 12 (4) VOBK 2007, der im vorliegenden Verfahren gemäß Artikel 25 (2) VOBK 2020 anwendbar ist. Dieser bezieht sich seinem Wortlaut nach zwar auf Artikel 12 (2) VOBK 2007, der jedoch ähnliche Anforderungen an eine vollständige Beschwerdebegründung wie Artikel 12 (3) VOBK 2020 definiert, so dass eine entsprechende Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK 2007 geboten ist.

3.2 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung (vgl. oben Sachverhalt und Anträge VIII.) hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 a) im Zusammenhang mit 56 EPÜ auf Grundlage von D1, D2 oder D4 beschränkt sich auf den Verweis auf ihren Vortrag im Einspruchsverfahren zu D1, D2 und D4, auf die entsprechende Zusammenfassung ihrer Argumente in der angefochtenen Entscheidung und, hinsichtlich des fehlenden technischen Effekts, auf den Verweis auf das vorherige Vorbringen ("...as set out ") in der Beschwerdebegründung.

3.3 Der pauschale Hinweis auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren genügt nicht, um festzustellen, warum die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden sollte. Ohne eigene Ermittlungen ist für die Kammer und die Beschwerdegegnerin nämlich nicht erkennbar, welche Argumente der Beschwerdeführerin aus dem Einspruchsverfahren die Begründung erfinderischer Tätigkeit durch die Einspruchsabteilung widerlegen könnten. Dazu müsste die Kammer selbst den gesamten Einspruch und alle später eingegangenen Schriftsätze einschließlich des Vortrags in der mündlichen Verhandlung noch einmal analysieren und prüfen, in welchen Passagen sich relevantes Vorbringen finden könnte. Ein solches Vorgehen widerspricht aber dem Beschwerdeverfahren, in dem der Beschwerdeführer nach Artikel 108 EPÜ, Regel 99(2) EPÜ und nach Artikel 12 (3) VOBK 2020 bzw. Artikel 12 (2) VOBK 2007 die Obliegenheit hat, mit seiner Beschwerdebegründung einen vollständigen Sachvortrag zu präsentieren, der es der Beschwerdekammer und den übrigen Beteiligten ermöglicht, ohne weitere Nachforschungen zu verstehen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll.

Ein beschwerdeführender Einsprechender muss deshalb anhand einer vollständig vorgetragenen Argumentationskette darlegen, aus welchem Grund das Streitpatent widerrufen werden soll. Beruft er sich darauf, dass die Voraussetzungen des Artikels 56 EPÜ nicht vorliegen, muss er deshalb in der Beschwerdebegründung darlegen, aus welchen Gründen der beanspruchte Gegenstand durch den herangezogenen Stand der Technik nahegelegt wird. Dazu hätte die Beschwerdeführerin hier auch nachvollziehbar vortragen müssen, welche Merkmale der Stand der Technik überhaupt offenbart.

Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Beschwerdebegründung selbst enthält aber keinen Vortrag zum Offenbarungsgehalt der Dokumente D1, D2 und D4.

Auch die angefochtene Entscheidung beschränkt sich auf Darlegungen im Hinblick auf das von der Einsprechenden genannte Unterscheidungsmerkmal, ohne Feststellungen zur Offenbarung der weiteren Merkmale im herangezogenen Stand der Technik zu treffen.

Ebenso wenig lassen die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung zu D6 und D7 Rückschlüsse auf den konkreten Offenbarungsgehalt der Dokumente D1, D2 und D4 zu.

Selbst unter der hypothetischen Annahme, dass in der vorliegenden Sache ein pauschaler Verweis auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren ausgereicht haben könnte - was die Kammer aber nicht akzeptiert -, würde die Kammer trotzdem nicht erkennen, wie der von der Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 10. Mai 2021 wiedergegebene Abschnitt D.1 aus der Einspruchsschrift eine Auseinandersetzung mit dem zentralen Argument der angefochtenen Entscheidung enthalten könnte. Der von der Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung über erfinderische Tätigkeit angenommene technische Effekt auf Grundlage der behaupteten anspruchsgemäßen Trennung von Enzym und Komplexbildner, wurde vielmehr erst im späteren Verlauf des Einspruchsverfahrens von der Beschwerdegegnerin vorgetragen. Im zitierten Abschnitt der Einspruchsschrift wird zwar dargelegt, dass die Beschreibung keinen Effekt bei der Bevorratung des Komplexbildners zusammen mit der Bleiche in der zweiten Kammer der Kartusche offenbare. Dies ist aber an sich noch kein Argument, aus dem geschlossen werden könnte, dass der von der Einspruchsabteilung zugrundegelegte Effekt notwendigerweise falsch wäre oder nicht berücksichtigt werden dürfte. Auch die von der Beschwerdeführerin erstmals in ihrem Schriftsatz vom 10. Mai 2021 zitierten Passagen D.1.2, D.1.3 und der Hinweis auf Abschnitt E aus der Einspruchsschrift bilden keinen vollständigen Einwand. Insbesondere wird auch darin nicht im Einzelnen dargelegt, an welcher Stelle der zitierten Dokumente die jeweils beanspruchten Merkmale offenbart wären.

3.4 Zudem genügt auch der Hinweis in der Beschwerdebegründung auf ihr "vorheriges Vorbringen" (was auf den Vortrag zu D6 und D7 verstanden werden kann) nicht, um unmittelbar nachzuvollziehen, warum die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

Wie oben bereits angedeutet (zweiter Absatz von 3.3) genügt es nämlich im Rahmen von Artikel 56 EPÜ in der Regel nicht, dass die Beschwerdeführerin eine einzelne fehlerhafte Annahme der Einspruchsabteilung aufzeigt, um die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung substantiiert zu begründen.

Auch wenn daher die Kammer das zentrale Argument der Beschwerdeführerin berücksichtigen würde, welches im Zusammenhang mit dem auf D6 beruhenden Einwand vorgetragen wurde und mit dem das Vorhandensein des behaupteten technischen Effekts auf Grundlage einer angenommenen anspruchsgemäßen Trennung von Enzym und Komplexbildner bestritten wird (Abschnitt C.1.3 der Beschwerdebegründung), so begründet dieses Argument allein immer noch keinen vollständigen Einwand, der (bei unterstellter Richtigkeit) ohne eigene Ermittlungen der Kammer den Widerruf des Patents rechtfertigen könnte.

Allein aus dem angeblich fehlenden technischen Effekt dieses Unterscheidungsmerkmals ergibt sich noch nicht, warum der beanspruchte Gegenstand der Ansprüche 1, 16 oder 17 ausgehend von einem der drei Dokumente D1, D2 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik naheliegend sein könnte. Wie zuvor dargelegt, fehlt unter anderem eine komplette Merkmalsanalyse hinsichtlich dieser Dokumente.

Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vertretenen Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nämlich nicht festgestellt, dass es nur ein einziges unterscheidendes Merkmal gegenüber z.B. D1 oder D4 gibt. Die Einspruchsabteilung hat sich vielmehr auf Feststellungen zu einem Unterscheidungsmerkmal konzentriert, was ihrer Ansicht nach nicht durch den Stand der Technik nahegelegt war. Dies war für die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung auch ausreichend, da bereits ein nicht nahegelegtes Unterscheidungsmerkmal, das einen technischen Effekt hat, erfinderische Tätigkeit begründen kann. Umgekehrt führt aber der fehlende technische Effekt dieses Unterscheidungsmerkmals nicht zwingend zu der Annahme, dass die erfinderische Tätigkeit fehlt. Die erfinderische Tätigkeit kann sich zum Beispiel auch aus dem Vorliegen weiterer Unterscheidungsmerkmale ergeben.

Daher würde selbst unter Heranziehung der Argumente, die im Rahmen der Einwände auf Grundlage von D6 oder D7 vorgetragen wurden, eine Begründung fehlen, aus der geschlossen werden könnte, dass diese Argumente direkt auf Einwände zur erfinderischen Tätigkeit beruhend auf D1, D2 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik übertragbar sind.

3.5 Die Beschwerdeführerin hat dagegen mit Verweis auf Abschnitt V.A.2.6.4 a) der neunten Auflage Rechtsprechung der Beschwerdekammern (2019) und durch eine wortwörtliche Kopie eines Abschnitts des Einspruchsschriftsatz die Auffassung vertreten, dass sich ihr Vorbringen im Einspruchsverfahren bereits in ausreichendem Maß mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt habe, so dass in der Beschwerdebegründung ein pauschaler Verweis ausreichend gewesen sei.

Dieses Argument ist indes nicht überzeugend. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zitierte Rechtsprechung betrifft die Frage der ausreichenden Begründung der Beschwerde im Rahmen der Prüfung ihrer Zulässigkeit (Artikel 108 Satz 3 im Zusammenhang mit Regel 99 (2) EPÜ). Selbst wenn die Kammer die vor diesem Hintergrund etablierte und von der Beschwerdeführerin explizit zitierte Rechtsprechung bei der Entscheidung über die Prüfung hinreichender Substantiierung nach Artikel 12 (3) VOBK 2020 bzw. Artikel 12 (2) VOBK 2007 berücksichtigte, so würde dies zu keiner anderen Beurteilung führen.

Einerseits geht aus der ausführlichen Zusammenfassung der Rechtsprechung im Abschnitt V.A.2.6.4 a) der 9. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sehr klar hervor, dass pauschale Verweise auf das Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren eben nicht den Anforderungen an eine Beschwerdebegründung nach Regel 99 (2) EPÜ genügen und die Kammer sieht keinen Grund, dass die Anforderungen bei der Beurteilung der Erfordernisse nach Artikel 12 (3) VOBK 2020 bzw. Artikel 12 (2) VOBK 2007 weniger streng sein sollten.

Andererseits gibt die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern keine Veranlassung zu einer anderen Beurteilung. T 140/88 sowie die in der mündlichen Verhandlung zitierte Entscheidung T 39/12, beziehen sich, wie auch in der oben zitierten Passage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erwähnt, auf Sonderfälle. Den explizit zitierten Entscheidungen liegt nicht der gleiche Sachverhalt wie in der vorliegenden Sache zugrunde. In T 140/88 wurde im Unterschied zur vorliegenden Beschwerdebegründung ein spezifischer Schriftsatz aus dem Einspruchsverfahren zitiert (Entscheidungsgründe 1.). In T 39/12 enthielt die Beschwerdebegründung im Wesentlichen eine Kopie der Einspruchsschrift mit einer geänderten Überschrift. Selbst dieser Vortrag wurde von der seinerzeit entscheidenden Kammer nicht als ausreichend angesehen, da daraus nicht hervorging, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch sei (Entscheidungsgründe 1.6). Darüber hinaus stellte die Kammer in T 39/12 auch fest, dass diese Beschwerdebegründung auch den Erfordernissen des Artikels 12 (2) VOBK 2007 nicht genügte (Entscheidungsgründe 1.14). Auch die anderen in der zitierten Passage der Rechtsprechung genannten Entscheidungen, zu denen die Beschwerdeführerin aber nicht explizit vorgetragen hat, führen zu keiner anderen Beurteilung. In T 216/10 lagen besondere Umstände vor, weil die Entscheidungsbegründung schwerwiegende Mängel aufwies. Die Entscheidung T 355/86 betrifft einen speziellen Fall in Zusammenhang mit der Vorlage einer Vollmacht. Die Entscheidungen stützen daher den Vortrag der Beschwerdeführerin nicht.

4. Da die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren keinen vollständig substantiierten Einwand gegenüber Anspruch 1 (oder Anspruch 16 oder 17) vorgetragen hat, der der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehen könnte, gibt es keinen Grund für die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.