9 Jul 2018

T 2131/12 - Essential features according to description

Key points

  • In this examination appeal, the application was refused because claim 1 would lack essential features, violating A84. But when are features essential?
  • The Board, in informal translation: 'When examining the requirement of Article 84 EPC, it must therefore initially be assumed that the combination of features formulated by the applicant as an independent claim are the 'essential features' of the invention. On the other hand, the incorporation of one or more features from the description may be required if, for example, the technical problem indicated in the description is not solved by the claimed subject matter without the specification of these features. "


EPO T 2131/12  - link



Entscheidungsgründe
1. Der Zurückweisungsgrund
1.1 Die Prüfungsabteilung begründete die Zurückweisung der Anmeldung damit, dass aufgrund des Fehlens eines wesentlichen technischen Merkmals der Anspruch 1 jedes ihr vorliegenden Antrags nicht klar sei und daher das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ nicht erfülle (vgl. Punkt II oben).
1.2 Gemäß Artikel 84 EPÜ geben die Ansprüche den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird (1. Satz). Sie müssen deutlich, knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt sein (2. Satz). Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben (Regel 43 (1) a) und b) EPÜ). Die Ansprüche bestimmen somit den Gegenstand, wofür Schutz begehrt wird und anhand dessen die Patentierbarkeit, d.h. Neuheit und erfinderische Tätigkeit beurteilt wird. Die Ansprüche müssen daher nicht nur hinsichtlich der Bedeutung des Wortlauts, sondern auch des Zwecks, den zu schützenden Gegenstand so zu definieren, dass eine der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe gelöst wird, klar sein. Dieses Erfordernis ist in der Regel 43 (3) EPÜ als Annahme formuliert, wonach ein (unabhängiger) Anspruch "die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergibt".
Bei der Prüfung des Erfordernisses des Artikels 84 EPÜ ist daher zunächst davon auszugehen, dass diejenige Kombination von Merkmalen, die vom Anmelder als unabhängiger Anspruch formuliert ist, die "wesentlichen Merkmale" der Erfindung sind. Umgekehrt bedeutet dies, dass Merkmale, die der Anmelder nicht in einen unabhängigen Anspruch aufgenommen hat, nicht ohne weiteres als "wesentlichen Merkmale" der Erfindung anzusehen sind. Andererseits kann die Aufnahme eines oder mehrerer Merkmale aus der Beschreibung dann erforderlich sein, wenn beispielsweise die in der Beschreibung angegebene technische Aufgabe durch den beanspruchten Gegenstand ohne die Angabe dieser Merkmale nicht gelöst werden kann.
1.3 Die Prüfungsrichtlinien (Ausgabe November 2017, F-IV, 4.5.2) definieren als "wesentliche Merkmale" diejenigen Merkmale, die zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird. Daher sollen die unabhängigen Ansprüche "alle Merkmale enthalten, die in der Beschreibung ausdrücklich als zur Ausführung der Erfindung notwendig angegeben sind". Eine auf Artikel 84 EPÜ gestützte Forderung der Prüfungsabteilung nach Aufnahme weiterer als "wesentlich" erachteter Merkmale in einen Anspruch sollte demnach nicht im freien Belieben der Prüfungsabteilung stehen, sondern sich auf Angaben in der Beschreibung der Anmeldung, aus denen sich die Wesentlichkeit des Merkmals ergibt, stützen ("ausdrücklich als zur Ausführung der Erfindung notwendig angegeben").
Die Kammer ist der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die Frage, ob das betreffende Merkmal für die Erfindung wesentlich ist oder nicht, anhand von Angaben in der Beschreibung zu beurteilen ist.
1.4 Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung die Wesentlichkeit nicht anhand konkreter Angaben aus der Beschreibung belegt. Vielmehr beruht der Einwand, das Merkmal, wonach mittels der im Identifikationsmodul vorhandenen ersten Schnittstelle Daten vom Lokationstag ausgelesen werden und diese Daten über die zweite Schnittstelle an die Zentraleinheit im Kommunikationsnetz übertragen werden, sei wesentlich für die Erfindung und durch sein Weglassen fehle es dem Anspruch 1 an Klarheit, nur auf der eigenen, nicht weiter belegten Einschätzung der Prüfungsabteilung.
1.5 Ungeachtet der Frage, ob das von der Prüfungsabteilung als wesentlich erachtete Merkmal (siehe oben) selbst überhaupt aus den Anmeldungsunterlagen zu entnehmen ist, kann die Kammer den Anmeldungsunterlagen keinen Hinweis darauf entnehmen, dass dieses Merkmal wesentlich für die Ausführung der Erfindung ist: Auf Einzelheiten der Übertragung von Daten wird in der Beschreibung nicht näher eingegangen.
1.6 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das von der Prüfungsabteilung als wesentlich erachtete Merkmal nicht für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist. Demzufolge teilt die Kammer auch nicht die Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung, dass das Fehlen dieses Merkmals im Anspruch 1 eine Unklarheit im Sinne des Artikels 84 EPÜ herbeiführt.
1.7 Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

2 comments:

  1. The decision is not surprising, and corresponds to established case law.

    The decision is also interesting as it reminds the difference between an error in appreciation and an error in procedure. Only the latter can bring about a reimbursement of the appeal fee if a substantial procedural violation has occurred.

    A further important aspect: as long as a new objection is discussed thoroughly during OP, it does not imply a substantial procedural violation. After the opinion annexed to the summons is purely provisional and the ED or OD can deviate from it. For example T 402/06, T 606/06 and T 1141/03.

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  2. Except that the Board in T1180/14 strongly disagrees with T2131/12. See my post of 10 July.

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