T 0731/22 - The Guidelines under Art. 12(4) RPBA

Key points

• The Board, in translation: "Since the opposition division rejected the opposition, auxiliary request 2 [filed during the oral proceedings before the OD] does not form the basis of the contested decision. According to Article 12(4) RPBA, auxiliary request 2 is not to be regarded as an amendment of the respondent's case if it was admissibly raised and maintained in the proceedings before the opposition division."
• " In assessing this question, the board will refer to the version of the Guidelines for Examination in the European Patent Office applicable at the time of the contested decision. In view of the Guidelines in force in December [2021] (see Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2021, H-II.3.5. and E-VI.2.2.), according to which - if the division concludes at the oral proceedings that the patent must be revoked, contrary to its preliminary, non-binding opinion in the annex to the summons - a request by the patent proprietor for (further) amendments is generally admitted into the proceedings, and claim 1 of auxiliary request 2 is also based on granted claims 1 and 5, auxiliary request 2, which is not the subject of the contested decision, was admissibly raised and maintained in the opposition proceedings."
• The request was also sufficiently substantiated in appeal.  
• "In the present case, the grounds of appeal, particularly with regard to document D3, only cited lack of novelty as a ground for opposition. Lack of inventive step was only mentioned in passing. Against this background, it is self-explanatory that the changes made, namely the inclusion of granted claim 5 in claim 1 of auxiliary request 2, represent an attempt to structurally restrict the claimed device in order to establish the novelty of the subject matter of claim 1 of auxiliary request 2 compared to document D3 [JP 2009 056681 A]. The requirements of Article 12(3) RPBA are therefore met in the present case, so that the board has no discretion under Article 12(5) RPBA to disregard the respondent's arguments."
• The Board seems rather friendly to the proprietor: the amended claims must be novel and inventive over D3. Since the amended feature was not in claim 1 as granted held allowable by the OD, there was no need (?) for the appellant/opponent to comment on that feature in the Statement of grounds.
• The case is remitted.
• There is the remarkable issue that there is no trace of AR-2 in the minutes or decision of the OD, though the parties agreed it was filed during the oral proceedings.

EPO 

The link to the decision and an extract of it can be found after the jump.

https://www.epo.org/en/node/1167945

2. Zulassung des Hilfsantrags 2

2.1 Die Beteiligten stimmen darin überein, dass der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichte Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 wortgleich während der in Form einer Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung vor der Einspruchs­abteilung per E-Mail eingereicht worden ist, auch wenn sich dies weder aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ergibt noch der Hilfsantrag, wie bei einer Einreichung von allfälligen Unterlagen während der mündlichen Verhandlung geboten, als Anlage zur Niederschrift gegeben und damit zur Akte gelangt ist.

2.2 Da die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen hat, liegt der Hilfsantrag 2 nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde. Gemäß Artikel 12 (4) VOBK ist Hilfsantrag 2 dann nicht als Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin zu betrachten, wenn er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde. Für die Beurteilung dieser Frage zieht die Kammer die zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung anwendbare Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt heran. In Anbetracht der im Dezember 2011 gültigen Richtlinien (siehe Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, März 2021, H-II.3.5. und E-VI.2.2.), wonach - wenn die Abteilung in der mündlichen Verhandlung entgegen ihrer vorläufigen, unverbindlichen Auffassung in der Anlage zur Ladung zu dem Schluss kommt, dass das Patent widerrufen werden muss - ein Antrag des Patentinhabers auf (weitere) Änderungen in der Regel zum Verfahren zugelassen wird, und sich Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 zudem auf die erteilten Ansprüche 1 und 5 stützt, ist der Hilfsantrag 2, der nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist, im Einspruchsverfahren in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten worden.

Damit ist dieser Hilfsantrag nicht als Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK zu betrachten.

2.3 Nach Artikel 12 (3) VOBK müssen die Beschwerde­begründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten. Von der Beschwerdeführerin wurde bestritten, dass der Hilfsantrag 2 im Sinne von Artikel 12 (3) VOBK ausreichend substantiiert sei. Ein Patentinhaber, der einen Antrag mit Änderungen einreicht, hat in der Regel ausdrücklich und im Einzelnen mitzuteilen, wo in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung für jede der in den Ansprüchen vorgenommenen Änderung die Grundlage zu finden ist, welche Einwände ausgeräumt werden sollen und warum die jeweilige Änderung geeignet sein soll, die erhobenen Einwände auszuräumen. Diese Anforderungen werden von den Beschwerdekammern in ständiger Rechtsprechung sowohl für Artikel 12 (3) VOBK 2020 als auch für Artikel 12 (2) VOBK 2007 zugrunde gelegt. Der konkrete Umfang und die Detailliertheit der Erläuterungen, die zur Substantiierung eines Antrags mit geänderten Patentansprüchen notwendig sind, lassen sich allerdings nicht absolut bestimmen, sondern hängen von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Auch liegt keine fehlende Substantiierung vor, wenn die Einreichung keiner Erklärung bedarf, weil die Änderungen selbsterklärend sind (siehe Rechtsprechung, V.A.5.12.6).

Vorliegend ist in der Beschwerdebegründung insbesondere in Bezug auf das Dokument D3 nur fehlende Neuheit als Einspruchsgrund geltend gemacht worden. Fehlende erfinderische Tätigkeit wurde nur am Rande erwähnt. Vor diesem Hintergrund ist es selbsterklärend, dass die vorgenommenen Änderungen, nämlich die Aufnahme des erteilten Anspruchs 5 in den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, einen Versuch darstellen, die beanspruchte Vorrichtung strukturell einzuschränken, um die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gegenüber dem Dokument D3 herzustellen. Die Voraussetzungen des Artikels 12 (3) VOBK sind vorliegend somit erfüllt, so dass die Kammer kein Ermessen nach Artikel 12 (5) VOBK hat, das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht zu berücksichtigen.

2.4 Aus obigen Gründen berücksichtigt die Kammer den Hilfsantrag 2 im Verfahren.

3. Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung