T 1984/15 - (No) German-type disclaimers

Key points

• The patentee adds a disclaimer in opposition and submits that it is an undisclosed disclaimer in view of D3, a prior right under Art.54(3).
•  However, the patentee also argues that the disclaimer provides for an inventive step over D10 (a normal prior art document).
• The Board notes that therefore the disclaimer is unallowable under Art. 123(2).
• The Board adds that: “Da durch die Einführung eines Disclaimers in den Anspruch der beanspruchte Gegenstand grundsätzlich nicht erfinderisch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gemacht werden kann (siehe oben), muss ein Disclaimer in Bezug auf einen solchen Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit folglich unberücksichtigt bleiben. ”
• The Board: “Der Wortlaut von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags ohne den Disclaimer ist, wie oben festgestellt, identisch zum Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags. Da aber Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber D10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (siehe oben), kann auch der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags gegenüber D10 aus den oben schon angeführten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Der zweite Hilfsantrag ist mithin auch aus diesem Grund nicht gewährbar.”
• Underlining added. I'm not sure if the holding regarding 'disregarding the disclaimer for inventive step' is established case law at the EPO.
• I understand that disregarding a disclaimer for the assessment inventive step is an approach used by the German courts.

T 1984/15

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t151984du1.html

Zweiter Hilfsantrag

6. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (Hervorhebung hinzugefügt):

"Druckfarbe oder Drucklack für Lebensmittel-Verpackungen, umfassend ein Bindemittel mit einem Harzbestandteil und einem Lösungsmittelbestandteil, dadurch gekennzeichnet, dass der Lösungsmittelbestandteil des Bindemittels ein ein- oder mehrkomponentiges gesättigtes Lösungsmittel für Harz ist, wobei der Lösungsmittelbestandteil des Bindemittels im Wesentlichen mehrfachbindungsfrei ist, und das Lösungsmittel oder die Komponenten des Lösungsmittels eine Jodzahl kleiner 10 haben, wobei das Lösungsmittel oder die Komponenten des Lösungsmittels ein Lebensmittel oder Lebensmittel-Zusatzstoff sind, die ausgewählt sind aus Monoglyceriden und Diglyceriden von Fettsäuren verestert mit Genusssäuren wie Essigester (E 472a), Milchsäureester (E 472b), Zitronensäureester (E 472c) oder Weinsäureester (E 472d), mit der Maßgabe, dass das Lösungsmittel oder die Komponenten des Lösungsmittels keine Triglyceride mit gesättigten Monocarbonsäureresten vom Typ-C(O)-Alkylgesättigt sind."

Der oben nicht durch Fettdruck wiedergegebene Teil von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags ist wortidentisch zu Anspruch 1 des Hauptantrags. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich also nur durch den oben durch Fettdruck hervorgehobenen Zusatz von Anspruch 1 des Hauptantrags.

7. Die Patentinhaberin trug vor, dass es sich bei diesem Zusatz um einen nicht offenbarten Disclaimer im Sinne der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413) handele. Dieser habe den Zweck, diejenigen anspruchsgemäßen Druckfarben auszuschließen, die in D3, einem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ, offenbart seien. Durch den Ausschluss von Druckfarben mit Triglyceriden von gesättigten Monocarbonsäuren als Lösungsmittel sei der Gegenstand von Anspruch 1 darüber hinaus auch erfinderisch gegenüber D10, da in Absatz [0033] nur Lösungsmittel offenbart seien, die Triglyceride von gesättigten Fettsäuren seien.

Dem Vorbringen der Patentinhaberin kann nicht zugestimmt werden, weil es unvereinbar ist mit der Entscheidung G 1/03. Diese Entscheidung stellt fest, dass ein Disclaimer, der nur auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung zulässig wäre (im vorliegenden Fall D3), die Erfindung nicht neu oder erfinderisch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ machen kann (G 1/03, supra, Punkt 2.6.2 der Entscheidungsgründe). Genau dies wäre aber vorliegend der Fall, wo der aufgenommene Disclaimer nach eigenem Bekunden der Patentinhaberin den Anspruchsgegenstand erfinderisch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik D10, einem Dokument gemäß Artikel 54 (2) EPÜ machen würde. Der Argumentation der Patentinhaberin folgend, muss es sich also im vorliegenden Fall bei dem Disclaimer um eine unzulässige Änderung im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ handeln (G 1/03, Nr. 2.3 der Entscheidungsformel; siehe auch T 788/05, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Da durch die Einführung eines Disclaimers in den Anspruch der beanspruchte Gegenstand grundsätzlich nicht erfinderisch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gemacht werden kann (siehe oben), muss ein Disclaimer in Bezug auf einen solchen Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit folglich unberücksichtigt bleiben. Der Wortlaut von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags ohne den Disclaimer ist, wie oben festgestellt, identisch zum Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags. Da aber Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber D10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (siehe oben), kann auch der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags gegenüber D10 aus den oben schon angeführten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Der zweite Hilfsantrag ist mithin auch aus diesem Grund nicht gewährbar.