T 1227/14 - Revised description prepared by OD

Key points

• The first decision published in 2018 with publication code [C]. 
• During oral proceedings, the OD had decided to maintain the patent in amended form, with a description to be revised. After the oral proceedings, the OD prepared a revised description and issued the appealable decision. According to the minutes of the oral proceedings, patentee had left it to the OD to make the revised description. Nevertheless, issuing the decision without giving the patentee an opportunity to comment, violated Article 113(2) EPC (decision can only be taken on a text submitted or approved by patentee in opposition) because he had no opportunity to comment on the revised description.
• As a comment, Article 1113 is titled "Right to be heard and basis of decisions", possibly "right to be heard" refers to Article 113(1) and " basis of decision" to Article 113(2). 

EPO T 1227/14 - link

6.2.3 Aufgrund der oben stehenden Erwägungen kommt die Kammer zum Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 10 im Hinblick auf die vorgelegten Beweismittel auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973 beruht.

7. Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr

7.1 Die Beschwerdeführerin I trägt vor, dass sie nicht, wie in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung (vgl. Punkt 13.9) festgehalten, die Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung übertragen habe. Vielmehr habe sie für die Anpassung der Beschreibung die Überleitung ins schriftliche Verfahren beantragt, was nicht in der Niederschrift vermerkt sei.

7.2 Diesbezüglich stellt die Kammer zunächst fest, dass die Beschwerdeführerin I zwar die Richtigkeit der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz bestreitet, jedoch keinen Antrag auf Korrektur der Niederschrift durch die Einspruchsabteilung gestellt hat. Ohne einen derartigen Antrag und vor dem Hintergrund, dass die Kammer selbst keine Kenntnisse über den tatsächlichen Verlauf der mündlichen Verhandlung hat, ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamt, 8. Auflage 2016, III.C.4.9.3) davon auszugehen, dass die Niederschrift die verfahrenswesentlichen Aussagen und Handlungen korrekt wiedergibt und die Beschwerdeführerin I die Anpassung der Beschreibung in der Tat an die Einspruchsabteilung übertragen hat.

7.3 Jedoch hat die Einspruchs­abteilung die angefochtene Zwischenentscheidung über die Fassung, in der das einspruchsbehaftete Patent aufrechterhalten werden könnte, erlassen, ohne diese Fassung, einschließlich der von ihr angepassten Beschreibung, vorher der Patentinhaberin vorzulegen. Damit hat sie den im Artikel 113 (2) EPÜ 1973 verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt. Nach diesen Bestimmungen muss sich das Europäische Patentamt bei den Entscheidungen über das europäische Patent an die von der Patentinhaberin vorgelegte oder gebilligte Fassung halten. Damit wäre die Einspruchsabteilung selbst unter der Annahme, dass sie von der Patentinhaberin zur Anpassung der Beschreibung beauftragt war, verpflichtet gewesen, ihr die der Zwischenentscheidung zugrunde liegende Fassung des Patents zur Billigung vorzulegen. Auch und gerade in dem Fall, dass die Anpassung der Beschreibung an ein Organ des Europäischen Patentamts übertragen wird, kann es von dieser Verpflichtung nicht entbunden werden.

7.4 Ungeachtet der Tatsache, dass die Ansprüche nach dem vorliegenden Hilfsantrag 10 jenen Ansprüchen entsprechen, die auch die Einspruchsabteilung für gewährbar erachtet hat, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, da diese auf einer nicht von der Patentinhaberin gebilligten Beschreibung beruht. Gegen die im Beschwerdeverfahren von der Beschwerdeführerin I vorgelegte, an die Ansprüche nach dem Hilfsantrag 10 angepasste Beschreibung bestehen seitens der Beschwerdeführerin II und der Kammer keine Einwände.

7.5 Die Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin I stellt einen schwerwiegenden Verfahrensmangel dar, der nach Regel 67 EPÜ 1973 (hier anwendbar) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, falls der Beschwerde stattgegeben wird. Da die Beschwerdeführerin I mit ihrer Beschwerde Erfolg hat und die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, ist diese Bedingung erfüllt. Damit ist dem Antrag der Beschwerdeführerin I auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ 1973 stattzugeben.