T 0390/18 - Rule 137(5) discretionary?

Key points 

• In this examination appeal, the Examining Division had refused to admit an auxiliary request under Rule 137(5). 
• In the auxiliary request, a feature is added taken from the description. The Board considers that the added feature is directed to a different problem than the original claims, such that it lacks unity of invention with the claims as filed. The decision does not indicate that the applicant had disputed this. This also seems a straightforward and correct application of Rule 137(5), first sentence, to me.
• However, the Board adds, in translation, “The board also notes that, under G7/93, a board of appeal should only overturn a discretionary decision by an examining division if it concludes that the examining division is exercising its discretion on the basis of the wrong criteria, disregarding the correct criteria, or in an arbitrary or arbitrary manner. inappropriately exercised. In the present case, the appellant only questioned the outcome of the discretionary decision, not the way in which the department exercised its discretion.”
• However, Rule 137(5) reads: “Amended claims may not [dürfen ... nicht / ne doivent pas] relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept”. In my view, this can only be understood as meaning that the Examining Division must refuse such amended claims and that Rule 137(5) first sentence can not be used as a ground for not admitting the claims if the two cumulative requirements of that sentence are not met. Hence, Rule 137(5) seems non-discretionary. However, the Examining Division is not barred from carrying out a further search (C-IV 7.2 and 7.3) in which case the subject matter could possibly become searched in the sense of Rule 137(5).* However, I'm not sure if this is what the Board means. 
• * I expressed the same view in my article in epi Information 2/2018, footnote 17.

T 0390/18

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180390du1.html

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentanmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06 724 073.9 zurückgewiesen worden ist. Die angefochtene Entscheidung beruhte auf den Anträgen der Patentanmelderin, ein Patent auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vom 13 Oktober 2017 geänderten Hauptantrags oder ersten Hilfsantrags zu erteilen. Diese Anträge bleiben für das Beschwerdeverfahren relevant.

[...]

Der erster Hilfsantrag wurde nach Regel 137(3) EPÜ nicht zugelassen, weil die hinzugefügten Merkmale mit der ursprünglichen Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden seien und nicht recherchiert worden seien (Regel 137(5) EPÜ).

Entscheidungsgründe

2. Hilfsantrag

2.1 Auf Seite 11, Zeilen 8 bis 14 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung sind die Erhöhungen 100, die Vertiefungen 101 und der Stapelrand 31 (Merkmale M und N) beschrieben, sowie die technischen Wirkungen, die sie erzielen.

2.2 Daraus ist zu entnehmen, dass die Merkmale M und N mit Geräuschabstrahlung, mechanischer Steifigkeit und vereinfachter Lagerung zu tun haben. Für den Fachmann gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass sie etwas mit der Wirksamkeit der Kühlung zu tun haben. Die Argumente der Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht sind nicht überzeugend. Aus dem Hinweis, dass sich die wellenförmigen Einprägungen im Ansaugbereich der Lüfterhaube befinden, lässt sich auf eine verbesserte Kühlung durch die ausströmende Luft nicht schließen. Außerdem gibt es keine Grundlage für die Behauptung, dass der umlaufende Stapelrand (Merkmal N) die Wärmekapazität erhöht.

2.3 Die Kammer teilt daher die Auffassung der Prüfungsabteilung, dass die nach Hilfsantrag 1 hinzugefügten Merkmale mit der ursprünglichen Erfindung nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (Regel 137(5) EPÜ) und sieht keinen Grund, die Entscheidung der Prüfungsabteilung, diesen Antrag nicht zuzulassen, aufzuheben. 

Außerdem merkt die Kammer an, dass nach G7/93 (s. auch Rechtsprechung der Beschwerdekammer, 9. Auflage, Juli 2019, V.A.3.5.1 b)), eine Beschwerdekammer eine Ermessensentscheidung einer Prüfungsabteilung nur dann aufheben soll, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin lediglich das Ergebnis der Ermessensentscheidung in Frage gestellt, nicht die Weise, wie die Abteilung ihr Ermessen ausgeübt hat.

2.4 Aus diesen Gründen übte die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 dahingehend aus, den bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassenen Hilfsantrag nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3. Zusammenfassung

Da der Hauptantrag nicht gewährbar ist und der Hilfsantrag nicht ins Verfahren zugelassen wurde, ist keinem der Anträge der Beschwerdeführerin stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.