T 2111/17 - Not admitting novelty attack

Key points

• The Board does not admit the novelty attack based on D8 against claim 1.
• The opponent had not submitted a novelty attack based on D8 against the claims found allowable by the OD during the oral proceedings before the OD; these claims were broader than the current claims.
• The opponent had also not reacted to the amended claims submitted by patentee with patentee's statement of reply in appeal. The opponent furthermore gave no reasons for only presenting the attack during the oral proceedings before the Board.
• The novelty attack against claim 7 is neither admitted. The fact that the main request was filed only very late in the appeal proceedings (but admitted) does not matter, because claim 7 of the current request is de facto the same as in the set of claims found allowable by the OD.
• The fact that the earlier pending request lacked basis in the application as filed, does not matter. Opponents can not delay submitting novelty attacks if they are of the opinion that the claims lack basis.
• “Die Kammer merkt dazu aber an, das ein eventueller Mangel nach Artikel 123(2) EPÜ die [opponent] jedoch nicht von ihrer Pflicht entbindet, möglichst frühzeitig und vollständig zu reagieren. Nach ständiger Rechtssprechung trifft die Parteien die Pflicht zur beförderlichen Verfahrensführung, wonach unter anderem alle relevanten Tatsachen und Argumente so früh und vollständig wie möglich vorgelegt werden müssen”. (emphasis added).

EPO T 2111/17 - link





3.2 Die Beschwerdeführerin erhebt weiterhin einen Neuheitseinwand vis-à-vis D8 gegen den Gegenstand von Anspruch 1. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Beschwerdegegnerin von diesem Einwand nicht überrascht sein könne, insbesondere da die D8 bekannt gewesen sei.

Dieser Einwand wird jedoch aus den folgenden Gründen nicht berücksichtigt (Artikel 13(1) und (3) VOBK):

Während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren wurde ausgehend von der D8 kein Neuheitseinwand gegen Anspruch 1 des damaligen, aufrechterhaltenen ersten Hilfsantrages erhoben (siehe Punkt 3 des Protokolls und Punkt 2 der Gründe der angefochtenen Entscheidung). Da der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrages breiter war als der vorliegende Anspruch 1, hätte ein Neuheitseinwand ausgehend von D8 aber bereits in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren erhoben werden müssen.

Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin nicht auf die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichte erste Version des ersten Hilfsantrages reagiert, welcher anschließend durch den geänderten Hilfsantrag 1 (nunmehr Hauptantrag) ersetzt wurde, obwohl Anspruch 1 dieses Antrags bereits ein Merkmal bezüglich der Greifbarkeit der Lasche/Schlaufe in der Zugangsöffnung enthielt.

Schließlich hat die Beschwerdeführerin keinen weiteren Grund dafür angegeben, warum der Neuheitseinwand ausgehend von der D8 erst während der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren erhoben wurde.

3.3 Die Beschwerdeführerin erhebt auch Neuheitseinwände gegen den Gegenstand von Anspruch 7 ausgehend von der D1 und der D8. Aber auch diese Einwände werden aus den folgenden Gründen nicht berücksichtigt (Artikel 13(1) und (3) VOBK).

Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Hauptantrag erst spät in der Beschwerdephase eingereicht worden sei und dass die Beschwerdeführerin daher nicht früher hätte reagieren können, ist nicht stichhaltig.

Verfahrensanspruch 7 des vorliegenden Hauptantrags ist nämlich de facto identisch mit Anspruch 7 des im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen damaligen ersten Hilfsantrags. Es wurde lediglich der Rückbezug zum unabhängigen Vorrichtungsanspruch 1 aufgeschlüsselt.

Während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren wurde aber ausdrücklich kein Neuheitseinwand gegen diesen Anspruch erhoben (siehe Punkt 4 des Protokolls).

Zudem hat die Beschwerdeführerin diese Einwände in der Beschwerdebegründung nicht ausreichend substantiiert. Es wurde insbesondere nicht aufgezeigt, in welchen Passagen der D1 und der D8 die Verfahrensschritte von Anspruch 7 offenbart werden.

Schließlich ist die Beschwerdeführerin der Meinung, dass die erste Version von Hilfsantrag 1, wie in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK dargelegt, Mängel hinsichtlich Artikel 123(2) EPÜ aufwiese und dass sie sich aus diesem Grund nicht zur Neuheit geäußert hätte.

Die Kammer merkt dazu aber an, das ein eventueller Mangel nach Artikel 123(2) EPÜ die Beschwerdeführerin jedoch nicht von ihrer Pflicht entbindet, möglichst frühzeitig und vollständig zu reagieren. Nach ständiger Rechtssprechung trifft die Parteien die Pflicht zur beförderlichen Verfahrensführung, wonach unter anderem alle relevanten Tatsachen und Argumente so früh und vollständig wie möglich vorgelegt werden müssen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, V.A.4.2.1).