13 Oct 2017

T 2227/12 - Prima facie allowability restricted

Key points

  • A new request was filed during the oral proceedings. The opponent requested adjournment of the oral proceedings to prepare for a discussion of prima facie allowability with respect to novelty and inventive step. The Board does not agree, and observes that if so far in the procedure only added subject matter and clarity have been discussed, the criterium of prima facie allowability can be restricted to those requirements. 


EPO Headnote (translation)
If in the impugned decision and in the appeal procedure only objections under Articles 123(2) and 84 EPC are dealt with, the Board can limit the criterium of prima facie allowability for admitting requests filed during oral proceeding to these issues, such that the examination of prima facie allowablity in view of Article 52(1), 54 and 56 EPC is omitted.


EPO Headnote
Wenn in der angefochtenen Entscheidung und im Beschwerdeverfahren lediglich Einwände unter den Artikeln 123 (2) und 84 EPÜ behandelt wurden, kann die Beschwerdekammer das Kriterium der prima facie Gewährbarkeit für die Zulassung eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags auf diese Einwände beschränken, so dass die Prüfung einer prima facie Gewährbarkeit im Hinblick auf die Artikel 52 (1), 54 und 56 EPÜ unterbleibt.



EPO T 2227/12 -  link

3. Hilfsantrag 1a
Um diesen ertsmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Einwand auszuräumen, hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung Hilfsantrag 1a gestellt. Der Anspruch des Hilfsantrags 1a unterscheidet sich von dem Anspruch des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal "durch Setzen einer von den Verbraucher (10) zu der zugehörigen Stromversorgungseinheit (2) geführten Statusleitung (11)" geändert wurde in: "durch Setzen einer von den Verbraucher (10) zu der Schaltlogik der zugehörigen Stromversorgungseinheit (2) geführten Status1eitung (11)".
3.1 Zulässigkeit des Hilfsantrags 1a
3.1.1 Die Kammer hat den erstmals in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag 1a in das Verfahren zugelassen.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin hatte die Beschwerdeführerin keine Veranlassung, die in diesem Hilfsantrag vorgenommene Änderung bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorzunehmen, da der Aspekt, der die Änderung veranlasst hat, erstmals in der mündlichen Verhandlung thematisiert worden ist.


Der Verstoß des Merkmals "einer von den Verbraucher (10) zu der zugehörigen Stromversorgungseinheit (2) geführten Status1eitung (11)" gegen Artikel 123 (2) EPÜ ist von der Beschwerdegegnerin zwar schon mit der Einspruchsbegründung beanstandet worden und war auch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Die Beschwerdegegnerin hat diesen Einwand indes damit begründet, dass die in dem hinzugefügten Merkmal genannte Statusleitung nicht die Statusleitung 11, sondern die Statusleitung 6 sei und deshalb weitere Merkmale des Ausführungsbeispiels übernommen werden müssten. Wie bereits unter Ziffer 2.3.1. ausgeführt, betrifft das Merkmal indes die Statusleitung 11. Die (unzutreffenden) Ausführungen der Beschwerdegegnerin haben deshalb keine Veranlassung zu einer Änderung des Anspruchs gegeben. Die mit dem hinzugefügten Merkmal verbundene Problematik des nicht ursprünglich offenbarten Anschlusses der Statusleitung 11 direkt an die Stromversorgungsversorgungseinheit 2, wurde demgegenüber in dem der mündlichen Verhandlung vorhergehenden Verfahren nicht thematisiert.
Wenn ein Aspekt erstmals in der mündlichen Verhandlung erörtert wird, gebietet der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ), dass eine Partei, hier die Patentinhaberin, die Möglichkeit erhält, hierzu Stellung zu nehmen, um ihre Rechte zu verteidigen. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, bei Bedarf durch Anpassung ihrer Anträge auf den neuen Aspekt reagieren zu dürfen.
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ ist auch bei der Entscheidung über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens nach den Regelungen der VOBK (Artikel 12(2) (4), 13 (1), (3) VOBK) im Rahmen der Ermessensausübung bzw. bei der Auslegung zu beachten. Zum einen handelt es sich bei den Normen des EPÜ um höherrangiges Recht, zum anderen gebietet auch Art. 23 VOBK eine Anwendung der Regelungen der VOBK dergestalt, dass kein Widerspruch zu dem Geist und Ziel des EPÜ entsteht. Eine Zurückweisung neuen Vorbringens nach Artikel 12 (4), 13 (1), (3) VOBK darf daher nicht erfolgen, wenn damit eine Verletzung des Anspruchs auf das rechtliche Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verbunden wäre.
Dementsprechend werden geänderte Anträge, die als Erwiderung auf neue Einwände eingereicht werden, nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammer in der Regel zugelassen, wenn - wie hier - auch bei sorgfältiger Verfahrensführung keine Veranlassung bestand, die Änderung zu einem früheren Zeitpunkt vorzunehmen (vgl. dazu die Rechtsprechungsübersicht in: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, Seite 1305, Ziffer IV.E.4.4.3). Die von der Beschwerdegegnerin zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern betrifft demgegenüber nicht die Zulassung neuen Vorbringens als Reaktion auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Aspekt und ist daher auf die hier vorliegende Verfahrenskonstellation nicht übertragbar.
3.1.2 Im übrigen liegen die Voraussetzungen für eine Zurückweisung verspäteten Vortrags nach Artikel 13 (3) VOBK entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin vorliegend ohnehin nicht vor. Die im Hilfsantrag 1a vorgenommenen Änderungen haben nämlich keine Fragen aufgeworfen, deren Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin ohne eine Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten gewesen wäre.
Die vorgenommene Änderung beschränkt sich vielmehr auf die Hinzufügung eines einzigen Merkmals ("zu der Schaltlogik (9)"), dessen Offenbarung sich ohne weiteres aus der einzigen Zeichnung des Streitpatents ergibt. Die Beschwerdegegnerin hatte während der Unterbrechung der mündlichen Verhandlung genügend Zeit, sich mit dieser Thematik zu befassen und dazu abschließend vorzutragen. Dementsprechend hat die Beschwerdegegnerin auf Nachfrage des Vorsitzenden in der mündlichen Verhandlung auch erklärt, dass eine weitere Unterbrechung zur Erörterung der Vereinbarkeit des Hilfsantrags 1a mit Art. 123 (2) EPÜ nicht notwendig sei (siehe Protokoll zur mündlichen Verhandlung).
Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin bedurfte es auch keiner Verlegung der mündlichen Verhandlung, um zur Prüfung der "prima facie Gewährbarkeit" des neuen Antrags eine Recherche über Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu ermöglichen.
Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann die Zulassung eines geänderten Antrags unter Umständen davon abhängig gemacht werden, dass die Änderung einen erfolgsversprechenden Versuch zur Ausräumung der erörterten Einwände darstellt. Im vorliegenden Fall hat die angefochtene Entscheidung indes lediglich Einwände unter Artikel 123 (2) und 84 EPÜ behandelt, obwohl mit dem Einspruch auch fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht worden waren. Die Kammer hat daher schon in der Mitteilung vom 30. Januar 2017 darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass es auf diese Aspekte ankommen sollte, eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erfolgen würde. Ungeachtet der Frage, ob die Kammer in einer solchen Konstellation zu einer weitergehenden Prüfung im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit berechtigt wäre (dazu siehe T 1650/08 vom 2. Oktober 2012), ist sie - auch im Lichte der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 vom 31. März 1993 (siehe dort Punkt 18) - zumindest nicht verpflichtet, Aspekte auf die die angefochtene Entscheidung nicht gestützt worden ist, erstmals im Beschwerdeverfahren zu prüfen.
Vorliegend genügte es folglich, dass der geänderte Antrag, der Beschwerdeführerin geeignet war, die verfahrensgegenständlichen Einwände unter Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 84 EPÜ auszuräumen, ohne neue Fragen aufzuwerfen. Für eine entsprechende Prüfung bedurfte es indes keiner Recherche.
3.2 Artikel 84 und 123 (2) EPÜ
3.2.1 Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, dass der mit den Worten "der Schaltlogik" ergänzte Anspruch das Merkmal "wobei die dezentrale Stromversorgungseinheit (2) derart angepasst ist" kennzeichne, und dass deshalb die Unklarheit des soeben genannten Merkmals in Frage gestellt werde und folglich zu prüfen sei.
Zur Frage, inwieweit die Klarheit im Rahmen eines Einspruchsverfahrens überprüft werden kann, hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G3/14 aber entschieden, dass bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden könnten, sofern - und dann auch nur soweit - diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführe.
Im vorliegenden Fall ist die mögliche Unklarheit des Merkmals "wobei die dezentrale Stromversorgungseinheit (2) derart angepasst ist" durch Hinzufügung der Worte "der Schaltlogik" indes weder verschärft noch verbessert worden. Folglich sind die durch die Große Beschwerdekammer im Falle G3/14 gesetzten Voraussetzungen für eine Überprüfung der Klarheit nicht erfüllt, so dass der Einwand unzulässig ist.
3.2.2 Die Änderung beinhaltet entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin 1 auch keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung nach Artikel 123 (2) EPÜ. Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1a geänderte Merkmal "von den Verbraucher (10) zu der Schaltlogik der zugehörigen Stromversorgungseinheit (2) geführten Statusleistung (11)" entspricht der aus der Abbildung herleitbaren Definition der Statusleitung 11.
Da die Statusleitung 11 schon im ursprünglichen Anspruch 1 stand, wurde sie durch das aus der Abbildung entnommene Merkmal lediglich präzisiert.
Es ist zulässig, zur Präzisierung eines bereits im Patentanspruch vorhandenen Merkmals (hier: Statusleitung (11)) auf die Beschreibung bzw. die Figur eines Ausführungsbeispiels zurückzugreifen, soweit das präzisierende Merkmal (hier: nähere Beschreibung der Führung der Statusleitung (11)) dort mit Bezug auf einen allgemeinen Kontext, d.h. ohne funktionalen Bezug zu den Besonderheiten des Ausführungsbeispiels, offenbart ist. Das ist vorliegend der Fall, da für den Fachmann aus der Beschreibung ohne weiteres erkennbar ist, dass das Ausführungsbeispiel eine besondere Ausgestaltung lediglich im Hinblick auf die Statusleitung 6 offenbart, jedoch ohne dass diese Besonderheit in einem funktionalen Zusammenhang mit der Führung der Statusleitung 11 stehen würde.
Vor diesem Hintergrund war es nicht notwendig, weitere Merkmale aus der Abbildung in den Anspruch aufzunehmen.
Folglich verstößt der Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.
4. Weiteres Verfahren
Nachdem der Hilfsantrag 1a die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ erfüllt, weist die Kammer die Angelegenheit entsprechend der Mitteilung vom 30. Januar 2017 zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Hilfsantrags 1a an die erste Instanz zurück. Keine der Parteien hat gegen diese Verfahrensweise Einwände erhoben.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Anspruchs nach Hilfsantrag 1a.

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