4 Apr 2017

T 0227/12 - Not attacking all claims in appeal

Key points

  • The patent has two independent claims. The Board decides that independent claim 2 is obvious in view of a (finally sufficiently proven) public prior use. The proprietor then files a request wherein claim 2 is cancelled, so that claim 1 remains as independent claim. The opponent then objects to claim 1. Claim 1 was not earlier objected to in the appeal procedure.
  • The Board does  not admit the objections to claim 1 into the proceedings, because the Statement of ground should contain a parties complete case. The argument, that it was more efficient to only attack claim 2, and that there was no need to attack claim 1 based on the then pending requests, is not accepted. 
  • I wonder if this means that all claims need to be attacked in the Statement of grounds, like for a Notice of opposition. The alternative approach is that the Statement of grounds should engage with the appealed decision. 


EPO  T 0227/12 - link

Entscheidungsgründe
1. Vorbenutzung "ISRA Vision System"
1.1 Zulässigkeit des Bedienungs­anleitungsauszugs E3' und der Erklärung E4'
1.1.1 In der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2014 [before the Board] hat sich herausgestellt, dass die Frage, ob der Auszug E3 zum Stand der Technik gehört, ausschlaggebend ist für die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 2 (siehe Protokoll der mündlichen Verhand­lung vom 6. November 2014).
Gemäß der eidesstattlichen Erklärung E4 (Seite 1, mit­tlerer Absatz) enthielt die Lieferung an Firma Busche "die zu dem System zur Bogeninspektion gehörige Bedie­nungsanleitung der Firma ISRA Vision Systems AG, Darm­stadt, mit der Bezeichnung "Bogeninspektion, Bildverar­beitungssystem für die optische Druckinspektion" mit der Projektnr. COIS-O-MR-1879, Version 1.2".
Bei dem vorliegenden Auszug aus der "Bedienungsanleitung der Firma ISRA Vision Systems AG, Darmstadt mit der Bezeichnung "Bogeninspektion, Bildverarbeitungssystem für die optische Druckinspektion" mit der Projektnr. COIS-O-MR-1879, Version 1.2" E3 fehlen bei der Tabelle "Dokumentenangaben" (Seite 2) die dort vorgesehenen Einträge für die Zeilen "Freigabedatum", "Freigegeben durch" und "Überprüft durch". Von der Beschwerdeführerin wurde auf den Haftungsaspekt bei Lieferungen hinge­wie­sen, so dass Zweifel bestehen, ob der anscheinend weder überprüfte noch freigegebene vorliegende Anleitungs­aus­zug E3 tatsächlich der Fassung der Bedienungsanleitung entspricht, die gemäß der eidesstattlichen Erklärung E4 ausgeliefert wurde.
Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) führte hierzu aus, dass es unwahrscheinlich sei, dass die gleiche Versionsnummer 1.2 an unterschiedliche Fassungen vergeben worden sei, weil sich sonst die verschiedenen Fassungen nicht mehr sinnvoll verwalten ließen.
1.1.2 In Fällen in denen nur ein Verfahrensbeteiligter Zugang zu Informationen über eine behauptete Vorbenutzung hat, verlangt die Rechtsprechung nach einen zweifelsfreien "lückenlosen" Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung, d.h. Antworten auf die üblichen Fragen nach dem "Was", "Wann", "Wo", "Wie" und "An wen", weil der andere Beteiligte lediglich Widersprüche oder Lücken in der Beweiskette aufzeigen könne (siehe T 472/92, ABl. EPA 1998, 161).
Dementsprechend bestehen Zweifel, ob der Anleitungsaus­zug E3 tatsächlich der Fassung der Bedienungsanleitung entspricht, die gemäß der eidesstattlichen Erklärung E4 ausgeliefert wurde.
1.1.3 Die verspätet eingereichten Unterlagen E3' und E4' spre­chen genau diesen Punkt an: die Tabelle "Dokumenten­angaben" (Anleitungsaus­zug E3',Seite 2) sind die Einträge für die Zeilen "Freigabe­datum", "Freigegeben durch" und "Überprüft durch" mit "16.05.2002" und der Unterschrift, bzw. den Namen "A.Lippold" ausgefüllt was auch in der Erklärung E4' bestätig wird.
Die Unterlagen E3' und E4' räumen die angeführten Zweifel aus und die Kammer übt ihr Ermessen gemäß Artikel 13(1) VOKB aus und lässt die Eingaben E3' und E4' im Verfahrenzu. Somit ist die Bedienungsanleitung E3/E3' Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ 1973.


1.2 Erfinderische Tätigkeit - Anspruch 2 Hauptantrag
Der nächstliegende Stand der Technik wird durch den Auszug der Bedienungsanleitung E3/E3' gebildet.
Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich davon durch das Merkmal H2d "die Anzeigefläche (08) mindestens ein berührungsempfindliches Feld zur Bedienung und/oder Einstellung der Druckmaschine (06) aufweist".
Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Anlei­tung E3/E3' "eine Einstellung und/oder Bedienung der Druckma­schine" offenbart:
Hierbei wurde Seitens der Beschwerdegegnerin argumen­tiert, dass lediglich "Protokolle und Graphiken" an den "zentralen Steuerrechner" übertragen werden und dass Eingriffe in die Funktion der Druckmaschine (wie z.B. die im letzten Satz des Abschnitts 7.1, Seite 33 der Anleitung E3/E3' erwähnte Ansteuerung eines Streifen­ein­schussgerätes oder die Aktivierung einer Bogenweiche) lediglich vom Leitstand der Druckmaschine aus erfolgten. Somit würde die Anleitung E3/E3' nicht "eine Einstellung und/oder Bedienung der Druckmaschine" offenbaren.
Wie von der Beschwerdeführerin angeführt, offenbart der Abschnitt 7.1 (Seite 33 der Anleitung E3/E3') auch, dass der Steuerrechner dem Benutzer die Möglichkeit bietet "bei­spielesweise ein Streifeneinschussgerätes an[zu]­steuern [...] oder eine Bogenweiche [zu] aktivieren". Bei diesem Steuerrechner handelt es sich um den in der Sys­tem­über­sicht in Abbildung 3-1 (Seite 14) genannten "Steuer-PC", welcher mit entsprechenden Ausgängen ("Pro­zess-I/O mit Fehleraktion") versehen ist. Einen dem Leit­stand der Druckmaschine zuzuordnenden - zum "Steuer-PC" des in der Anleitung offenbarten Systems zusätzli­cher - "zentralen Steuerrechner" kann die Kammer der Anlei­tung E3/E3' nicht entnehmen. Somit kann die Kammer, der Einschätzung der Beschwerdegegnerin, dass die Anlei­tung E3/E3' "eine Einstellung und/oder Bedienung der Druck­maschine" nicht offenbare, nicht zustim­men.
Daraus folgt, dass der einzige Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 2 und dem in der Anleitung E3/E3' offenbarten System nur in der Verwendung einer "Anzeige­fläche [mit] mindestens ein[em] berührungs­empfindliche[n] Feld zur Bedienung" anstelle einer Tastatur und Maus (Seite 14, Abbildung 3-1) liegt.
Der daraus resultierende Vorteil ist eine Erhöhung des Bedienkomforts und dementsprechend besteht die objektive Aufgabe daraus den Bedienkomfort zu erhöhen.
Hierzu ist dem Fachmann der Drucktechnik die Verwendung eines Touchscreens bereits bekannt, wie z.B. durch den Zeitschriften­artikel D12 belegt, wonach das darin offen­barte Farbmeßsystem über ein "Touch-Screen-Farb­display" bedient wird (linke Spalte, zweiter Absatz; Mitte der mittleren Spalte).
Das Argument der Beschwerdegegnerin wonach der Fachmann ein "inline" Bild basiertes System gemäß der Betriebs­anleitung E3' nicht mit einem "offline" CPC24-System auf Basis eines Spektralfotometers kombinieren würde, geht ins leere, weil der Zeitschriften­artikel D12 lediglich angeführt wird, um das Fachwissen bezüglich der Verwen­dung eines "Touch-Screen-Farbdisplay" in der Drucktech­nik zu belegen.
Dem weiteren Argument der Beschwerdegegnerin wonach die Anleitung E3/E3' nicht "eine Einstellung und/oder Bedienung der Druckmaschine" offenbare, weil es sich nicht um Einstellungen am Farbwerk handele, kann nicht gefolgt werden, weil Anspruch 2 keine entsprechende Beschränkung aufweist.
Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 für den Fach­mann naheliegend und beruht nicht auf einer erfinder­ischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973).
2. Hilfsantrag
2.1 Zulässigkeit des Hilfsantrags
Der Hilfsantrag ist im Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1) VOBK), weil es der Beschwerde­geg­nerin möglich sein muss, auf die durch die Zulassung der Anleitung E3' und der Erklärung E4' geän­derte Beweislage zu reagieren.
Dem Argument der Beschwerdeführerin bezüglich der Not­wendigkeit einer weiteren mündlichen Verhandlung kann aus folgenden Gründen nicht gefolgt werden: Die Be­schwerdeführerin hat zwar mit ihrer Beschwerde bean­tragt, das Streitpatent vollständig zu widerrufen, ist aber in der Beschwerdebegründung nur auf den Gegenstand des Anspruchs 2 eingegangen. Mit dem Hilfsantrag ist dieser Anspruch 2 entfal­len, so dass es keine ausste­henden substantiellen Ein­wände gibt. Daher wird das Verfahren durch den Hilfs­antrag weder erschwert noch verzögert und das Streitpatent kann im gemäß Hilfsantrag geänderten Umfang aufrecht erhalten werden. Somit besteht keine Notwendigkeit für eine weitere mündliche Verhandlung.
2.2 Zulässigkeit des geänderten Vorbringens der Beschwerde­führerin bezüglich Anspruch 1
2.2.1 Die diesem Beschwerdeverfahren zugrunde liegende Beschwerdebegründung richtete sich allein gegen den unabhängigen Anspruch 2 (Artikel 12(2) VOBK).
2.2.2 Mit ihrem Schreiben vom 17. November 2015 stellt die Be­schwerdeführerin einerseits die Klarheit der im Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen und anderer­seits die erfin­derische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hilfsantrags in Bezug auf den Betriebs­anleitungs­aus­zug E3 in Frage.
Die Beschwerdeführerin hat somit ihr Vorbringen dahin­gehend geändert, dass jetzt der bisher im Beschwerde­verfahren nicht angegriffene Anspruch 1 thematisiert wird.
2.2.3 Hierbei ist zu bemerken, dass Anspruch 1 des Hilfs­antrags mit der von der Einspruchsabteilung aufrecht zu erhal­tenden Fassung übereinstimmt. Es ist somit nicht klar, warum die Einwände gegen Anspruch 1 jetzt erst­malig (über 3 Jahre nach Einreichung der Beschwerde­begründung) vorgebracht werden.
2.2.4 Nach Artikel 13(1) VOBK liegt es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens nach Einreichung der Be­schwerdebegründung (oder der Erwiderung) zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens wer­den insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahren­sökonomie berück­sichtigt. Bei der Ausübung dieses Ermessens wird auch berücksichtigt, ob gute Gründe für das verspätete Vorbringen vorliegen.
2.2.5 Die Argumente der Beschwerdeführerin, dass es sich aus dem Antrag auf vollständigen Widerruf des Patents sowie der Tatsache, dass im Einspruchsverfahren alle Ansprüche angegriffen wurden, ableiten ließe, dass auch Einwände bezüglich der Klarheit und der erfin­derischen Tätigkeit des Anspruchs 1 vorlägen, scheitern an den Anforderungen des Artikels 12(2) VOBK, nach dem die Beschwerdebe­grün­dung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten muss. Das gleiche gilt auch für das Argument, dass aus verfahrensökonomischen Gründen im Beschwerde­verfah­ren nur Anspruch 2 angegriffen worden sei und dass es bei der ursprünglichen Antragslage keinen Anlass gegeben habe, vorsorglich andere Ansprüche anzu­greifen: Der Vortrag der Beschwerdeführerin hätte diesbezüglich in der Beschwerdebegründung vollständig sein müssen (Artikels 12(2) VOBK).
Das Beschwerdeverfahren im in der Beschwerdebegründung festgelegten Umfang ist somit entscheidungsreif (siehe Mitteilung der Beschwerdekammer mit Datum vom 22. September 2015, Punkt 5). Die Kammer übt ihr Ermessen nach Artikel 13(1) VOBK dahingehend aus, diese Änderungen des Vorbringens seitens der Beschwerde­füh­rerin nicht ins Verfahren zuzulassen.
3. Vorgebrachter Begründungsmangel in der Einspruchs­ent­schei­dung
Während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchs­abteilung trug die Patent­inhaberin vor, dass die Beweismittel E3 und D10 undatiert seien und keinen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 EPÜ bildeten (Pro­tokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchs­abteilung, Punkt 10). Somit hätte sich die Beschwerde­führerin hierzu bereits während der mündlichen Verhand­lung vor der Einspruchs­abteilung äußern können.
Die Aussagen ("Selbst wenn E3 Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ wäre, ..."; "Da weder D10 noch E3 einen Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ bilden, ...") in der Einspruchsentscheidung, Seite 14, bezüglich dem Beweismittel E3 beziehen sich auf die Konsequenzen aus Absatz 2.5.2 ("Wie in § 2.5.2 schon erwähnt ..."), dass "das Beweismittel E3 [] undatiert [ist]" und "da die technische Lehre des Beweismittels E3 nicht aus­reichend ist, um E3 als relevant für die Beurteilung der Neuheit gesehen zu werden, ist es nicht sach­dien­lich, alle Umstände zu prüfen, ob diese angeblich offenkun­dige Vorbenutzung als Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ anerkannt werden kann" (Einspruchsentschei­dung, Seiten 11 und 12).
Die Aussagen in der Einspruchsentscheidung, Seite 14, bezüglich des Beweismittels E3 wurden somit im Absatz 2.5.2 begründet.
Ein Begründungsmangel in der Einspruchsentscheidung liegt daher nicht vor.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrecht­zuerhalten:
- Patentansprüche 1 bis 3, eingegangen am 27. April 2015 mit Schreiben vom 24. April 2015 als Hilfsantrag,
- Beschreibungsabsätze [0001], [0008] und [0028], eingegangen am 27. April 2015 mit Schreiben vom 24. April 2015 als Hilfsantrag,
- Beschreibungsabsätze [0002] bis [0007], [0009] bis [0027] und [0029] bis [0034] der erteilten Fassung,
- Figur der erteilten Fassung.

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