R 0012/20 - Length of procedure

Key points

• The petition for review was filed by the opponent on 21.08.2020. The Enlarged Board, in a three-member panel, decided on the petition during oral proceedings of 19.07.2024. The decision was issued in writing on 07.10.2024.
• The OD had revoked the patent for insufficient disclosure. The TBA  reversed and remitted the case. The OD took a new decision in September 2022, i.e. two years  (!) after the petition for review was filed.  The OD rejected the opposition. The opponent did not appeal. 
• The EBA panel concludes that the petition is now moot, in translation: "No appeal was filed against this decision within the appeal period, so the parties were notified by communication dated 3 January 2023 that the patent was maintained in unchanged form and that the opposition proceedings had been concluded. The decision of the Opposition Division of 12 September 2022 thus has final effect."
• "The Enlarged Board of Appeal therefore concludes that the applicant can no longer rely on a continuing interest in bringing proceedings and that the admissibility requirements of the originally filed application for review are therefore no longer met."
• As a comment, perhaps there was no ground for appealing given that the TBA's findings in the first decision were still res iudicata. 
• According to the EBA, the opponent/petitioner is to blame ("has contributed on its own responsibility ", original "eigenverantwortlich dazu beigetragen, dass"): "By refraining from filing an appeal against the decision of the opposition division of 12 September 2022, at least as a precautionary measure, the applicant has contributed procedurally on its own responsibility not only to ensuring that this decision becomes final, but also to ensuring that the patent in dispute becomes final."
  
  
• I do not readily see how the finality of the decision / the patent in this case can be "larger" than in the case the Board had not remitted, i.e., reversed and simultaneously rejected the opposition in the appeal decision. I understand that in such a scenario, a petition for review does provide a remedy in case of one of the specified procedural defects. 
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• The panel of the EBA does not comment on the length of the procedure before it in the three-member panel composition. Should the EBA panel have managed to decide on the case in two years, there would have been no problem. 
• The first action of the EBA appears to be a communication of 13.12.2023, suggesting that the EBA did not process the petition for review  for a period of more than three years.
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• To cite the Explanatory Remarks to the EPC 2000, Article 112a EPC, from OJ 2007 Special Edition 4 (link): 
• 12. "The possibility of filing a petition for review must not cause long-lasting legal uncertainty for third parties. "
• 18. "In the interest of a quick and effective screening of petitions for review which are clearly inadmissible or not allowable, special procedural provisions apply to the three-member panel of the Enlarged Board established under Article 22(2), second sentence, and Rule 109(2) EPC 2000 (see explanatory remark n° 4 to Article 22 EPC). "
• "The proceedings before this panel shall be as simple and short as possible."
• "Therefore, this body shall decide in written summary proceedings without the involvement of other parties and on the basis of the petition (see Rule 109(3) EPC 2000). A quick screening procedure at the outset of review proceedings to sort out petitions which clearly cannot be successful is essential in order to avoid an inappropriate prolongation of legal uncertainty for third parties. It is also of great importance to counteract effectively intentional prolongation of proceedings by filing a petition for review."
• It seems the legislator did not even consider a scenario wherein the procedure before the three-member panel of the EBA would take so long as to become moot. 
• The EBA panel adds observations stating that the petition is clearly not allowable anyway. I understand these observations to be obiter and will not comment on them here: they should not distract from the procedural approach taken by the EBA panel. 
• To be clear: I'm not convinced that a petition for review can become moot because of the EBA's inaction in the way proposed by the EBA panel in this decision. Should the holding of the EBA panel in this case become established case law, it seems to me that it then will be even more important for the EBA panels that hear petition of review cases to avoid undue delay of the proceedings than it is now. 

EPO 

The link to the decision and an extract of it can be found after the jump.

https://www.epo.org/de/boards-of-appeal/decisions/r200012du1

1. Zulässigkeitsvoraussetzung des Überprüfungsantrags - Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ

1.1. Gemäß dem in Regel 106 EPÜ erhaltenen Zulässigkeitserfordernis ist der Überprüfungsantrag nur dann zulässig, wenn der behauptete Mangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet worden ist und die Beschwerdekammer den Einwand zurückgewiesen hat, es sei denn der Beteiligte war nicht in der Lage, den Einwand schon im Beschwerdeverfahren zu erheben

1.2. Die Antragstellerin macht geltend, dass der Einwand einen Mangel betrifft, der erst mit der Zustellung der schriftlichen Entscheidung und in Kenntnis der schriftlichen Begründung der Entscheidung erkennbar wurde. Infolgedessen sei die Antragstellerin nicht in der Lage gewesen, den Einwand schon in der mündlichen Verhandlung gemäß Regel 106 EPÜ zu erheben.

1.3. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die Antragstellerin nicht in der Lage war, ihren Einwand geltend zu machen, bevor sie von der schriftlichen Begründung der Entscheidung Kenntnis genommen hatte. Deshalb war, ursprünglich, der von der Antragstellerin begründete Überprüfungsantrag nicht als offensichtlich unzulässig zu betrachten, zumal auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen offensichtlich vorlagen.

1.4. Jedoch merkt die Große Beschwerdekammer an, dass das fortbestehende Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin, sowie die oben erwähnten Zulässigkeitsvoraussetzungen über das gesamte Überprüfungsverfahren bestehen müssen und von Amts wegen beachtet werden müssen.

Die Große Beschwerdekammer hat davon Kenntnis genommen, dass im Laufe des Überprüfungsverfahrens, das Einspruchsverfahren aufgrund der Zurückverweisung gemäß der Entscheidung der Beschwerdekammer weitergeführt wurde, weil nach Artikel 112a (3) EPÜ der Überprüfungsantrag keine aufschiebende Wirkung hat.

Mit einer Entscheidung vom 12. September 2022 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch der Antragstellerin zurückgewiesen und das angefochtene Patent in erteilter Fassung aufrechterhalten.

Insbesondere hat die Einspruchsabteilung, in Punkt 2.3 der oben erwähnten Entscheidung, zu Artikel 100 b) EPÜ, auf die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 22. Juni 2020 verwiesen und somit bestätigt, dass die definierte Erfindung unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Des Weiteren hat die Einspruchsabteilung auch entschieden, dass die Erfindung neu sei (s. Punkt 2.11) und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (s. Punkt 3.6) und damit der Entscheidungsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegensteht.

Gegen diese Entscheidung wurde innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingereicht, so dass die Parteien durch Mitteilung vom 3. Januar 2023 über die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form und den Abschluss des Einspruchsverfahrens benachrichtigt wurden.

Damit entfaltet die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 12. September 2022 eine endgültige Wirkung.

1.5. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass aufgrund dieser veränderten Rechtslage das fortbestehende Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin in Frage gestellt wurde.

Trotz entsprechender Aufforderung hat die Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 19. Juni 2024 dazu nicht Stellung genommen.

Das Vorbringen der Antragstellerin während der mündlichen Verhandlung, dass sie sich nicht über die Rechtsfolgen der Weiterführung des Einspruchsverfahrens bewusst und auch nicht in der Lage gewesen wäre, die Zweckmäßigkeit einer weiteren Beschwerde einzuschätzen, erscheint der Großen Beschwerdekammer rechtlich nicht nachvollziehbar, weil die Antragstellerin durch einen von ihr angestellten und bevollmächtigten Vertreter während des gesamten Verfahrens vertreten war.

Indem die Antragstellerin darauf verzichtet hat, gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 12. September 2022 zumindest vorsorglich eine Beschwerde einzureichen, hat sie verfahrensrechtlich eigenverantwortlich dazu beigetragen, dass nicht nur dieser Entscheidung in Rechtskraft erwächst, sondern eben auch dazu, dass das Streitpatent bestandskräftig wird.

1.6. Die folglich eingetretene Bestandskraft des Streitpatents lässt das bei Beginn des Überprüfungsverfahren zunächst zu bejahende Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin entfallen. Denn damit sind sowohl das unmittelbare Überprüfungsbegehren der Antragstellerin auf Aufhebung und Wiedereröffnung des durch die angefochtene Entscheidung abgeschlossene Beschwerdeverfahrens als auch ihr mittelbares und finales Überprüfungsbegehren auf Widerruf des Streitpatents rechtlich unmöglich geworden.

Die Große Beschwerdekammer gelangt deshalb zum Schluss, dass die Antragstellerin sich nicht mehr auf ein fortbestehendes Rechtsschutzinteresse stützen kann und, dass auch die Zulässigkeitsvoraussetzungen des ursprünglich eingereichten Überprüfungsantrags somit nicht mehr vorliegen.

Somit ist der Überprüfungsantrag als offensichtlich unzulässig zu verwerfen.