T 0735/13 - Appeal opponent inadmissible

Key points

• In this opposition appeal, the Board holds the appeal of the opponent inadmissible. The appeal was against the decision to maintain the patent in amended form based on the second auxiliary request. The Board holds the appeal inadmissible essentially because the opponent did not present arguments against the second auxiliary request during the oral proceedings before the OD. As a comment, it seems that the request was filed during the oral proceedings before the OD (at 14:10) but the minutes of the oral proceedings are not visible in the EPO online file (only the first and last page).
• The Board, in translation, "Because an opponent can only express its disagreement with a patent in amended form by submitting grounds foreseen in law, is the opponent in any case not adversely affected by the maintenance of the patent in amended form according to the second auxiliary request with respects to the grounds of opposition, which the opponent only asserted in appeal. " 
• It seems that under this decision, an opponent must maintain all grounds against all requests at any costs throughout the entire opposition procedure (even if a new request is admitted during the oral proceedings by the OD that the opponent did not prepare for) in order to safeguard an admissible appeal.

EPO T 0735/13 -  link

Entscheidungsgründe

1. Nach Art. 107 EPÜ ist jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist berechtigt, Beschwerde einzulegen.

2. Entscheidend für das Vorliegen einer Beschwer ist es, ob die angegriffene Entscheidung hinter dem Begehren des Beschwerdeführers zurückbleibt (Entscheidung T 244/85, ABl. 1988, 216 Nr. 3 und aus der Literatur: Singer/Stauder, Kommentar zum Europäischen Patentübereinkommen, 7. Aufl. 2016, Art. 107 Rz. 18 (Bühler). Zu prüfen ist hier zunächst, ob der einsprechende Beschwerdeführer gegen die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung des Patents Einwände vorbringt, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnten. Das ist, wie sich aus dem Sachverhalt ergibt, der Fall. Von einer Beschwer kann allerdings dann nicht gesprochen werden, wenn der Beschwerdeführer zwar zum Entscheidungszeitpunkt mit der Entscheidung einverstanden war, es sich indessen im Nachhinein anders überlegt hat. Abzustellen ist für die Beschwer daher auf eine Diskrepanz zwischen dem Begehren des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Entscheidung, und der Entscheidung selbst.

3. Im Falle des beschwerdeführenden Patentinhabers ist insoweit darauf abzustellen, ob dem zum Schluß der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung formulierten Hauptantrag stattgegeben worden ist, oder nicht. Für die mangelnde Beschwer des Einsprechenden fordert die Rechtsprechung, daß dieser der Aufrechterhaltung des Patents in der entsprechenden Fassung zugestimmt hat (Entscheidung T 548/91 vom 7. Februar 1994, Punkt 1 der Gründe). Wie sich aus dem Kontext der prozessualen Vorschriften des EPÜ, namentlich Art. 100 in Verbindung mit Art. 99 und Regel 76(2) c) ergibt, ist ein Einsprechender, der der Erteilung eines Patents entgegentreten möchte, gehalten darzulegen, aus welchen Gründen das Patent zu Unrecht erteilt worden ist. Aus diesem durch das EPÜ gewählten Ansatz ergibt sich für das Beschwerdeverfahren, daß ein Einsprechender der Aufrechterhaltung des Patents in einer bestimmten Fassung dann nicht entgegentritt, wenn er gegen diese Fassung keine Gründe vorbringt, die einer Aufrechterhaltung entgegenstehen. Nur durch die Geltendmachung eines oder mehrerer dieser Gründe kann der Einsprechende nämlich vorbringen, mit dem Patent in seiner erteilten oder aufrechterhaltenen Fassung nicht einverstanden zu sein.

4. Vorliegend hat die Einsprechende ausweislich dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gegen den 2. Hilfsantrag zunächst Einwände nach Art. 84 EPÜ erhoben. Diese hat die Einspruchsabteilung für nicht durchschlagend erachtet. Hiergegen hat sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde auch nicht gewandt. Weiters wurden Einwände mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erhoben. Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit hat die Einsprechende aber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erklärt, keine diesbezüglichen Einwände mehr zu haben. Insoweit war die Einsprechende durch die entsprechende Entscheidung der Einspruchsabteilung, der 2. Hilfsantrag sei neu und erfinderisch, nicht mehr beschwert, d.h. die Beschwer entfiel. Einwände aus Art. 123(2) und Art. 83 EPÜ schließlich wurden in der mündlichen Verhandlung gegen den 2. Hilfsantrag nicht erhoben. Im Hinblick auf diese Einwände ist die Einsprechende der letztlich aufrechterhaltenen Fassung des Patents nicht entgegengetreten und kann durch diese insoweit ebenfalls nicht beschwert sein.

5. Damit ist festzustellen, daß die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gegen den 2. Hilfsantrag keinen der nunmehr in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwände nach Art. 100 a), Art. 100 b), oder Art. 100 c) EPÜ geltend gemacht hat. Da eine Einsprechende ihr fehlendes Einverständnis mit einem erteilten oder aufrechterhaltenen Patent aber nur dadurch zum Ausdruck bringen kann, daß sie einen der gesetzlich zugelassenen Gründe anführt, der der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht, ist die Einsprechende vorliegend durch die Aufrechterhaltung des Patents in seiner Fassung durch den 2. Hilfsantrag jedenfalls nicht im Hinblick auf die Einspruchsgründe beschwert, die die Einsprechende nunmehr mit ihrer Beschwerde geltend macht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.