T 1110/11 - Background as closest prior art

Key points

• "There is no reason to disregard the spindle shown in Fig. 1 of E1 as closest prior art simply because it relates to the prior art which the invention of E1 seeks to improve." 
• When starting from E2 on the other hand, the skilled person would not apply the teaching of Fig. 1 of E1. " Although Fig. 1 of E1 does indeed disclose the use of two bearings to support both the forward and rearward ends of the spindle, the skilled person would not apply this teaching to the spindle of E2 because E1 teaches the use of air bearings (see E1, Fig. 2) to overcome these problems. The skilled person, if they were to consult E1, would therefore use air bearings in the spindle arrangement known from E2 and in doing so would not arrive at the subject-matter of claim 1." 

EPO T 1110/11 - link

Reasons for the Decision

1. Starting from E1, Fig. 1 as closest prior art

1.1 Contrary to the respondent's submissions there is no reason to disregard the spindle shown in Fig. 1 of E1 as closest prior art simply because it relates to the prior art which the invention of E1 seeks to improve. The question to be answered is rather whether it was obvious for the skilled person to have arrived at the spindle defined in claim 1 starting from the spindle shown in Fig. 1 of E1 as closest prior art.

(...)

The subject-matter of claim 1 therefore involves an inventive step when considering E1 as closest prior art.

T 0918/14 - Should have been searched

Key points

• The EPO as ISA has only searched claim 1, refusing to search the other claims, because the prior art acknowledged in the application itself anticipated claim 1, whereas the example embodiments were not according to claim 1 so that the scope of protection sought was unclear. After entry, the Examining Division before Oral Proceedings did not admit amended claims under what is now Rule 137(5) as relating to unsearched subject-matter. 
• The Board finds the claims as filed to be clear, finds that the fact that the described embodiment was not according to claim 1, no reason to not search the other claims, and decides that the claims should have been searched, at least in the regional phase. This is the first substantial procedural violation. 
• The decision to not admit the amended claims was a second substantial procedural violation.
• The case is remitted with the order to carry out a search for claims 2-37 of the PCT application.

EPO T 0918/14 - link

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerde ist auch begründet. Der Auffassung der Prüfungsabteilung, wonach Regel 137 (3) EPÜ der Zulassung der zuletzt in das Erteilungsverfahren eingeführten Anträge entgegensteht, vermag sich die Kammer nicht anzuschließen.

2.1 Die Voraussetzung, unter denen eine Anmeldung vor dem Europäischen Patentamt geändert werden kann, sind in Artikel 123 und Regel 137 EPÜ geregelt, vgl. im vorliegenden Fall PCT Kapitel I, EPA in der regionalen Phase als Bestimmungsamt tätig. Zur Anwendung kommt dabei Regel 137 EPÜ 2000 in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats CA/D 10/06 vom 7. Dezember 2006 (ABl. EPA 2007, 8), da der internationale Recherchenbericht seitens des EPA als internationale Recherchenbehörde am 8. Oktober 2008 erstellt wurde. Die neu geänderte Fassung von Regel 137 EPÜ gemäß Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 3/09 (vgl. Artikel 2 Abs. 2) vom 25. März 2009 (ABl. EPA 2009, 299) gilt für europäische Patentanmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wurde.

2.2 Die Entscheidung, ob nach dem ersten Bescheid noch weitere Änderungen zuzulassen sind, steht nach Regel 137 (3) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, wobei allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung zu tragen ist (siehe dazu auch G 7/93, LS 1, Gründe Nr. 2.1 und 2.5; ABl. EPA 1994, 775). In die Abwägung einzubeziehen sind insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das Interesse des Europäischen Patentamts - und der Allgemeinheit - daran, das Prüfungsverfahren zum Abschluss zu bringen und so Gewissheit über die Patentierbarkeit der Erfindung zu gewinnen (vgl. dazu im Einzelnen z.B.: T 937/09 vom 20. Juli 2012, Punkt 3.4 der Gründe).

2.3 Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe auch G 7/93, supra, Gründe Nr. 2.6) beschränkt sich die Kompetenz zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen auf die Feststellung, dass das Ermessen entweder gar nicht ausgeübt wurde (vgl.: T 510/95 vom 19. Oktober 1995, Punkt 4 der Gründe) oder die zuständige Stelle des Amtes ihr Ermessen "nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat." (so beispielsweise: T 640/91, ABl. 1994, 918, Leitsatz 3; vgl. auch: Joos/Schmitz, in: Singer/Stauder, EPÜ, 6. Aufl., Art 110 Rdn 70).

2.4 Nach Überzeugung der Kammer erfolgte am EPA im vorliegenden Fall eine in der Sache nicht gerechtfertigte Erstellung eines teilweisen Recherchenberichts mit unvollständiger Rechereche in der internationalen Phase. Nach dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA hat die Prüfungsabteilung, ihr Ermessen weitere Änderungen zuzulassen, nach Auffassung der Kammer willkürlich ausgeübt, da alle Einwände der Prüfungsabteilung bis dato auf einer rechtsfehlerhaften Mischung aus fehlender Zusatzrecherche und vagen Hinweisen zur Sachprüfung beruhten.

Deshalb konnte die Prüfungsabteilung den weiteren Änderungen in Anspruch 1 des mit 27. März 2013 zuletzt eingereichten Anspruchssatzes die Zustimmung nach Auffassung der Kammer auch nicht versagen.

2.5 Im Einzelnen folgt dies aus diesen Erwägungen:

In dem vorliegenden Fall hat das EPA als internationale Recherchenbehörde (ISA) der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 mitgeteilt, dass für die Ansprüche 2 bis 37 gemäß Artikel 17(2)a) ii) PCT kein internationaler Recherchenbericht erstellt worden sei, weil eine sinnvolle Recherche zu diesen Ansprüchen nicht habe stattfinden können (siehe Beiblatt "PCT/ISA/210" zu dem Bescheid vom 8. Oktober 2008). Im Einzelnen hat das EPA als internationale Recherchenbehörde ausgeführt, die in der Beschreibung der Anmeldung zitierten Dokumenten wie beispielsweise WO 01/45977 oder DE 43 44 915 A1 offenbarten den Gegenstand des Anspruchs 1, nämlich eine Vor(druck)kammer, die laut Beschreibung dazu diene, den Druck der Gasfeder einzustellen. Diese Vor(druck)kammer sei aber zumindest in dem ersten in der Beschreibung angegebenen Ausführungsbeispiel nicht vorhanden. Wenn es der Fall sei, dass in der Beschreibung zitierte Entgegenhaltungen gegenüber Anspruch 1 neuheitsschädlich seien, das Ausführungsbeispiel aber nicht, sei unklar, inwiefern Anspruch 1 in Betracht gezogen werden soll und somit, was der zu schützende Gegenstand sein solle. Würde man hingegen andere Aspekte außerhalb des Anspruchs 1 berücksichtigen, wie es das Ausführungsbeispiel "andeute", so "wäre Einheitlichkeit ein Problem", was zu einer noch nicht feststellbaren Anzahl an zusätzlichen Gebühren führen würde.

Nach dem Eintritt in die regionale Phase (PCT Kapitel I), mit dem die Beschwerdeführerin geänderte Ansprüche vorgelegt hat, hat die Prüfungsabteilung keine zusätzliche Recherche durchgeführt, sondern der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Juli 2010 zunächst lediglich mitgeteilt, dass die in dem vorläufigen Bericht der internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA) zur Patentierbarkeit genannten Mängel auch nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ zu beanstanden seien. Es sei kein Unterschied zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Anspruch 1 erkennbar. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 22. März 2011 erneut Änderungen an der Anmeldung vorgenommen und einen neuen Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1 und 14 eingereicht.

Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 5. April 2011 den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) der neuen Ansprüche 1 und 14 erhoben, und zwar - soweit ersichtlich - im Lichte des zum ursprünglichen Anspruch 1 im Recherchenbericht genannten Standes der Technik, etwa der WO 01/45977 oder der DE 43 44 915 A1.

Darüber hinaus geht aus Punkt 3 des Bescheids vom 5. April 2011 nicht hervor, dass zum neuen Anspruch 1 vom 22. März 2011 etwa eine zusätzliche Recherche durch die Prüfungsabteilung durchgeführt wurde. Vielmehr wird vage angedeutet, dass bei EP1398863 (in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 2 zitiert), US4454426 und GB854255 (beide im Recherchenbericht zum ursprünglichen Anspruch 1 ermittelt) der Abstand zwischen erster und zweiter Kolbenfläche "offensichtlich" höchstens 30% der gesamten Innenlänge der Kolbenaufnahme betrage, aber kein "blow-by" erwähnt sei. Es werde also in keiner Druckschrift der vom Anmelder erwähnte Vorteil (eines "blow-by") erzielt. Deshalb sei Anspruch 1 unklar (siehe spätere Prüfungsbescheide). In dem am 17. Oktober 2011 eingereichten Anspruchssatz hat die Beschwerdeführerin daraufhin Anspruch 14 gestrichen und in Anspruch 1 ein weiteres Merkmal (Wirkelement Kolbenstange) hinzugefügt.

In ihrem nachfolgenden Bescheid vom 31. Oktober 2011 hat die Prüfungsabteilung sodann darauf hingewiesen, dass (auch) dieses, dem Anspruch 1 hinzugefügte weitere Merkmal "nicht recherchiert" worden sei.

Wie bereits in den vorangegangenen Bescheiden hat die Prüfungsabteilung vielmehr auch in diesem Bescheid die fehlende Klarheit des Anspruchs 1 mit dem Argument bemängelt, durch das Merkmal, wonach der Abstand zwischen erster und zweiter Kolbenfläche höchstens 30% der gesamten Innenlänge der Kolbenaufnahme betrage, werde kein "blow-by" bewirkt. Deshalb fehlten Merkmale in Anspruch 1. Es sei daher nach wie vor unklar, welche Idee den zu schützenden Gegenstand charakterisieren solle.

Schließlich hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 27. März 2013 nochmals geänderte Ansprüche - Aufnahme von Merkmalen aus dem Unteranspruch 9 in den Anspruch 1 - eingereicht. Diesen Anspruchssatz hat die Prüfungsabteilung mit der angefochtenen Entscheidung unter Berufung auf Regel 137 (3) EPÜ nicht mehr zugelassen und die Anmeldung zurückgewiesen.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass das Europäische Patentamt weder in der internationalen Phase als Recherchenbehörde (ISA) bei der Erstellung des Recherchenberichts, noch in der regionalen Phase als Bestimmungsamt (Eintritt nach Kapitel I PCT) mit einer Zusatzrecherche der Prüfungsabteilung, eine vollständige Recherche durchgeführt hat.

2.6 Die Gründe, aus denen die internationale Recherchenbehörde bzw. die Prüfungsabteilung die Durchführung einer vollständigen Recherche verweigert haben, erweisen sich als nicht tragfähig.

2.6.1 Die Erstellung eines Recherchenberichts kann in der internationalen Phase nach Artikel 17(2)a) PCT aus den in dieser Vorschrift genannten Gründen unterbleiben, vgl. "unvollständige Recherche" nach Regel 63 EPÜ 2000 am EPA in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006.

Voraussetzung dafür ist, dass die (europäische) Patentanmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspricht, dass eine "sinnvolle" Recherche nicht durchgeführt werden kann, also praktisch unmöglich ist.

2.6.2 Bei der genannten Vorschrift zur unvollständigen Recherche handelt es sich um Ausnahmetatbestände, die als solche eng auszulegen sind. Darüber hinaus ist den Umständen Rechnung zu tragen, dass es sich bei der Recherche um eine gebührenpflichtige Leistung des Europäischen Patentamtes handelt, dass die Recherchengebühr schon innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten ist und dass bei Nichtzahlung der Recherchengebühr die Anmeldung als zurückgenommen gilt (grundlegend zu den zum Zeitpunkt dieser Entscheidungen geltenden Regel 45 EPÜ (1973) - vgl.: T 1242/04 vom 20. Oktober 2006, ABl. 2007, 421, Gründe Punkt 8.2 und 8.3; vgl. auch: T 690/06 vom 24. April 2007, Ziffer 2 der Gründe 2).

2.6.3 Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA setzt die Feststellung der Unmöglichkeit sinnvoller Ermittlungen zum Stand der Technik daher gravierende Mängel der Anmeldung voraus. Dies kann beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmängeln oder bei Fehlen jedweden technischen Charakters der Anmeldung angenommen werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern (ReBK), 7. Auflage, IV.B.4.1.1). Diese Rechtsprechung hat ihren Niederschlag auch in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (RiLi) gefunden (vgl. Teil B-Kapitel VIII-3, 3., Stand November 2015).

2.6.4 Wie von der Beschwerdeführerin angemerkt, gab es zum Zeitpunkt der internationalen Recherche im PCT gegen die unvollständige Recherche zunächst keinen Rechtsbehelf.

In der darauffolgenden Phase der Prüfung hingegen, im vorliegenden Fall also nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als europäische Anmeldung, kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein. Nämlich dann, wenn die Mängel, die eine sinnvolle Recherche unmöglich gemacht und zur Erklärung nach Artikel 17(2)a) PCT geführt haben, von der Beschwerdeführerin während der Prüfung durch die Prüfungsabteilung entweder durch Änderungen beseitigt oder widerlegt werden (vgl. ReBK, 7. Auflage, IV.B.4, 4.1). Siehe hierzu die im Beiblatt "PCT/ISA/210" des internationalen Recherchenberichts im letzten Satz genannten EPA-RiLi C-VI, 8.2 (soll heißen "8.5": vgl. RiLi für die Prüfung nach dem EPÜ 1973 (Stand Juni 2005)). Siehe auch die aktuellen EPA-RiLi, Teil B Kapitel II-2, 4.2, ii) (Stand November 2015).

Die Beschwerdeführerin widerspricht der Auffassung der Prüfungsabteilung (vgl. Bescheide vom 13. Juli 2010, 31. Oktober 2011 und 4. Juli 2013), dass nur der ursprüngliche Anspruch 1 recherchiert werden konnte, weil zum Zeitpunkt der Recherche nicht ersichtlich gewesen sei, was der schützende Gegenstand sein solle, bzw. welchen Gegenstand die Beschwerdeführerin weiter verfolgen wolle.

2.6.5 Für die Frage einer zusätzlichen Recherche in der Prüfungsphase ist für die Kammer daher zu entscheiden, ob für die Ansprüche 2 bis 37 der ursprünglichen Anmeldung eine sinnvolle Recherche seitens des EPA als internationale Recherchenbehörde durchgeführt werden konnte, oder nicht.

Die Kammer stellt fest, dass der Gegenstand der internationalen Recherche die Ansprüche 1 bis 37 im Lichte der Beschreibung betraf. Anspruch 1, der sich auf eine Vordruckkammer der beanspruchten Freikolbenvorrichtung bezieht, ist unmittelbar verständlich, auch in Hinblick auf die Beschreibung. Von Mangel an Klarheit der zu recherchierenden Ansprüche, ganz zu schweigen von fundamentalen Klarheitsmängeln oder Fehlen eines technischen Charakters, kann keine Rede sein.

Soweit die Erklärung des EPA im internationalen Recherchenbericht darauf abstellt, dass ein Ausführungsbeispiel der Beschreibung nicht ohne weiteres unter Anspruch 1 fällt, mag dies zutreffen, steht der Recherche der Ansprüche 1 bis 37 aber nicht entgegen. Die Begründung im Beiblatt des Recherchenberichts zu der Unmöglichkeit sinnvoller Ermittlungen auf der Grundlage der Ansprüche 2 bis 37 ist somit für die Kammer nicht nachvollziehbar und wird von der Beschwerdeführerin daher zu Recht nicht akzeptiert.

Schließlich liegt die Behauptung im Beiblatt "PCT/ISA/210", dass Einheitlichkeit vielleicht ein Problem sein könnte, ebenfalls neben der Sache. Die Kammer vermag in der Erklärung des EPA keine Begründung zur mangelnden Einheitlichkeit zu erkennen. Ein substantiierter Einwand zur Einheitlichkeit der eingereichten Ansprüche, Artikel 17(3)a) PCT, wurde im internationalen Recherchenbericht des EPA auch nicht erhoben.

Im Ergebnis entsprechen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 37 den Vorschriften des PCT jedenfalls soweit, dass eine sinnvolle Recherche hätte durchgeführt werden können.

2.6.6 Nach Überzeugung der Kammer hätte daher spätestens für den nach Eintritt in die regionale Phase mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2011 vorgelegten Anspruchssatz eine zusätzliche Recherche durch die Prüfungsabteilung erfolgen müssen. Denn die gegenüber Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale sind weder nicht-technisch noch notorisch bekannt oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen (vgl. zu diesen Merkmalen: ReBK, 7. Auflage, IV.B.4, 4.1.2.; siehe insbesondere T 1515/07 vom 3. Juli 2008, Ziffer 6 der Gründe; T 690/06 vom 24. April 2007, Ziffer 2 der Gründe 2).

2.6.7 Soweit die Prüfungsabteilung stattdessen vage Einwände aus der Sachprüfung im Hinblick auf mangelnde Klarheit des Anspruchs 1 wegen fehlender Merkmale zum "blow-by" Effekt erhoben hat, entsteht nach Ansicht der Kammer der Eindruck, dass im vorliegenden Fall die Sachprüfung als Grundlage für die Recherche dient und nicht umgekehrt. Dies muss nach ständiger Rechtsprechung gerade vermieden werden (vgl.: T 1242/04 vom 20. Oktober 2006, ABl. 2007, 421, Ziffer 8.3; T 1873/06 vom 13. September 2007, Ziffer 4.2).

Mit Prüfungsbescheid vom 28. September 2012 hat die Prüfungsabteilung schließlich Dokument D7 (US 1 167 366 A) zum vermeintlichen Nachweis einer Kolbenstange, "aber nicht in Zusammenhang mit Gasmotoren" eingeführt. D7 ließe aber "vermuten...", dass "... die unteren Kammern eine Rückfederfunktion haben könnten", was dann "sehr nahe an den Gegenstand des Anspruchs 1" käme.

Zudem moniert sie erneut Klarheit: "das im Bescheid vom 05. April 2011 und nochmals im Bescheid vom 31. Oktober 2011 geschilderte Klarheitsproblem ist ... nicht gelöst".

Dieser Bescheid stellt nach Auffassung der Kammer daher weder eine vollständige Zusatzrecherche zu den am 17. Oktober 2011 eingereichten Ansprüchen dar, noch belegt er eine begonnene Sachprüfung. Stattdessen enthält er vage Vermutungen basierend auf dem explizit als nicht wirklich relevant bezeichneten Dokument D7 und erneute Klarheitseinwände zur Wirkung des "blow-by" in Anspruch 1.

2.7 Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass sich die Beschwerdeführerin aufgrund der unvollständigen Recherche nach Artikel 17(2)a) PCT, und wegen der erforderlichen, aber nicht durchgeführten Zusatzreche der Prüfungsabteilung in dem Dilemma befand, in Unkenntnis des Standes der Technik Änderungen vornehmen zu müssen, die sich später als zwecklos herausstellen könnten. Dies gilt umso mehr, als die gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 hinzugefügten Änderungen entgegen der etablierten Rechtsprechung mit vagen Klarheitseinwänden und anderen Vermutungen zur Patentierbarkeit ohne vollständige Recherche bemängelt werden.

Von der Beschwerdeführerin konnte daher nicht erwartet werden, auf die Bescheide der Prüfungsabteilung angemessen zu reagieren bzw. vorherzusehen, in welche Richtung sich das Prüfungsverfahren entwickeln wird. Eine solche Vorgehensweise der Recherche- und Prüfungsabteilung des EPA, zunächst eine unvollständige Recherche mit offenbar nicht nachvollziehbarer, also nicht substantiierter Begründung zu erstellen, um daraufhin trotz Widerspruch der Beschwerdeführerin und Änderungen des Anspruchs 1 im Prüfungsverfahren keine Zusatzrecherche zu neuen Anspruchssätzen durchzuführen, sondern stattdessen nadelstichartig vage Einwände zur Patentierbarkeit vorzutragen, stellt aus Sicht der Kammer bereits für sich genommen einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar.

2.8 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung, keine weiteren Anträge zuzulassen beruht auf einer willkürlichen Ermessensentscheidung und überschreitet deshalb den der Prüfungsabteilung durch Regel 137 (3) EPÜ eingeräumten Ermessensspielraum.

Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung, wegen der rechtsfehlerhaften Mischung aus fehlender Zusatzrecherche und vagen Hinweisen zur Sachprüfung zu dem am 17. Oktober 2011 vorgelegten Anspruchssatz de facto noch nie substantiiert Stellung bezogen, siehe oben. Somit konnte auch eine Beurteilung eines objektiv geeigneten Versuchs des Anmelders zur Behebung von Mängeln nicht erfolgen.

Das pflichtgemäße Ermessen der Prüfungsabteilung nach R. 137(3) Änderungen zuzulassen oder nicht, entzieht sich folglich jeder rechtlichen und faktischen Grundlage, und wurde im vorliegenden Fall aus Sicht der Kammer daher zur Willkür.

Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin mit der letzten Eingabe vom 27. März 2013 - wie von der Prüfungsabteilung im Bescheid vom 4. Juli 2013 behauptet - in eine "völlig andere Richtung" entschieden hatte, ist vor diesem Hintergrund ohne Belang. Auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin (unverbindliche) Angebote der Prüfungsabteilung zu persönlichen Interviews mit dem beauftragten Prüfer ablehnte, kann diesen weiteren, ebenfalls schwerwiegenden, Verfahrensfehler der Abteilung nicht heilen.

2.9 Der Vollständigkeit halber ergänzt die Kammer, dass, wenn die Prüfungsabteilung durchgehend die Auffassung vertritt, dass die erfinderische Idee der "blow-by" Wirkung in Anspruch 1 vom 22. März 2011 und 17. Oktober 2011 nicht zum Ausdruck gebracht wird, im zuletzt eingereichten Anspruch 1 vom 27. März 2013 in einer Ausführungsform offensichtlich unverändert die erfinderische Idee der "Vordruckkammer" beansprucht wird. Unbeschadet der festgestellten Mängel des Prüfungsverfahrens hat die Kammer daher Zweifel, ob sich die erfinderische Idee des Anspruchs 1 vom 27. März 2013 tatsächlich in eine "völlig andere Richtung" bewegt.

2.10 Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin wurde aus Sicht der Kammer seitens der Prüfungsabteilung gewahrt, insbesondere das in Artikel 116 (1) EPÜ verankerte Recht eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung. Auch eine Befangenheit der Prüfungsabteilung oder eine systematische Benachteiligung der Beschwerdeführerin durch die Prüfungsabteilung sind für die Kammer nicht erkennbar.

2.11 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen.

Durch die nicht durchgeführte Zusatzrecherche und Nicht-Zulassung des Anspruchssatzes vom 27. März 2013 haftet dem Prüfungsverfahren ein wesentlicher Verfahrensmangel an, der auch ursächlich für die Einlegung der Beschwerde war.

Es entspricht daher nach Ansicht der Kammer der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß Regel 103(1) EPÜ zurückzuzahlen.

2.12 Aus den vorstehenden Gründen hält es die Kammer für geboten, die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens, beginnend mit einer zusätzlichen Recherche der ursprünglichen Ansprüche 2 bis 37 und nachfolgender Sachprüfung, gemäß Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens, beginnend mit einer zusätzlichen Recherche der ursprünglichen Ansprüche 2 bis 37 und nachfolgender Sachprüfung, an die erste Instanz zurückverwiesen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

T 0488/13 - Printing error corrected in opposition

Key points
Auxiliary request 1 was filed during the oral proceedings before the Board in response to Respondent III's objection that the value of 1.8% by weight of ammonia in dependent claim 3 had no basis in the application as filed. " However, said value of 1.8% was present only in the printed version of the granted patent specification, and not in the version accepted by the EPO, the value in the "Druckexemplar" being 1.6%, said finding not being contested by the Respondents. A printing error, which cannot be imputed to the Patentee, should normally be correctable at any time. The proposed amendment effectively corrects such a printing error, so that the proposed amendment is appropriate and necessary. It is also obviously allowable under Articles 123(2) and (3) EPC, see also G 1/10 (OJ EPO 2013, 194, point 13 of the Reasons)." 


EPO T 0488/13 - link

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of requests

2.1 Respondent III requested that all claim requests submitted by the Appellant on 9 January 2014 should not be admitted into the proceedings as they were late filed, the present main request and auxiliary requests 2 and 3 corresponding to auxiliary requests 1, 5 and 7, respectively, filed on 9 January 2014. Respondent III also submitted that auxiliary request 1 filed during the oral proceedings before the Board should not be admitted on the basis that it was filed at an even later stage of the proceedings.

2.2 The Board notes that the claim requests filed with letter of 9 January 2014 were in direct response to objections raised by the Respondents in their replies to the Appellant's statement setting out the grounds of appeal, more particularly to objections under Article 84 EPC to certain claims filed with said statement. The amendments essentially involved deletion of those claims objected to for lack of clarity from these claim requests, such that the Board holds that the amendments are appropriate. Furthermore, these claim requests were all filed over two years prior to the oral proceedings before the Board, leaving the other parties sufficient time to consider them. 

Auxiliary request 1 was filed during the oral proceedings before the Board in response to Respondent III's objection raised two days before said proceedings to the lack of support in the application documents as filed for the value of 1.8% by weight of ammonia in dependent claim 3 of auxiliary request 3 filed with letter 9 January 2014. However, said value of 1.8% was present only in the printed version of the granted patent specification, and not in the version accepted by the EPO, the value in the "Druckexemplar" being 1.6%, said finding not being contested by the Respondents. A printing error, which cannot be imputed to the Patentee, should normally be correctable at any time. The proposed amendment effectively corrects such a printing error, so that the proposed amendment is appropriate and necessary. It is also obviously allowable under Articles 123(2) and (3) EPC, see also G 1/10 (OJ EPO 2013, 194, point 13 of the Reasons).

2.3 For these reasons the Board admits the main request and auxiliary requests 1 to 3 into the proceedings.

Main request and auxiliary request 1

T 1653/16 - Refused text not on file

Key points

• During oral proceedings before the Examining Division, an Auxiliary Request with amended claims had been informally submitted and were found not allowable. Because the text of those claims is not on file, and because it is not clear from the minutes whether the Main Request was maintained, the first instance decision involves a substantial procedural violation.

EPO T 1653/16 - link

Reasons for the Decision

1. Article 113(2) EPC

1.1 In accordance with Article 113(2) EPC, the European Patent Office shall examine, and decide upon, the European patent application only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant.

1.2 In the present case, amendments were proposed in telephone discussions which included an informal submission of an amended claim 21 (cf. the minutes of the oral proceedings, page 1, lines 2-7). This amended version then appears to have been discussed during the oral proceedings [before the Examining Division], and found to be not allowable (cf. the minutes, page 2, last paragraph). However, there is no record in the file of the telephone discussions referred to, nor a copy of the amended claim informally submitted by the applicant, nor any explicit statement explaining the amendments which would enable the new wording to be determined.
Further, from the minutes of the oral proceedings, it is not clear whether the main request was still maintained or whether the applicant even requested a decision on the amended version of claim 21, since it appears that at the end of the proceedings, before announcing the decision, the applicant was not asked to state its final requests (cf, the minutes, page 5, last 5 lines).

1.3 Consequently, the examining division did not establish whether the main request which it refused was the version agreed by the applicant, in violation of Article 113(2) EPC. The examining division thereby committed a substantial procedural violation (cf. T 552/97, point 3 of the reasons ff.).

1.4 Consequently, the decision has to be set aside.

T 1040/13 - Support

Key points

• The Board required, under Articel 84 EPC, that the claims were restricted to the only glass-forming and blowing agents mentioned in the description. Hence, in this case for each functional component only one example was given and the claims were restricted to those single compounds.

T 1040/13 - link

2. Main request - Article 84 EPC

An objection of lack of support of the invention claimed in claim 1 of the main request and auxiliary request 1 filed with letter dated 17 April 2013 was raised by the Board, in view of the absence of any teaching in the description as regards any alternative glass-forming and blowing agents, apart from glutamic acid or its salts and ammonium carbonate, as well as regards the ratios, amounts and process conditions required to use such alternative compounds, apart from glutamic acid or its salts and ammonium carbonate, in the claimed process.

Since the subject-matter of claim 1 of the main request 1A has been restricted by the presence of ""glutamic acid or salt thereof" and "ammonium carbonate", this objection has been overcome.

Hence, the claimed subject-matter meets the requirements of Article 84 EPC.

T 0196/13 - Late filed response

Key points

• The Board had refused the respondent's request for extension of the time limit for filing its response to the statement of grounds of the appellant. The Respondent thereupon submitted a full response to the statement of grounds of appeal one week after the expiry of the time limit. Is this response admissible?
• The Board decides it is, because a formal response had been submitted the day after the refusal of the extension, and the complete response was submitted only a week later.

T 0196/13 - link

Reasons for the Decision

Admissibility of the Respondent's reply to the statement setting out the grounds of appeal

1. In the present case, the Board, considering the lack of a sufficient justification, took the discretionary decision not to grant the Respondent's request for an extension of the time limit set for replying to the statement of grounds of appeal (Article 12(5) RPBA).

The Respondent thereupon submitted a full response to the statement of grounds of appeal one week after the expiry of the said time limit.

1.1 The admission of late submissions is, in any case, subject to the discretion of the Board (Article 114(2) EPC, Article 12(4) RPBA). In the exercise of this discretion the Board took into account that:

- there was a prompt reaction (fax sent on 22 August 2013) of the Respondent to the refusal (by fax of 21 August 2013) of the time extension request by the Board, comprising an explanation for the non-observance of the time limit and, inter alia, requests for the dismissal of the appeal and also, auxiliarily, for oral proceedings; and,

- within one week, with letter of 26 August 2013, the Respondent submitted a complete response, including arguments rebutting the objections maintained/raised by the Appellant, objections against the new evidence filed by the Appellant, and claim requests corresponding to those that had been pending before the Opposition Division.

1.2 Considering the explanations provided and the promptness of the Respondent reaction, the Board, on the one hand, is convinced that there was no intention by the Respondent to slow down the proceedings. The Board also considered that the Respondent's reply was submitted at a very early stage of the appeal proceedings, and that it essentially merely comprised arguments in defence of the patent against the objections raised by the Appellant, questions regarding the admissibility of the newly filed evidence and (re-filed) claim requests that had already been pending before the first instance.

1.3 Taking into account all of the above aspects, the Board decides to admit the full response of the Respondent into the proceedings (Article 114(2) EPC and Article 12 RPBA) despite it being filed after the expiry of the relevant time limit, as foreshadowed in its communication of 11 February 2016.

T 1296/14 - Correcting priority in opposition

Key points

• The OD had refused a request of the Patent Proprietor to correct the priority claim during opposition under Rule 139 EPC. Already during the PCT stage, WIPO had noted a discrepancy between the date and the number of the claimed priority. However, instead of the number, the date was corrected, such that priority was claimed from an incorrect application. 
• The Board does not allow the requested correction of the priority claim, because, applying J 6/91, neither EPO nor WIPO is partially responsible, and the interest of the public would be affected. 
• The Board " As a consequence, if a correction of the priority data was accepted by the Board, this would have the effect of shifting the protection available from the European patent by one full year and clearly affect the interest of the public. Even assuming that the correction only involves one day, still the interest of the public is affected." As a comment, I am not certain what the Board is referring to. The patent term is calculated from the filing date.

T 1296/14 - link

Reasons for the Decision

1. Request for correction of the Priority

1.1 The Appellant-Patent Proprietor requests the correction of the priority data by application of Rule 139 EPC because of a mistake made in the indication of the priority claim.

1.2 There is indeed a discrepancy with regard to the priority claim in the application as filed PCT/US02/37993 (WO application of the opposed patent) [on 27 November 2002] as it refers to a priority application numbered US 60/334,220 (i.e. the toy priority application having a filing date of 29 November 2001) and a priority date of 28 November 2001. There is also a discrepancy between the cover sheet (referring to the date of 29 November 2001) and the first page of the description (referring to the date of 28 November 2001) of the WO application published as WO-A-03/045710.

At least the first of these discrepancies was noted by WIPO which sent to the Applicant (Patent Proprietor) an official invitation to correct the priority claim of PCT/US02/37993 in application of Rule 26bis2 (a) (iii) PCT (see Annex C).

In response to this official invitation, the Patent Proprietor, rather than changing the incorrect number US 60/334 220 to the correct US 60/334 200, requested through its US patent attorney that the (correct) priority date 28 November 2001 be changed to the (incorrect) 29 November 2001.

1.3 J 6/91 summarises the conditions which might allow for a correction of the priority data when no warning was published together with the WO application:

(i) the EPO was partly responsible for the fact that no warning was published; and/or
(ii) the interest of the public was not seriously affected; for example, the mistake was obvious on the face of the application as published; or the public was otherwise informed about the full scope of protection sought by the applicant.

1.3.1 After the issue by WIPO of the notification dated 9 May 2003 confirming that the priority for the application had been amended to US 60/334,220 filed on 29 November 2001 (see Annex D), the public could only assume that the mistake was now corrected. Thus, the argument of the Patent Proprietor that its true intention was to claim priority from US 60/334,200 with a priority date of 28 November 2001, is not consistent with the Patent Proprietor's actions before the WIPO.

1.3.2 The Appellant-Patent Proprietor attempts to shift at least a part of the responsibility for the mistake to the WIPO. However, the WIPO clearly informed the Applicant about an inconsistency in the indication in the priority claim when compared with the corresponding indication appearing in the priority document. In spite of this, the Applicant maintained the wrong priority date of 29 November 2001. Moreover, neither the WIPO nor the EPO in the regional phase have an obligation to examine the content of the priority document. They cannot be rendered responsible for the fact that the toy priority application was not relevant to a bicycle rim.

1.3.3 At the date of publication of the WO-application, even if the public had noticed the discrepancy between the cover sheet and the first page of the description of the WO application and would look for the correct priority data, it could not make any correction and determine the true intention of the Applicant on the basis of the available information. At that time, it was also not possible for the public to access to the right priority documents (Annex A), so that it could not have been informed about the full scope of protection sought by the Applicant (Patent Proprietor).

1.3.4 Of course, the public could also have noticed by file inspection that the toy priority application was not relevant to a bicycle rim. However, after a check of the priority data, the public had no possibility to be otherwise informed about the full scope of protection sought by the Applicant/Patent Proprietor and could only conclude that the already corrected priority was not valid. As a consequence, if a correction of the priority data was accepted by the Board, this would have the effect of shifting the protection available from the European patent by one full year and clearly affect the interest of the public. Even assuming that the correction only involves one day, still the interest of the public is affected. It is not the length of time that counts. What counts is that the public is left in a situation of uncertainty, which is still such, ever if for one day only.

1.4 The Board comes to the conclusion that the decision of the Opposition Division not to grant the request for correction of the priority claim was correct.